청구법인이 쟁점상표를 계속해서 사용하고 있음에도, 대표이사 개인 명의로 상표를 출원･등록한 것은 법인 내 유보이익을 유출하기 위한 것으로 볼 수 있는 점 등에 비추어, 청구주장은 받아들이기 어렵다고 판단됨
청구법인이 쟁점상표를 계속해서 사용하고 있음에도, 대표이사 개인 명의로 상표를 출원･등록한 것은 법인 내 유보이익을 유출하기 위한 것으로 볼 수 있는 점 등에 비추어, 청구주장은 받아들이기 어렵다고 판단됨
2. 청구법인 주장 및 처분청 의견
(1) 조사청은 상표권의 귀속은 상표법에 따른 상표권 출원자가 누구인지보다는 해당 상표권의 유지관리, 상표권의 이용에 따른 효익, 상표권 가치 향상을 위한 노력 등 다양한 요소를 고려하여 판단하여야 한다고 하면서, 조세심판원 결정례(조심 2020서7393, 2021.8.30.)를 제시하였다. 그러나, 위 심판례는 대표이사가 법인을 설립한 이후 법인이 사업을 영위하던 중 상표를 개발하여 상표권을 출원한 사례이므로 개인사업자 시절부터 상표를 개발하여 사용한 이 건과는 다르다. 따라서, 개인이 법인 설립 전부터 상표를 사용하였음이 객관적으로 확인된다면 그 상표권은 개인의 소유로 보아야 한다.
(2) 조사청은 쟁점상표는 문자와 도형을 결합한 상표로 그 물건에 재산적 가치가 있는 것이 아니라 상업적 신용이 내재됨으로써 비로소 재산적 가치를 취득하게 되는 것이고, 쟁점상표권에 내재된 신용은 대표이사 개인이 아니라 청구법인이 30여년간 건설업에 영위하면서 청구법인의 비용과 노력으로 형성된 것이므로 쟁점상표권은 대표이사 개인에 귀속될 수 없다고 판단하고 있다. 그러나, 부산지방법원 2022.10.14. 선고 2021구합24293 판결에 의하면, 상표권의 가치 상승에 기여자가 누구인지와는 별개로 상표에 대한 권한은 상표권자에게 있음을 확인할 수 있다. 더구나, 대표이사 a은 기업이미지 제고를 위하여 지역사회에서 기업홍보, 불우이웃돕기, 기부사업 등 여러 가지 사회 공헌활동을 한 사실이 있으므로, 쟁점상표권의 가치상승에는 청구법인의 사업 영위사실 외에도 대표이사 개인의 노력도 상당부분 포함되어 있다.
(3) 조사청은 대표이사가 청구법인 설립 전에 쟁점상표를 고안하였음을 입증할 수 있는 객관적인 증빙이 없는 한, 이는 대표이사가 청구법인 재직 중에 고안·창작한 것으로 보아야 하므로, 쟁점상표권의 실질적 귀속은 청구법인에게 있다고 판단하였다. 그러나, a이 개인사업자로서 사업을 영위하던 1989.11.16. 공사에 착공하여 1990.4.25. 준공한 경상남도 거제시 OOO소재 OOO의 현장 사진을 보면, 쟁점상표가 그 당시에 사용되었음이 확인된다.
(4) 조사청은 아래와 같은 사유로 쟁점상표권의 양수도 거래가 경제적 합리성이 결여되었다고 판단하고 있다. 그러나, ① 거래 당시의 청구법인 지분을 보면, 대표이사 및 특수관계인이 대부분의 지분을 보유하고 있으므로 이사회나 주주총회가 있었다고 하더라도 그 결과는 달라지지 않았을 것이고, 비록 절차에 흠결이 있다고 하더라도 그것이 쟁점상표권 거래의 효력까지 부인하는 이유는 될 수 없으며, ② 상표권에 대한 사용권은 상표권자의 허락이 있어야 사용할 수 있는 권리이므로, 청구법인이 통상사용권을 가지려면 상표권자의 허락과 함께 특허청장의 허가가 필요하고, ③ 대표이사가 보험회사의 지인으로부터 조언을 받은 사실은 있으나, 개인사업자 시절에 고안·창작하였던 것이므로 당연히 본인의 소유라 생각했고, 청구법인이 어느 정도 자리를 잡았기 때문에 무형자산으로 등록해야겠다는 생각에 출원을 한 것이지, 법인자금을 유출할 목적으로 한 것이 아니다. (5) 조사청은 쟁점상표권의 가치(OOO원)가 정당하지 않다고 판단하고 있으나, 2개 감정평가법인이 2018.1.20. 기준으로 소급해서 감정평가한 결과에 의하면, 당초 거래가액과 차이가 없는 OOO원과 OOO원으로 나타난다.
(1) (세법상 상표권의 귀속 판단기준) 조세심판원 또한 “상표권의 귀속 여부를 판단할 때, 상표권자가 누구인지는 참고로 삼았을 뿐, 실제로 관련 상표권을 사용하는 자가 누구인지, 누구의 비용과 책임으로 해당 상표권의 가치가 유지되고 있는지, 상표권의 가치를 영업에 활용하는 자가 누구인지 등을 중요한 기준으로 삼고 있다(조심 2020서7393, 2021.8.30. 등)
(2) (쟁점상표권의 세법상 귀속) a이 개인사업체OOO를 운영할 당시, 다수 업체에서 OOO이라는 상표를 사용하고 있었으므로 쟁점①상표OOO는 a이 최초로 고안･창작한 것이라 할 수 없고, 법인 전환 시, 상호 등 OOO사업에 관한 모든 자산･부채의 권리･의무는 청구법인에 귀속되었다.
(3) 청구법인이 2009년에 OOO(이하 “쟁점외상표”라 한다)에 대하여 상표출원한 것은 쟁점①상표OOO에 관한 권리가 청구법인에 있다는 것을 대표이사도 인식하고 있었음을 의미한다. 그 이후 8년이 경과한 2017년에 대표이사 명의로 쟁점상표를 출원한 것은 본인도 조사과정에서 시인한 것과 같이, 청구법인 내에 유보된 이익잉여금을 사외유출하기 위한 구실로 삼은 것이다.
(4) 쟁점상표는 청구법인의 노력과 비용으로 유지관리 및 사업에 활용되어 가치가 향상되었다. (가) 상표는 누가 최초로 고안하였는지 또는 누가 최초 창작자인지와 무관하게 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 누구나 등록받을 수 있으므로(상표법 제3조 제1항), 최초 발명가(창작자)를 따져 등록 가부를 결정하는 특허나 실용신안 등과 달리, 최초의 고안자가 누구인지와 무관하게 상표 사용의사만 존재하면 등록이 가능하며, 문자 또는 도형이 단독으로 또는 서로 결합하여 표장을 표시하므로 그 표장만으로 재산적 가치가 즉시 형성되는 것이 아니라 해당 상표의 유지관리에 상당한 자본과 노력, 시간을 투여하여 형성된 상업적 신용이 화체(化體)됨으로써 비로소 재산적 가치를 갖게 되는 것이다. (나) 청구법인은 1990년 4월 OOO이 법인전환된 이후부터 쟁점상표가 출원되기 전까지, 분양하는 모든 아파트의 품질향상과 저렴한 분양가격 등을 통한 인지도 향상에 전 임직원이 함께 노력한 결과, 마침내 청구법인의 아파트 대표 브랜드 OOO가 ‘2015년 소비자에게 신뢰받는 착한 브랜드’ 아파트 부문에서 대상을 수상하게 되었는데, 이는 ‘쟁점외상표’에만 청구법인의 모든 신용이 화체된 것이 아니라, 청구법인의 간판, 아파트 분양광고 및 건설현장 등에 쟁점상표를 계속 사용하여 온 결과이다. 즉, 출원 전의 쟁점상표에 내재된 상업적 신용은 대표이사 개인의 것이 아니라, 청구법인이 약 27년 이상 건설업을 영위하며 청구법인의 비용과 노력으로 형성된 것이다. (다) 또한, 상표법에서는 상표의 사용의사 없이 상표선점 등을 목적으로 하는 무분별하게 상표출원을 방지하기 위하여 2012.3.15.부터 사용의사 확인제도를 시행하고 있는데, 대표이사는 2017년 8월 쟁점상표 출원 당시 본인 스스로도 쟁점상표를 사용하고 있거나 사용할 의사가 있음을 증명하지 못하기 때문에, 청구법인의 사업자등록증, 청구법인의 준공아파트 외벽에 그려진 쟁점상표 사진, 쟁점상표의 홍보 카달로그 등을 증빙으로 제출하여 마치 대표이사가 쟁점상표를 직접 실시 중인 것처럼 허위 증명하여 본인 명의로 등록받은 것이다.
(5) 청구법인은 1990.4.1. 법인전환 당시부터 출원 전 쟁점상표를 27년 이상 사용하여 왔으므로, 상표법 제99조 에 의거 이미 통상사용권을 보유하고 있었음에도, 27년 동안 쟁점상표에 대해 아무런 권리를 주장하지 않다가 청구법인의 노력과 비용, 책임 등으로 출원 전 쟁점상표의 가치가 증가한 시점에 와서야 대표이사 명의로 쟁점상표를 출원･등록 후 임의 평가하여 OOO원이라는 큰 금액에 청구법인이 매수하도록 의사결정한 것은 b의 확인서와 같이, 청구법인에 유보된 이익을 사외유출시키기 위하여 사전에 출원･등록 및 평가까지 치밀하게 계획된 것임을 알 수 있고, 쟁점상표권의 가치를 산정한 감정평가법인의 용역보고서도 정식의 감정평가서가 아닌 단지 조언이나 정보 등의 제공을 위하여 작성된 용역보고서에 불과하다.
(6) 청구법인은 상표권의 가치 상승에 기여자가 누구인지와는 별개로 상표에 대한 권한은 상표법에 의한 상표권자에게 있는 것으로 보아야 한다면서, 그 근거로 부산지방법원 2022.10.14. 선고 2021구합24293 판결을 제시하였으나, 동 판결은 부산고등법원 2023.10.6. 선고 2022누23043 판결로 취소되었다. 당시 항소심 법원은 상표권 양수대금은 상표권에 대한 정상적인 대가라기보다는 원고(법인)에게 유보된 이익을 분여하기 위하여 대외적으로 대가의 형식을 취한 것에 불과하다고 판단하였으며, 과세처분이 적법하므로 상표권의 귀속 여부에 대하여는 별도로 판단하지 않았다.
① 과세의 대상이 되는 소득･수익･재산･행위 또는 거래의 귀속이 명의(名義)일 뿐이고 사실상 귀속되는 자가 따로 있을 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용한다.
② 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득･수익･재산･행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다. (2) 법인세법 제19조 (손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손실 또는 비용[이하 "손비"(損費)라 한다]의 금액으로 한다.
② 손비는 이 법 및 다른 법률에서 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다. 제67조(소득처분) 다음 각 호의 법인세 과세표준의 신고･결정 또는 경정이 있는 때 익금에 산입하거나 손금에 산입하지 아니한 금액은 그 귀속자 등에게 상여(賞與)･배당･기타사외유출(其他社外流出)･사내유보(社內留保) 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 처분한다.
2. 제66조 또는 제69조에 따른 결정 또는 경정 (3) 법인세법 시행령 제106조 (소득처분) ① 익금에 산입한 금액(법 제27조의2제2항에 따라 손금에 산입하지 아니한 금액을 포함한다)이 사외에 유출된 것이 분명한 경우에는 그 귀속자에 따라 다음 각 목에 따라 배당, 이익처분에 의한 상여, 기타소득, 기타 사외유출로 할 것. 다만, 귀속이 불분명한 경우에는 대표자에게 귀속된 것으로 본다.
(1) 청구법인 대표이사 a은 법인 설립 전인 1988.6.10.부터 OOO라는 상호의 개인사업체를 운영하다가 1990.4.1. 청구법인을 설립하였으며, 청구법인의 상호는 c 주식회사에서 d 주식회사, e 주식회사로 변경되었고, 2020.10.5. f 주식회사(자회사)를 합병한 후 이를 현재의 상호로 사용하고 있다.
(2) 청구법인은 2009.10.28. OOO라는 상호에 대하여 상표를 출원하였으나, OOO이 이미 타인의 상표권으로 등록된 상호OOO의 주요 부분OOO의 글자와 동일 또는 유사하다는 사유로 인해 상표 등록이 거절되자, 2010.10.28. 그 중 OOO을 제외한 OOO에 대하여 상표 출원하여 2011.11.30. 상표권자로 등록을 받았다.
(3) 이후, 등록 상표 OOO는 상표권자가 존속기간 갱신을 위한 등록을 하지 않음에 따라 2013.3.25. 소멸되었으며, 이에 청구법인 대표이사 a은 2017.8.18. 쟁점상표에 대하여 출원하여 상표권자로 등록받았다.
(4) a은 2017.8.18. 쟁점상표를 출원하면서, 디자인 우선심사를 신청하였으며, 당시 우선심사 신청 설명서의 증빙자료로 청구법인의 사업자등록증, 청구법인의 준공아파트 외벽에 그려진 쟁점상표 사진 등을 제출하였다.
(5) 청구법인의 내부 문서(b의 확인서, 2017.7.27.)에 의하면, 보험설계사인 b이 쟁점상표 관련 컨설팅을 진행하고, 청구법인(당시 e)과 구 f 주식회사는 그 대가로 2017.3.31.까지 OOO생명보험의 VIP변액연금 보험에 가입하는 것으로 되어 있다.
(6) 대표이사 a(양도인)과 청구법인(양수인)은 2018.3.20. 쟁점상표권을 외부 공인된 기관에서 평가한 가액으로 거래한다는 내용의 상표권 양도계약을 체결하고, 이에 따라 쟁점상표권을 양수도하였다.
(7) 한편, OOO의 준공신고서에 의하면, 동 건물의 공사는 1989.11.16. 착공 및 1990.4.25. 준공되었으며(건축주 a, 공사시공사 주식회사 g), 첨부된 사진에 의하면 쟁점상표가 건물 동쪽면에 사용된 것으로 나타난다.
(8) 이상의 사실관계 및 관련 법령 등을 종합하여 살펴본다. (가) 국세기본법 제14조 실질과세의 원칙은 조세의 부담을 회피할 목적으로 과세요건사실에 관하여 실질과 괴리되는 형식이나 외관을 취하는 경우에 그 형식이나 외관에 불구하고 실질에 따라 과세함으로써 부당한 조세회피행위를 규제하고 과세의 형평을 제고하여 조세정의를 실현하고자 하는 데 주된 목적이 있다고 할 것이다. (나) 청구법인은 대표이사 a이 개인사업체를 운영하던 때부터 쟁점상표를 사용하였으므로, 동 상표권의 실질적 소유자를 청구법인으로 전제한 이 건 처분은 부당하다고 주장하나, 상표법 제3조 제1항 은 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자를 상표등록을 받을 수 있는 자로 규정하고 있는 점, 청구법인은 a이 1～2년간 운영한 개인사업체OOO가 사실상 법인전환된 것이므로, 개인사업체 관련 권리와 의무는 청구법인에 귀속된 것으로 볼 수 있고, 실제로 청구법인은 법인 설립 후 쟁점상표 출원 전까지 27여년간 쟁점상표(일부 또는 전체)를 사용한 점, 이와 같이 청구법인이 쟁점상표를 계속해서 사용하고 있음에도, 대표이사 개인 명의로 상표를 출원･등록한 것은 법인 내 유보이익을 유출하기 위한 것으로 볼 수 있는 점 등에 비추어, 청구주장은 받아들이기 어렵다고 판단된다.
이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 없으므로 국세기본법제80조의2 및 제65조 제1항 제2호에 의하여 주문과 같이 결정한다.
심판청구를 기각한다.