어떠한 특허나 기술노하우가 실시권자의 사업 과정에서 적용될 수 있는 여지가 없다면 이를 사업과 무관하다고 볼 수 있을 것이나, 쟁점라이선스계약이 청구법인이 생산하는 제품에 한정하여 체결되었고, 청구법인이 해당 제품을 제조‧판매하는 사업을 영위하고 있음이 분명한 이상, 이에 따른 쟁점기술사용료가 청구법인의 사업과 무관하다고 보기 어려움
어떠한 특허나 기술노하우가 실시권자의 사업 과정에서 적용될 수 있는 여지가 없다면 이를 사업과 무관하다고 볼 수 있을 것이나, 쟁점라이선스계약이 청구법인이 생산하는 제품에 한정하여 체결되었고, 청구법인이 해당 제품을 제조‧판매하는 사업을 영위하고 있음이 분명한 이상, 이에 따른 쟁점기술사용료가 청구법인의 사업과 무관하다고 보기 어려움
[주 문] OOO청장이 2022.3.11. 및 2022.4.1. 청구법인에게 한 2016～2020년 귀속 합계 OOO원의 소득금액변동통지는 이를 취소하고, OOO서장이 2022.3.15. 및 2022.4.1. 청구법인에게 한 2016～2020사업연도 법인세 합계 OOO원의 부과 처분은 청구법인이 AAA 유한회사에게 지급한 사용료 OOO 원을 손금산입하는 것으로 하여 그 과세표준 및 세액을 경정한다. [이 유]
2. ｢특허법｣상 특허권자가 특허권에 대한 통상실시권을 타인에게 허여하는 경우, 통상실시권자는 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 가지게 된다. 또한, ｢부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률｣상 일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지 및 관리되는 생산판매방법 등 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보라면 곧 영업비밀에 해당한다(제2조 제2호). 정보를 취득하거나 개발하기 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하고, 사용함으로써 경쟁자 대비 경쟁상 이익을 얻을 수 있다면 독립된 경제적 가치를 가지는 정보로서 영업비밀에 해당하는 것이다(대법원 2008.2.15. 선고 2005도6223 판결). 따라서 특허권에 대한 통상실시권이나 독립된 경제적 가치를 갖는 영업비밀의 사용 권한을 계약상 허여하는 경우, 이를 허여 받은 자는 특허권 또는 영업비밀을 사용할 수 있는 권리를 가지는 것만으로 그 대가로 계약상 상당한 사용료를 지급하여야 할 것이며, 실제로 특허기술이나 영업비밀을 사용하여 제품을 생산‧판매하는 영업활동을 하였는지 여부를 따져, 사용하지 않았다는 이유만으로 사용료의 지급을 거부하거나 그 반환을 구할 수 있는 것이 아니다.
3. 캐나다모법인은 2014.1.1.자 공동 개발 협약(joint development agreement)에 따라 독일관계사로부터 자동차 부품의 제조 및 판매와 관련하여 필요한 핵심 무형자산인 쟁점지식재산의 사용 권한을 이전받았고, 청구법인은 캐나다모법인과 2014.1.1. 서비스 계약(engineering service agreement)을 체결하여 쟁점지식재산을 사용한 서비스를 제공받고 서비스 수수료를 대가로 지급하다가, 2015.1.1. 이후로는 아예 쟁점자산을 보유하고 있는 독일관계사와 쟁점라이선스계약을 체결하여 쟁점지식재산의 사용 권한을 직접 이전받아 쟁점기술사용료를 그 대가로 지급하였다. (나)실제로 청구법인은 자신의 사업을 영위함에 있어 제조 및 판매하는 부품마다 쟁점지식재산에 속한 일정한 특허 내지 쟁점노하우를 사용하였다.
1. 처분청은 청구법인이 쟁점라이선스계약이 발효된 2015.1.1.부터는 쟁점기존출시제품에 독일관계사로부터 사용 권한을 허여받은 특허권과 쟁점노하우가 적용되지 아니하고 신규 제품에만 적용되었다는 의견이다.
2. 그러나 쟁점기존출시제품의 생산에도 독일관계사가 보유하고 있는 쟁점노하우의 사용은 필수적이다. 청구법인과 같은 자동차 부품 제조‧판매업체의 경우, 제품의 생산에 필요한 지식, 경험, 기능에 대해 지속적인 R&D 개발활동이 수행되면서도, 별도 특허출원을 하지 않은 채 기술노하우의 성격으로만 이를 가지고 있는 경우가 많고, 이 경우에 특허권의 사용 없이 각종 유형의 다양하고 방대한 기술노하우만이 사용됨으로써 제품이 생산 및 판매되는 방식으로 사업이 수행될 수 있다. 따라서 단순히 라이선스 계약에 따라 라이선스 받은 특허권 외 기술노하우만 사용되었다는 이유로 그에 따라 생산 및 판매된 제품에 대해서는 라이선스 계약과 ‘사업 관련성’이 없다고 치부하는 것은, 청구법인이 속한 업계의 기본적인 특성 및 사업 내용을 오해한 것이다.
3. 쟁점라이선스계약에 따라 청구법인이 사용 권한을 허여받은 특허권과 쟁점노하우의 사용내역 및 설계변경 과정 자료 등을 보면, 쟁점기존출시제품을 포함한 모든 제품의 생산에 사용 “권한”을 허여받은 기술노하우들 중 적어도 일부가 실제 “사용”되었다는 사실을 확인할 수 있다. 이러한 기술노하우는 고객사로부터 요구받은 제품의 품질 및 성능 수준(specification)에 맞춘 자동차 부품 생산을 위하여 필수적인 핵심 기술노하우에 해당되는 것으로 일상적인 기술지원용역(Application Engineering Service)과는 명백히 구분되는 성격의 기술적 가치를 지닌다.
4. 이에 대하여 처분청들은 쟁점라이선스계약 체결 전에도 개발프로세서가 이행되었으므로, 쟁점라이선스계약 체결 후 개발프로세서 이행 과정에서 별도 기술노하우의 전수가 있었다고 볼 수 없다고 반박한다. 그러나 (1) 쟁점라이선스계약 체결 전에는 노하우를 가지고 있는 자가 직접 노하우를 가지고 용역(협의, 회의, 설계, 리뷰, 테스트)을 제공하여 청구법인이 그에 대한 용역 대가(Engineering Services Fee)를 지급한 것이라면, (2) 쟁점라이선스계약 체결 후에는 청구법인이 그로부터 아예 개발프로세서 이행을 위한 노하우를 전수 받아 직접 개발프로세서를 이행한 후 노하우 전수 대가로 쟁점기술사용료를 지급하고, 대신 용역 대가(Engineering Services Fee)는 청구법인의 요청에 따라 캐나다모법인이 일상적인 용역을 제공한 경우 그 대가로 소액 지급되었을 뿐이다. 이처럼 사업자가 자신의 사업을 영위하는 과정에서 노하우를 가지고 있는 자가 수행하여야만 하는 고도의 전문적인 업무가 존재할 경우, (1) 노하우를 가지고 있는 자에게 업무를 위탁하고 위탁용역비를 지급할지, (2) 아니면 노하우를 사용하여 직접 업무를 수행하고 로열티를 지급할 것인지는 사업자가 자유로이 선택할 수 있는 영역이다. 따라서 이중 어떤 방법을 취하였는지 여부에 따라 세법상 ‘사업 관련성’ 인정 여부 내지 그에 따른 손금산입 여부에 있어 결론이 달라질 수 없다.
5. 한편, 처분청들의 지적과 같이 자동차 제조회사가 가죽가방 제조 관련 특허권의 사용 권한을 허여받고 그 대가로 사용료를 지급하였다면, 그 사용료는 사업 관련성이 없어 손금부인하여야 할 것이다. 그러나 이 건은 자동차 제조회사가 자신의 사업과 관련 없는 가죽가방 제조 관련 특허권의 사용 권한을 허여받은 사례가 아니라 OOO로 한정된 자동차 부품 제조 관련 특허권과 기술노하우의 사용 권한을 허여받은 경우이다. (다) 나아가 청구법인은 쟁점지식재산을 제품 생산에 직접 사용하는 것 외에도 쟁점라이선스계약상 그러한 사용 권한을 허여 받았다는 사실만으로 사업과 관련하여 여러 가지 간접적인 효용을 누렸다. 예컨대, 통상 제조업체들은 신제품을 개발하거나 기존 제품을 변경할 경우 타인의 특허권을 침해하는지 여부를 확인하고 침해할 것으로 판단될 경우 이른바 회피 설계를 통해 특허 침해를 우회하는 프로세스를 가지고 있다. 실제로 특정 기술 분야에서의 후발 주자가 선발 주자를 따라잡기 어려운 것은 기술력 부족 문제도 있지만, 선발 주자의 특허권 침해를 피해 기술을 개발하는 것이 현실적으로 극히 곤란한 이유도 크다. 이때 후발 주자는 선발 주자의 특허권에 대해 실시 계약을 맺음으로써, 그 특허에 대해서는 달리 침해금지청구나 손해배상청구 등을 당할 위험 없이 자유로이 기술 개발 및 연구가 가능해지므로, 그만큼 기술 연구 개발의 범위가 넓어지는 효용을 누리게 된다. 이에 청구법인도 쟁점라이선스계약에 따라 2012년 글로벌 시장에서 청구법인의 강력한 경쟁사에 해당하는 OOO의 사업과 관련된 기술 특허권을 포함한 쟁점지식재산의 사용 권한을 독일관계사로부터 허여받음으로써, 경쟁사의 기술 개발을 견제하고 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 지위를 확보하는 효용을 얻었다. 더욱이 영업비밀의 사용은 영업비밀을 상품 생산에 직접 적용하는 경우만 아니라, 영업비밀을 참고하여 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하게 되는 등의 간접적인 방법의 사용까지 포함하는바(OOO중앙지방법원 2010.7.1. 선고 2020카합172 결정), 청구법인은 2015.1.1. 이후에 출시된 제품만 아니라 2015.1.1. 이전에 출시된 제품의 경우에도 쟁점지식재산의 사용 권한을 허여받은 뒤, 해당 특허권 내지 쟁점노하우를 (적어도 간접적으로) 사용하여 매출을 보다 올리는 효용을 누렸던 것이다. (2)쟁점기술사용료는 청구인이 쟁점라이선스계약상 쟁점지식재산의 사용 권한을 허여받는 대가로서 통상적인 방식과 수준에 따라 지출한 비용이다. (가) 처분청은 특허권이나 기술노하우의 사용 여부 및 사용 정도에 관계없이 전체 매출액에 비례하여 사용료를 지급하는 것(총매출액방식)은 사업과 무관한 부분까지 포함되어 사용료가 ‘과다 산정’되어 그중 일부는 손금부인되어야 한다는 의견이다. 청구법인과 독일관계사는 어디까지나 독일관계사가 보유한 쟁점지식재산을 청구법인에게 사용할 수 있도록 허여하는 대가로 예상되는 전체 매출액의 일정 비율을 사용료로 받기로 합의하였고, 실제 청구법인이 쟁점지식재산을 사용하였는지 여부는 사용료의 산정 방식 결정 시 고려 요소가 되지 않았다. 쟁점라이선스계약과 같은 라이선스 계약에서 사용료의 산정 기준에 관한 조항은 그것에 달리 위법하거나 불합리한 사정이 없는 이상 당사자 간 합의만으로 유효하다고 할 것인바(대법원 2013.7.12. 선고 2011다15209 판결 등), 사용료의 산정을 위해 ‘전체 제품의 매출’에 일정 비율을 곱하는 방식을 정한 것은 청구법인과 독일관계사 양 당사자 간 합의에 따른 것이다. 따라서 이를 임의로 ‘전체 제품 중 생산 과정에서 쟁점지식재산이 사용되지 아니한 제품을 제외한 제품의 매출’로 축소해석하는 것은 허용될 수 없으며, 만약 청구법인 스스로 그와 같은 해석에 따라 사용료를 지급하였다면 오히려 이는 계약 위반으로 취급되어 계약 상대방인 독일관계사가 추가 사용료 지급을 청구하였을 것이다. 이와 같은 (처분청이 부정하고 있는) 총매출액방식도 공식적으로 인정되고 있는 합리적이고 통상적인 사용료 산정 방식에 해당한다. <지식재산 분쟁 현황 조사 연구 발췌> ㅇㅇㅇ 위와 같은 방식 모두 계약 실무상 통상적인 방식으로 인정되는 것이므로, 이 중 무슨 방식을 선택할지는 각 방식의 장단점을 고려하여 구체적, 개별적인 상황에서 양 당사자간 자유로이 합의할 영역이며, 그 중 특별히 전자(총매출액방식)가 아닌 후자(순매출액방식)만이 민사법상으로나 세법상 유효하고 적법한 방식이라고 볼 아무런 근거가 없다. 후자(순매출액방식)가 아닌 전자(총매출액방식)를 택할 경우 통상 매출액의 규모 자체는 커지겠지만, 그렇게 증액된 부분은 ‘매출액’에 곱하는 ‘일정 비율’을 보다 낮게 설정함으로써 조정되므로, 후자(순매출액방식)보다 사용료가 과다 산정된다고 볼 수도 없다.
(1) 쟁점라이선스계약을 체결하기 전부터 기술개발을 완료하여 양산 중인 쟁점기존출시제품은 독일관계사의 특허나 쟁점노하우가 적용되지 않았기에 쟁점기존출시제품과 관련한 쟁점기술사용료는 사업과 관련 없이 지급한 비용이다. (가) 청구법인의 특허 및 쟁점노하우 사용내역에 의하면, 독일관계사의 특허가 적용된 제품은 2015년 이후 출시한 제품이거나 대규모 업그레이드를 통해 품목코드가 변경된 제품이다. 쟁점라이선스계약 체결 전부터 품목코드 변경 없이 계속하여 생산하고 있던 쟁점기존출시제품에는 특허권이 적용되었다고 표시하지 않았다. 청구법인의 임직원도 쟁점기존출시제품에 독일관계사의 특허권과 쟁점노하우 중 특허권이 사용되지 않은 사실을 인정하였다. <청구법인 임원 문답서 내용 일부 발췌> ㅇㅇㅇ (나) 쟁점노하우 적용 여부를 살펴보면, 청구법인이 조사 당시 쟁점기존출시제품에 디자인리뷰 등 쟁점노하우가 사용되었다 주장한 내용은 고객으로부터 개발의뢰나 견적 또는 디자인변경 요청이 접수되면 글로벌 연구소가 배포한 개발프로세서를 이행한 것으로 사전협의, 컨셉스터디 회의, 공동 설계, 디자인 리뷰, 테스트 등을 진행한 것이지 쟁점노하우를 전수한 것이 아니다. 또한, 쟁점라이선스계약 체결 전에도 글로벌 연구소가 배포한 개발프로세서가 존재하였으며 청구법인 주장대로 개발프로세서 이행이 기술노하우 전수라면 과거에도 사용료 형태의 비용이 지급되어야 함에도 지급된 사실이 없다.
1. 개발프로세서 이행은 쟁점라이선스계약 체결 전·후 동일하게 글로벌 연구소에 개별 용역을 의뢰하여 제품 개발 및 업그레이드 등을 협의하는 과정이었을 뿐이며 글로벌연구소로부터 개별 용역을 제공받고 인건비 등 직접 대응되는 실비변상적 비용을 “Engineering Service” 명목으로 지급한 용역제공 성격의 거래일뿐이다. 청구법인은 개발프로세서 과정에서 제공되는 용역에 대해 별개의 Engineering Service 수수료를 지급하였고, 처분청도 이를 손금으로 인정하였다. 처분청이 손금불산입한 비용은 실제 사용하지 않은 노하우에 대해 지급한 사용료로, 위 Engineering Service 수수료와는 구분된다.
2. 또한, 청구법인은 특허권과 쟁점노하우를 분리하여 제품생산에 적용하였다 주장하지만, 일반적으로 특허권 사용계약을 체결하게 되면 사용자는 특허권 목록만 가지고는 특허권을 사용할 수 없으므로 필수 불가결하게 기술노하우 전수가 따라오는 것인데, 특허권과 기술노하우를 분리해서 쟁점노하우만 쟁점기존출시제품에 적용하였다는 청구법인의 주장은 타당하지 않다.
3. 총매출액에 대해서 특허권 등 사용료를 지급하는 경우는 주로 모법인이 해외에 단순 제조하는 자회사를 설립하여 연구개발활동이 모법인에게만 있는 경우에 해당한다. 오랜 기술연구로 자체기술을 보유하여 수십 년간 제품 생산이 이루어지고 있는 청구법인에게 적용하는 것은 적절하지 않다. 4) ｢법인세법｣ 제93조 제8호 나목의 “정보 또는 노하우”란 지적재산권의 목적물이 될 수 있는 지 여부와 관계없이 제품 또는 공정의 산업적 재생산을 위하여 필요한 모든 비공개 기술정보로서 동 정보를 제공하기 전에 이미 존재하는 것을 말한다(｢법인세법 기본통칙｣ 93-132…7 제1항). 그리고 사용료소득이 지급되었다고 하기 위해서는 이러한 노하우가 청구법인에 전수되었어야 한다(OOO행정법원 2015.1.30. 선고 2014구합62517 판결). 그러나 청구법인은 쟁점라이선스계약을 체결하기 전에도 이미 쟁점기존출시제품을 생산할 수 있었다. 따라서 쟁점라이선스계약을 통해 청구법인에 기존제품의 생산에 관한 노하우가 전수되었다고 볼 수는 없다. 청구법인은 개발프로세서 과정에서 노하우가 이전되었다고도 주장한다. 그러나 이는 단순 용역의 제공에 불과하다. 쟁점기존출시제품에 대한 개발프로세서 과정에서 노하우가 제공되었다고 할 수 있으려면 개발프로세서 전에 비공개 기술정보가 선재하고 있었어야 한다. 그러나 쟁점기존출시제품의 경우 이처럼 선재하는 비공개 기술정보 자체가 없었고, 개발프로세서 과정에서 그 형태가 갖추어졌을 뿐이다.
5. Patent and Technological Know-how License Agreement(특허권 등 사용료 계약)는 특허권을 사용하기 위하여 기업들이 널리 사용하는 일반계약으로서 청구법인은 특허권과 분리하여 쟁점노하우만 제품 개발에 적용하였다고 주장하지만, 이는 특허권의 사용에 따라서 쟁점노하우가 적용되었다고 보는 것이 타당하다. (다) 라이선스 계약상 무형자산의 사용 권한을 이전받은 자는 무형자산을 실제 제품생산에 사용하였는지 여부와 무관하게 사용료를 지급해야 한다는 청구법인의 주장은 잘못된 것이다.
1. ‘사용료’는 일반적으로 다양한 형태의 문학적·예술적 자산이나 권리 또는 산업, 상업, 학술적 경험관련 서류나 정보로 특정되는 지적자산과 관련이 있다. 사용료의 개념은 공인등록기관 등록이나 등록필요 여부와 상관없이 위와 같은 종류의 권리를 사용하거나 사용할 권리에 대한 지급대가에 적용되는 것이다(법인세 기본통칙 93-132···6). 그런데, 소유권 사용횟수에 따라 지급대가가 계산되지만 사용료수취인이 소유권이나 사용권을 소유하지 않는다면 이러한 지급대가는 사용료 정의에 해당하지 않는다(OECD 모델 조세조약 §12-8.1).
2. 청구법인이 소속되어 있는 OOO는 그룹사 연구개발을 위해 소속회사들과 비용분담 계약을 체결하여 이노베이션비용과 선행개발비를 분담하게 하였으며 연구개발을 통해 취득한 다수의 특허권은 그룹이 보유하나 그룹소속 회사들은 그 기술의 실시권을 부여받아 쟁점기존출시제품을 생산하였다. 따라서, 쟁점기존출시제품은 독일관계사의 지식재산과 관련 없이 쟁점라이선스계약 체결 전부터 연구개발이 완료되어 양산 중인 제품이다. 위에서 언급했듯이 사용료란 지식재산을 사용하거나 사용할 권리에 대한 지급대가인데 지식재산을 실제로 사용하였는지 여부와 관련 없이 생산·판매한 제품에 대하여 1.25% 요율을 적용하여 사용료를 지급해야 한다는 것은 잘못된 주장이다. 라이선스 계약을 체결하였으면 그 계약이 무효로 되지 않는 이상 사용자가 사용료를 지급할 계약상 의무가 있는 것은 당연하다. 그러나 이러한 사용료가 전부 손금으로 인정되어야 하는 것은 아니다. 사용료가 손금의 요건을 갖추었는지 여부를 판단함에 있어 따져보아야 할 것은 그러한 라이선스 계약이 사업상 관련이 있는 계약인지, 바꾸어 말해 사업에 쓰이는 무형자산의 사용권한을 받기 위해 체결한 계약인지 하는 것이다. 사업에 쓰지 않는 무형자산의 사용권한을 허여받는 계약을 체결하였어도 계약상 사용료는 지급하여야 하지만, 그러한 사용료는 사업 관련성이 없기 때문에 손금으로 인정되지는 않는다. 가령 자동차를 제조하는 회사가 자동차 제조와 무관한 가죽가방 제조 관련 특허의 사용권한을 허여 받는 계약을 체결하고 사용료를 지급하는 경우를 상정하여 보면, 이러한 경우에도 계약상 사용료 지급의무가 있다는 것은 당연하다. 그러나 자동차 제조 회사가 가죽가방 제조 특허를 사용하기 위해 지출한 비용을 손금으로 인정해 줄 수는 없다. 사업 관련성과 통상성이 없기 때문이다. 이 건에서 쟁점기존출시제품에 대한 사용료가 손금으로 인정될 수 없는 이유도 쟁점기 존출시제품에 대해서는 쟁점지식재산이 사용되지 아니하였기 때문이다. (라) 쟁점라이선스계약을 체결하여 여러 사업상 효용을 누렸으며 그에 대한 대가로 지급한 쟁점기술사용료가 ‘사업 관련성’이 인정된다는 청구법인의 주장은 잘못된 것이다.
1. 2012년 캐나다모법인이 OOO 그룹을 인수한 후 2013년∼2014년 이노베이션비, 선행개발비를 분담할 업체가 증가하여 연구관련 분담비용은 감소하였음에도 2015년 쟁점라이선스계약 체결로 청구법인이 부담할 비용은 증가하였다. 2014년까지 그룹사 연구개발과 관련하여 비용분담 계약에 의해 지급하고 있던 수수료에 비해 과도한 비용이 발생하였으나 지불한 비용에 비해 얻은 효익은 알 수가 없다. 청구법인은 2015년부터 쟁점기술사용료를 지급하였으나, 2014년과 2015년의 매출액은 각각 OOO원과 OOO원으로 매출액은 오히려 3.8% 감소하였고, 2020년 매출액은 OOO원으로 2014년 대비 50% 이상 감소하였다. 또한, 2014년 영업이익 OOO원에서 쟁점라이선스계약 체결로 인해 비용이 증가하여 2015년 영업이익이 OOO원으로 감소한 것을 볼 때, 쟁점라이선스계약 체결로 사업상 효용을 누렸다는 청구법인의 주장은 근거 없는 주장일 뿐이며 사업 관련성이 있다는 주장 또한 근거 없는 주장이다.
2. 청구법인은 쟁점라이선스계약 체결 및 쟁점기술사용료 지급으로 특허 침해 등 소지의 위험을 감소시켜 사업상 효용을 누릴 수 있다고 주장한다. 쟁점라이선스계약 체결 이후 개발한 신제품과 쟁점기존출시제품 중 대규모 업그레이드를 통해 제품자체가 변경되어 품목코드가 바뀌는 제품에 대하여는 독일관계사의 특허 및 쟁점노하우 등 지식재산을 활용한 것으로 그에 대한 사용료를 지급하는 것이 적정하다고 처분청들도 인정하였다. 다만, 단순 디자인변경 등 품목코드가 바뀌지 않고 쟁점라이선스계약 체결 전부터 동일한 품목코드로 생산 중인 쟁점기존출시제품은 청구법인의 오랜 기술투자와 비용분담 계약에 의해 그룹연구비를 분담하여 완성된 기술로 과거부터 계속하여 생산한 제품이므로 특허 침해에 대한 침해금지청구나 손해배상청구 등을 우려할 필요가 없는 것이다.
(2) 쟁점기존출시제품과 관련한 사용료는 특수관계인이 아닌 제3자 간 거래에서는 볼 수 없는 통상적이지 않은 비용이다. (가) 쟁점라이선스계약을 체결하기 전부터 양산 중인 쟁점기존출시제품은 이미 기술개발이 완료된 제품으로 독일관계사의 특허권 및 쟁점노하우가 적용될 여지가 없는 제품이다. 쟁점라이선스계약 상대방이 제3자였다면 특허권 등과 관련 없는 쟁점기존출시제품에 일정 요율의 사용료를 지급할 이유가 없다. (나) 쟁점기존출시제품은 2015.1.1. 쟁점라이선스계약을 체결하기 전부터 생산이 되던 제품으로 쟁점라이선스계약을 체결함으로써 독일 관계사의 특허와 쟁점노하우 사용을 시작하기 전에도 이미 생산되고 있던 제품이다. 청구법인의 주장에 따르면, 쟁점라이선스계약의 체결 전에는 독일관계사의 특허와 쟁점노하우를 사용하지 않고 쟁점기존출시제품을 제조하다가 쟁점라이선스계약의 체결 후에는 이를 사용하여 제조하기 시작하였다는 것인데, 이는 그 자체로 타당하지 않고 설득력이 없다. 따라서, 쟁점기존출시제품은 청구법인의 오랜 기술투자와 비용분담 계약에 의해 그룹연구비를 분담하여 창출된 제품으로 독일관계사의 특허권 및 쟁점노하우와는 관련이 없고, 독립된 기업으로서 계약상 사용료의 적정성 검토 등 어떠한 내부의사결정 과정 없이 그룹본사라는 우월적 지위를 이용한 국외특수관계인의 일방적인 계약을 수용한 결과일 뿐이며 사업과 관련성이 없는 애초부터 지급할 의무가 없는 통상적이지 않은 비용이다. (다) 지식재산 경상기술료 지급방식 중 총매출액방식은 통상적인 사용료 지급방식의 하나에 해당되나, 지식재산 분쟁 현황 조사 연구 자료에서도 지적하고 있는 바와 같이, ‘기술사용과 무관한 금액도 기술료에 포함’된다는 점을 명확히 하고 있다. ‘기술사용과 무관한 금액’의 대표적인 예가 바로 쟁점기존출시제품과 같이 특허 또는 노하우가 사용되지 않은 제품에서 발생하는 매출액에 대해 지급되는 사용료이다.
제19조(손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손실 또는 비용[이하 “손비”(損費)라 한다]의 금액으로 한다.
② 손비는 이 법 및 다른 법률에서 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다. 제27조(업무와 관련 없는 비용의 손금불산입) 내국법인이 지출한 비용 중 다음 각 호의 금액은 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다.
1. 해당 법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 자산으로서 대통령령으로 정하는 자산을 취득·관리함으로써 생기는 비용 등 대통령령으로 정하는 금액
2. 제1호 외에 해당 법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 지출금액으로서 대통령령으로 정하는 금액
시행령 제50조(업무와 관련이 없는 지출) ① 법 제27조 제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지출금액을 말한다.
1. 해당 법인이 직접 사용하지 아니하고 다른 사람(주주등이 아닌 임원과 소액주주등인 임원 및 직원은 제외한다)이 주로 사용하고 있는 장소ㆍ건축물ㆍ물건 등의 유지비ㆍ관리비ㆍ사용료와 이와 관련되는 지출금. 다만, 법인이 ｢대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률｣ 제35조 에 따른 사업을 중소기업(제조업을 영위하는 자에 한한다)에 이양하기 위하여 무상으로 해당 중소기업에 대여하는 생산설비와 관련된 지출금 등은 제외한다.
제102조(통상실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
② 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.
4. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.
(2) 특허 및 노하우 라이선싱에 대하여 본다. (가) 노하우는 제품제조에 필요한 기술정보로 여기에는 계획서, 도면, 상세 설명, 공식, 절차, 공정, 시운전, 조립과정 및 운영매뉴얼 등이 포함될 수 있으며 노하우라이선스계약이 발효됨과 동시에 이러한 정보가 실시권자에게 전달된다. 이러한 노하우는 단독으로 또는 특허와 함께 라이선스계약의 대상이 될 수 있다. (나) 기술료는 일반적으로 지급형태에 따라 정액실시료(fixed royalty)와 경상실시료(running royalty)로 나눌 수 있다. 전자는 제공되는 기술의 대가가 일정액으로 확정된 경우로 이를 다시 지급시기를 기준으로 일시지급(lump sum)으로 할 것인지, 분할지급(installment payment)으로 할 것인지는 추가로 합의하여야 한다. 정액기술료는 계약제품의 제조나 판매량과 관계없이 계약기간에 일정액을 지급함으로써 기술료의 지급의무가 종료된다. 이에 반하여 경상기술료는 실시권자가 기술의 상용화에 따른 사업성과의 일정비율을 기술료로 지급한다. 따라서 그 금액은 사업성과의 성패에 좌우되기 때문에 기술제공자의 입장에서 보면 불확실성이 존재한다는데 문제가 있다. 이러한 불확실성에 따른 위험을 줄이기 위하여 약간의 고정금액을 착수금(initial payment)으로 확보하거나, 라이선서의 요구로 사업성과와 관계없이 받을 수 있는 최소기술료(minimum royalty)를 약정하거나 반대로 라이선시의 요구로 최대기술료(maximum royalty)를 약정할 수 있다. (다) 경상기술료의 산정방식은 총매출액방식(총매출액×요율), 순매출액방식(순매출액×요율), 순이익배분방식(순이익×요율), 절감액배분방식(절감액×요율), 단위당 정액방식(산출단위×금액), 국산화 금액방식(국산화금액×요율) 등 여러 가지가 있을 수 있는데, 일반적으로 매출액 기준이 가장 많이 사용되고 총매출액방식은 기본적으로 계약기술이 사용된 제품의 매출액을 전제로 하는 방식으로 보이나, 기술제공자가 보유한 노하우의 내용과 당사자의 합의에 따라 복합적이고 다양하게 결정되는 것으로 보인다.
(3) 이상의 사실관계 및 관련 법령 등을 종합하여 살펴본다. (가) ｢법인세법｣ 제19조 제2항 은 원칙적으로 ‘손비는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다’고 규정하고 있는바, 여기에서 말하는 ‘일반적으로 인정되는 통상적’인 비용이라 함은 납세의무자와 같은 종류의 사업을 영위하는 다른 법인도 동일한 상황 아래에서는 지출하였을 것으로 인정되는 비용을 의미하고, 그러한 비용에 해당하는지 여부는 지출의 경위와 목적, 형태, 액수, 효과 등을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 사회질서에 위반하여 지출된 비용은 여기에서 제외된다고 할 것인바(대법원 2009.11.12. 선고 2007두12422 판결, 같은 뜻임), 아래와 같은 이유로 쟁점기술사용료를 업무와 관련 없이 지급한 비용으로 보기는 어렵다.
1. 노하우 또는 영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 갖는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방식, 판매방식, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 말하는 것으로, 제품제조에 필요한 기술정보로 여기에는 계획서, 도면, 상세 설명, 공식, 절차, 공정, 시운전, 조립과정 및 운영매뉴얼 등이 포함될 수 있다. 쟁점라이선스계약의 내용에 의하면, 청구법인은 쟁점지식재산에 대한 통상실시권을 허여받으면서, 청구법인이 OOO제품의 제조 및 조립에 필요한 기술노하우와 청구법인이 합리적으로 요구하는 포괄적 기술지원을 제공받기로 하였는바, 이와 같은 기술노하우 및 기술지원의 제공은 쟁점라이선스계약 체결 이후 출시되는 제품으로 한정되는 것이 아니라 기존 출시제품의 개량, 품질관리의 영역에도 해당되는 것으로 보인다.
2. 특허나 기술노하우에 대한 라이선스는 신제품 개발 대한 비용과 개발실패 위험을 줄이고 상용화 가능성을 높이는 목적도 있지만, 특허 침해 분쟁을 방지하거나 특허풀(Patent Pool)에 참가하기 위한 목적도 있다. 이와 같은 이유에서 기술료의 산정방식은 매출액에 따른 정률방식, 매출액과 관계없는 정액방식, 혼합방식 등 당사자들의 사정에 따라 다양하게 결정되는 것으로 보인다. 따라서, 라이선싱 비용을 지급하고 사용권을 확보한 지식재산이 기업이 생산하는 제품에 적용되지 아니하였다는 이유로 해당 비용이 사업과 관련성이 없다거나 통상적이지 않다고 단정하기는 어려운 것으로 보인다.
3. 어떠한 특허나 기술노하우가 실시권자의 사업 과정에서 적용될 수 있는 여지가 없다면 이를 사업과 무관하다고 볼 수 있을 것이나(조심 2018서3129, 2019.4.15. 참조), 쟁 점라이선스계약이 OOO제품에 한정하여 체결되었고, 청구법인이 OOO제품을 제조‧판매하는 사업을 영위하고 있음이 분명한 이상, 이에 따른 쟁점기술사용료가 청구법인의 사업과 무관하다고 보기에는 무리가 있다.
이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 있으므로 ｢국세기본법｣ 제80조의2 및 제65조 제1항 제3호에 의하여 주문과 같이 결정한다.
결정 내용은 붙임과 같습니다.