쟁점특허는 청구법인의 주업인 창호 제작 및 가공 과정의 하나인 프레임 절단작업의 향상을 위한 것이므로 직무발명에 해당하는 것으로 봄이 타당한 점 등에 비추어 청구법인이 대표이사로부터 쟁점특허권을 취득하고 대가를 지급한 것을 사실상 청구법인의 자금을 부당하게 사외유출한 것으로 보아 그 상당액을 대표이사인 윤준호에 대한 상여로 소득처분하고 청구법인에게 소득금액변동통지를 한 후, 청구법인에게 이 건 원천징수분 근로소득세를 부과한 처분은 달리 잘못이 없는 것으로 판단된다.
[주 문] 심판청구를 기각한다. [이 유]
2. 청구법인 주장 및 처분청 의견
(1) 쟁점특허권은 창호 제작 관련 전문지식을 갖추고 있는 청구법인의 대표이사 AAA가 독자적으로 개발하여 출원ㆍ등록하였고, AAA는 쟁점특허의 아이디어를 착안할 수 있는 전문지식을 갖추고 있다. (가) 쟁점특허의 발명자인 AAA는 부친 BBB(OOO)이 OOO 등에서 40년간 운영하던 창호업을 가업 승계하여 2004년 법인으로 전환한 이래 약 24년간 PVC, 금속 창호업에 종사하고 있다. (나) 창호업은 OOO 등 국내 대기업이 진출한 사업으로 대기업과의 경쟁에서 살아남기 위해 AAA는 국내 창호 관련 유일한 국가자격증인 ‘OOO’ 자격을 취득하였고, 꾸준히 연구개발에 몰두한 결과 아래 <표1>과 같이 수상하였다. <표1> AAA의 수상 이력 OOO (다) 청구법인의 종사 직원과 대표이사 AAA의 노력으로 청구법인은 ㉮ 고강도 스테인리스 재질, ㉯ 이중잠금으로 보안 강화, ㉰ 실시간 스마트폰 알람기능 탑재, ㉱ 특화된 이탈방지 기능, ㉲ 국내 최초 전용 스마트 센서, ㉳ 안심케어 보험서비스 가입의 특징을 지닌 스마트 방범 안전창인 ‘OOO’ 브랜드를 탄생시켜 2020년 현재 금속창호 업종에서 지역순위 OOO위, 전국 순위 OOO위를 달성하는데까지 성장하였다. (라) 이처럼 AAA는 창호 제작과 관련하여 24년간의 경험, 창호 관련 자격, 다양한 수상실적이 있었기 때문에 보다 효율적이고 안전하게 창호 프레임을 절단 할 수 있는 기계장치를 개발하는 아이디어를 제시하고 이를 특허 등록하는 것이 가능했다.
(2) 쟁점특허 개발은 시제품 제작을 위한 특별한 설비나 다양한 실험이 필요하지 않고 발상의 전환에 의해 기존 공정을 개선한 것으로 고액의 연구개발비가 소요되지 않다. (가)특허법제42조(특허출원)에 따르면 발명을 특허등록 받기 위해서는 해당 기술이 개발과정을 거쳐 구체적으로 실현되거나 발명품이 상용화되어야 하는 것은 아니고, 특허 심사과정은 출원인이 제출한 서류만으로 심사한다. (나) 쟁점특허는 AAA의 아이디어 제공, 변리사와의 개선작업, 변리사의 도면작업, 변리사의 특허출원 및 등록 대행과정을 통해 특허등록된 것이기 때문에 시제품 제작을 위한 특별한 설비나 다양한 실험이 필요하지 않아서 고액의 비용이 소요되지 않으므로 실험기구의 사용이나 실험 비용의 지출 여부로 쟁점특허권의 발명자를 판단하여서는 아니된다. (다) 조세심판원 선결정례(조심 2019중2524, 2020.9.25.)는 대표이사가 아이디어만으로 개발하여 특허 등록한 특허권을 양수하고 통상실시권 허락에 대한 대가(사용료)를 대표이사에게 지급한 법인의 행위를 정당하다고 결정한 바 있다. (라) 쟁점특허권의 출원 및 등록 관련 비용으로 AAA가 OOO에 2018.7.13. OOO원 및 2018.11.27. OOO원을 이체한 사실이 금융거래내역(AAA 계좌, OOO 으로 확인된다.
(3) 쟁점특허는 자유발명이기 때문에 쟁점특허를 직무발명으로 보는 것은 부당하고, 종업원이 발명한 경우라 할지라도 사용자의 업무범위에 속하지 않거나 종업원의 직무와 관련이 없다면 직무발명이 아닌 자유발명 내지 업무발명에 해당한다. (가) 발명진흥법제2조 제2호에 따르면 ‘직무발명’을 ㉮ 종업원, 법인의 임원(“종업원등”)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 ㉯ 성질상 사용자ㆍ법인(“사용자등”)의 업무 범위에 속하고, ㉰ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의하고 있는데, ㉯에서 사용자등의 ‘업무’란 사용자등이 수행하는 사업의 범위로 정관 등에 의하여 정하여진 법인의 활동범위를 의미하고 ㉰의 ‘직무’란 사용자등의 업무 가운데 종업원이 구체적으로 담당하는 분야 또는 범위를 의미하는 것으로 사용자 등의 업무보다는 협의의 개념이다. (나) 특허청의 직무발명제도(2004년 12월) 및 개정직무발명보상제도(2013년 12월) 책자에 의하면, 종업원등의 발명 가운데 직무발명과 유사한 개념으로 아래 <표2>과 같이 ‘자유발명’과 ‘업무발명’을 구분하고 있는데, ‘자유발명’의 정의를 종업원이 한 발명이지만 직무발명에 해당하지 않는 발명이라고 정의하고 있다. <표2> 직무발명, 자유발명, 업무발명 비교 OOO (다) 발명진흥법제10조 제3항에 ‘직무발명’ 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 규정되어 있는바, 종업원 등이 직무발명 이외의 자유발명이나 업무발명을 한 경우에는 자유롭게 특허권 등을 승계시키거나 아니면 전용실시권을 설정하도록 하는 계약을 할 수 있다. (라) 쟁점특허의 발명은 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하지 않기 때문에 직무발명에 해당하지 않는다.
1. 특허청은 사용자의 업무범위와 관련하여 직무발명의 범위에 대하여 다음과 같은 예시를 들어 설명하고 있다. OOO
2. 위와 같은 맥락에서 청구법인의 경우 업무범위가 ‘창호 건설업’, ‘창호 제조업’인 반면, 쟁점특허는 창호 제작에 소요되는 프레임 을 절단 가공하는 기계장치를 개량하는 것이기 때문에 쟁점특허 발명은 청구법인의 업무범위로 볼 수 없어 직무발명에 해당되지 아니한다. (마) 쟁점특허 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하지 않기 때문에 직무발명에 해당하지 않는다.
1. ‘종업원의 직무’란 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 담당하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우(대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결 참조)를 말하는바, 쟁점특허의 발명자 AAA가 청구법인의 대표이사라 하더라도 경영과 영업을 총괄하는 대표이사에게 발명까지 기대하는 것은 무리인 것이다.
2. 특허청은 다음과 같은 사례를 들어 종업원의 자유발명과 직무발명 등의 구분에 대하여 설명하고 있다. OOO
3. 청구법인은 2010.7.21. 기업부설연구소를 설립하였고, AAA도 일정기간 연구원으로 등록(쟁점특허 등록일인 2018.11.28. 현재는 연구원 명단에서 제외됨)되었지만 청구법인의 기업부설연구소에서 개발하여 청구법인 명의로 특허 등록한 OOO건의 특허를 보면 전부 창호 및 방범안전창과 관련한 제작 방법이나 IoT 스마트 방범 센서 개발과 관련된 특허로서 쟁점특허처럼 기계장치와 관련된 특허는 없다.
4. 청구법인의 경우, 주 업무는 창호 및 IoT 방범 센서를 제작하여 설치하는 것이고, 창호 프레임을 절단 가공하는 기계장치는 외주를 통해 제작하기 때문에 비록 AAA가 청구법인의 대표이사라 하더라도 쟁점특허 발명은 청구법인의 업무범위에 속하지 않고, 대표이사의 직무범위에도 속하지 아니하므로 쟁점특허 발명은 자유발명에 해당한다. (바) 쟁점특허 발명은 발명자인 AAA의 현재 또는 과거의 직무에 속하지 않기 때문에 직무발명으로 볼 수 없다.
1. 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일 기업내에서 당해 종업원이 담당하였던 과거 또는 현재의 직무를 말하고, 특허청은 다음과 같은 사례를 들어 이와 관련한 설명을 하고 있다. OOO
2. 위와 같은 맥락에서 쟁점특허를 발명한 AAA가 청구법인의 대표이사로서 일정 기간 동안 기업부설연구소 연구원으로 소속되어 있었다 하더라도 청구법인의 사업범위는 창호와 스마트방범 안전창 및 IoT센서를 제조하는 것이고, 청구법인의 기업부설연구소도 스마트방범 안전창 및 IoT센서 관련 분야만 연구하고 특허 등록하였기 때문에 쟁점특허를 발명하는 행위는 AAA의 과거 또는 현재의 직무에 속하지 아니하므로 쟁점특허 발명은 직무발명에 해당하지 아니한다.
3. 조세심판원 설결정례(조심 2019중2524, 2020.9.25.)는 쟁점이 된 특허가 비록 법인의 업무에 속한다고 하더라도 특허의 발명을 하게 된 행위가 대표이사의 직무에 속한다고 보기 어렵다고 판단한 바 있다.
(4) 쟁점특허권의 가치를 전혀 인정하지 않은 이 건 처분은 직무발명에 대한 보상을 규정하고 있는 발명진흥법의 취지와 어긋난다. (가) 발명진흥법제15조 제1항은 종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 그 보상의 종류로는 발명(제안)보상, 출원보상, 등록보상, 실시(실적)보상, 처분보상, 출원유보보상, 기타보상 등이 있다. (나) 쟁점특허는 프레임 이송 및 절단장치의 개발로 이어져 기계장치가 실제 현장에서 사용하고 있어 프레임 절단 가공작업의 안전성 및 효율성이 증대되어 청구법인에게 아주 유용한 특허임이 입증되었음에도 처분청이 쟁점특허의 가치를 전혀 인정하지 않음을 전제로 하는 이 건 처분은 결과적으로 특허를 발명한 종업원 등에 대한 정당한 보상을 규정한 발명진흥법의 취지와 어긋나는 것이다. (다) 대법원 2010.11.11. 선고 2010다26769 판결에 따르면 일반적으로 자유발명의 양도대가는 직무발명의 양도대가 보다 크다고 판시하고 있고, 쟁점특허의 발명은 직무발명이 아닌 자유발명에 해당하므로 최소한 직무발명시 대가로 지급할 이상의 금액을 청구법인이 AAA에게 지급하여야 할 의무가 있는데도 처분청은 청구법인이 AAA에게 지급한 전액을 부당행위계산 부인대상으로 보아 부당하게 이 건 과세를 하였다.
(5) 결론적으로 발명진흥법은 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하고 있는 점, 쟁점특허의 발명은 성질상 사용자 등의 업무범위와 종업원의 직무에 속하지 않고 발명자 AAA의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것이 아니어 직무발명으로 볼 수 없기 때문에 쟁점특허권의 권리 이전에 대하여 대가를 지급함이 당연한 점, 쟁점특허권의 출원․등록과정에서 청구법인의 시설이나 비용이 사용되지 않은 점, 쟁점특허를 이용하여 프레임 이송 및 절단장치가 제작되어 현장에서 사용되고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 쟁점특허는 AAA가 독자적으로 개발하여 등록하였음이 입증되고, 쟁점특허의 이전에 따른 대가지급은 합법적임에도 불구하고 처분청이 쟁점특허권의 실질적 소유자를 청구법인으로 보아 과세한 이 건 처분은 취소되어야 한다.
(1) 청구법인은 쟁점특허권이 청구법인의 시설 및 연구·개발비용을 사용하지 않고서 청구법인의 대표이사인 AAA가 독자적으로 개발하여 출원·등록한 것이라는 주장하나, 이는 다음과 같은 이유로 타당하지 않다. (가) 쟁점특허는 프레임 절단장치에 관한 것으로서 절단 날이 원형 절단레일을 따라 슬라이드 이동하고, 원형 절단레일이 회동 플레이트에 의해 회전함으로써 피가공 프레임에 대해 다양한 각도로 배치될 수 있도록 하며, 왕복 이동하여 피가공 프레임을 절단할 수 있는 기계장치이다. (나) 이를 개발하기 위해서는 특허공보에 기재된 바와 같이 장치구조물의 특성을 실험할 수 있는 조성물 제작이 필수인데, 이는 재료와 제조설비가 있어야 가능한 것이고, 이와 관련하여 대표이사 개인이 관련 재료와 시설장비 등 구입이력이 없다면 법인의 인적·물적 시설을 이용한 것으로 보아야 할 것이다. OOO
(2) 청구법인은 쟁점특허 개발은 시제품 제작을 위한 특별한 설비나 다양한 실험이 필요하지 않고 발상의 전환에 의해 기존 공정을 개선한 것으로 아이디어만으로 특허출원이 가능하다고 주장하나, 이는 다음과 같은 이유로 타당하지 않다. (가) 특허청 홈페이지에서 쟁점특허권 관련 통합행정정보를 조회한바, 2018.8.7. 최초로 쟁점특허출원서 접수 후 2018.9.19. 특허청이 AAA에게 발송한 의견제출통지서의 구체적인 거절이유를 보면, 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 기재된 발명은 아래와 같이 “그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다”고 되어 있다. (나) 이후 보정되어 2018.11.28. 최종 등록된 쟁점특허권의 공보에 나타나있는 프레임 절단 장치의 대표도는 AAA가 제출한 최초의 아이디어 노트와는 차이가 있고, 이를 발전시키고 조성물 제작을 실시한 구체적인 실험 내용을 포함한 것은 OOO에 화학연구분야의 연구소로 등록된 청구법인의 기업부설연구소의 인적·물적 시설을 이용한 것으로 봄이 타당하며, 쟁점특허는 아이디어만으로는 출원이 가능하지 않은 것이다.
(3) 청구법인은 쟁점특허를 발명한 행위는 경영과 영업을 총괄하는 대표이사 AAA의 직무에 해당하지 않고, 쟁점특허는 프레임을 절단 가공하는 기계장치를 개량한 것으로서 창호건설업 및 창호제조업을 영위하는 청구법인의 업무범위로도 볼 수 없으므로 직무발명에 해당하지 않는다고 주장하나, 이는 다음과 같은 이유로 타당하지 않다. (가) 청구법인이 제출한 심판청구서상 기존 절단장치는 프레임을 고정된 각도로만 절단할 수 있어 절단 각도가 변경될 경우 절단날의 각도를 수동으로 일일이 바꿔야 해서 생산력은 떨어지고 안전사고 발생 위험이 상시 존재하였기 때문에, 대표이사인 AAA가 생산력 증가와 안전사고 발생 위험을 줄이기 위해 프레임을 자동으로 이송하여 다양한 각도로 절단할 수 있는 새로운 절단장치 아이디어를 착안하였다고 기술하였다. (나) 쟁점특허는 청구법인의 주업종인 창호 제작·가공 과정의 하나인 프레임 절단 작업과 관련한 것인바, 청구법인의 업무범위에 해당하는 것이고, 청구법인의 생산력을 증가시키며, 근로자들의 안전사고 발생 위험을 줄이는 것은 법인의 경영을 총괄하는 대표이사 본연의 직무를 수행한 것으로 봄이 타당하므로 쟁점특허는 직무발명에 해당하는 것으로 보아야 한다. (다) 청구법인이 2010년에 사내 기업부설연구소 설립 이후 사업과 관련된 특허를 청구법인이 출원해 오다가 쟁점특허권 외 1건 만을 대표이사 AAA 명의로 출원하였는바, 특별히 이전 특허와 다른 환경에서 이루어진 것이라는 것에 대한 입증책임은 청구법인에게 있는 것으로 보아야 한다. (라) 쟁점특허의 발명은 법인의 인적·물적 시설을 사용하여 이루어진 것으로 볼 수 있고, 결산서상 쟁점특허권을 자산으로 계상하면서 대표이사에 대한 가지급금과 상계처리 한 것은 본래 법인의 성과로 회득한 자산인 쟁점특허권을 부당하게 유출하여 대표이사인 AAA에게 실질적으로 이익을 분여한 것으로 판단된다.
(4) 쟁점특허권은 프레임 절단장치로 이를 개발하기 위해서는 다양한 실험이 필요하고 많은 비용이 소요됨에도 대표이사 AAA가 쟁점특허권 개발과 관련한 지출증빙 등을 제시하지 못하는 점, 청구법인이 기업부설연구소를 운영하면서 2017년부터 2018년까지 OOO원의 경상개발비를 지출한 점, 대표이사가 발명하고 청구법인이 소유한 OOO건의 특허 중 쟁점특허권 외 OOO건의 특허만을 대표이사 명의로 출원한 점 둥에 비추어 청구법인의 연구개발 성과인 쟁점특허를 대표이사의 명의로 특허출원한 후 청구법인이 다시 취득하는 방법으로 청구법인의 자금을 부당하게 사외유출한 것으로 보이므로 이 건 부과처분은 정당하다.
② 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다.
(2) 법인세법 제41조(자산의 취득가액) ① 내국법인이 매입·제작·교환 및 증여 등에 의하여 취득한 자산의 취득가액은 다음 각 호의 금액으로 한다.
1. 타인으로부터 매입한 자산(대통령령으로 정하는 금융자산은 제외한다)은 매입가액에 부대비용을 더한 금액
2. 자기가 제조·생산 또는 건설하거나 그 밖에 이에 준하는 방법으로 취득한 자산은 제작원가(製作原價)에 부대비용을 더한 금액
3. 제1호와 제2호 외의 자산은 취득 당시의 대통령령으로 정하는 금액
② 제1항에 따른 매입가액 및 부대비용의 범위 등 자산의 취득가액의 계산에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제52조(부당행위계산의 부인) ① 납세지 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액이 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업년도의 소득금액을 계산한다.
② 제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율·이자율·임대료 및 교환비율 기타 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 “시가”라 한다)을 기준으로 한다. (3) 법인세법 시행령 제72조(자산의 취득가액 등) ② 법 제41조 제1항 및 제2항에 따른 자산의 취득가액은 다음 각 호의 금액으로 한다.
1. 타인으로부터 매입한 자산: 매입가액에 취득세, 등록면허세, 그 밖의 부대비용을 가산한 금액[법인이 토지와 그 토지에 정착된 건물 및 그 밖의 구축물 등(이하 이 호에서 "건물등"이라 한다)을 함께 취득하여 토지의 가액과 건물등의 가액의 구분이 불분명한 경우 법 제52조 제2항에 따른 시가에 비례하여 안분계산한다]
2. 자기가 제조·생산·건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산：원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금(취득세와 등록세를 포함한다)·설치비 기타 부대비용의 합계액 제88조(부당행위계산의 유형 등) ① 법 제52조 제1항에서 “조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우”란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 자산을 시가보다 높은 가액으로 매입 또는 현물출자 받았거나 그 자산을 과다 상각한 경우
2. 무수익 자산을 매입 또는 현물출자 받았거나 그 자산에 대한 비용을 부담한 경우
3. 자산을 무상 또는 시가보다 낮은 가액으로 양도 또는 현물출자한 경우 제89조(시가의 범위 등) ① 법 제52조 제2항을 적용할 때 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격(주권상장법인이 발행한 주식을 한국거래소에서 거래한 경우 해당 주식의 시가는 그 거래일의 한국거래소 최종시세가액)에 따른다.
② 법 제52조 제2항을 적용할 때 시가가 불분명한 경우에는 다음 각 호를 차례로 적용하여 계산한 금액에 따른다.
1. 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가업자가 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액). 다만, 주식등은 제외한다.
2. 상속세 및 증여세법제38조ㆍ제39조ㆍ제39조의2ㆍ제39조의3, 제61조부터 제66조까지의 규정 및 조세특례제한법제101조를 준용하여 평가한 가액. 이 경우 상속세 및 증여세법제63조제1항 제1호 나목 및 같은 법 시행령 제54조에 따라 비상장주식을 평가함에 있어 해당 비상장주식을 발행한 법인이 보유한 주식(주권상장법인이 발행한 주식으로 한정한다)의 평가금액은 평가기준일의 한국거래소 최종시세가액으로 하며, 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호 ㆍ제2호 및 같은 법 시행령 제57조 제1항ㆍ제2항을 준용할 때 "직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"은 각각 "직전 6개월"로 본다.
(4) 특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인ㆍ특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.
③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것
④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것
⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조ㆍ방법ㆍ기능ㆍ물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.
(5) 발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "발명"이란 특허법ㆍ 실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 제10조(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권을 가진다. 다만, 사용자등이 중소기업기본법 제2조 에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정
③ 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 제15조(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.
③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.
(1) 쟁점특허권의 주요 내용, 출원(2018.8.7.) 및 등록(2018.11.28.) 등에 관한 내용은 전술한 처분개요와 같고, 청구법인은 2010.7.21. 기업부설연구소를 등록하여 운영 중이며, 2017사업연도 및 2018사업연도 합계 OOO원의 경상개발비를 지출하였고, 대표이사인 AAA는 청구법인의 주주지분을 약 OOO% 보유하고 있으며, 2018년에 급여 OOO원을 수령하였고, AAA는 쟁점특허 등록대리수수료로 OOO에게 OOO원을 지급하였다.
(2) 청구법인이 주장하는 쟁점특허권의 개발 동기 및 등록·이전 과정과 관련한 사실관계는 다음과 같다. (가) 쟁점특허는 청구법인의 주업종인 창호 제작 및 가공 과정의 하나인 프레임 절단 작업의 비효율성과 안전사고 위험을 해결하기 위해 착안한 아이디어에서 탄생하였다. 청구법인은 창호를 제작하는 과정에서 창틀(새시) 프레임을 요구되는 길이와 각도에 맞게 절단하는데 종래의 절단 기계장치는 프레임을 수작업으로 고정된 각도로만 절단할 수 있어 절단 각도가 변경될 경우 절단 날의 각도를 수동으로 일일이 바꿔줘야 해서 생산력은 떨어지고 안전사고 발생 위험이 상시 존재하였다. 이러한 생산력 감소와 안전사고 발생 위험을 해결하기 위해 청구법인의 대표이사인 AAA는 프레임을 자동으로 이송하여 다양한 각도로 절단할 수 있는 새로운 절단장치 아이디어를 착안하게 된 것이다. 이와 관련하여 청구법인은 AAA의 쟁점특허권 관련 아이디어 스케치 2매를 제출하였다. (나) 쟁점특허의 아이디어는 아래와 같은 과정을 거쳐 특허 출원·등록·이전되었다.
1. 청구법인은 창호 제작과 관련하여 OOO여건의 특허를 보유하고 있어 대표이사로서 특허 등록의 필요성을 인지하고 있던 AAA는 본인이 착안한 프레임 절단장치 아이디어를 특허 등록하기 위하여 특허법인과 접촉한 결과 2018.4.27. OOO CCC 변리사가 청구법인의 금산 공장을 처음 방문하여 AAA로부터 발명 내용을 듣고 이후 여러 차례에 걸친 직간접 미팅 후 특허 등록이 가능하다는 판단이 서자 2018.7.12. ‘자재 이송 및 절단장치 위임계약서’를 작성한 후 특허관련 절차를 진행하였다.
2. 특허등록을 위임받은 CCC 변리사가 쟁점특허권을 2018.8.7. 출원함에 따라 AAA는 2018.9.18. 특허등록 대리 수수료 OOO원을 OOO 계좌OOO로 송금하였고, 2018.10.10. 쟁점특허권이 등록되었다.
3. 청구법인은 쟁점특허를 이용한 프레임 절단장치를 개발하고자 2018.11.26. 이사회 결의와 2018.12.11. 임시주주총회를 통하여 쟁점특허권을 매입하기로 결의한 후, 쟁점특허권의 양도대금은 외부 공인된 기관에 의뢰하여 특허권가치를 평가하기로 하는 특허권 양도 계약(특허권 양도계약서 제출함)을 체결하였다.
4. 특허권 양도 계약에 따라 쟁점특허권을 AAA(주)에 감정평가 의뢰하여 2018.12.21. 기준시점으로 OOO원의 가치가 있다고 평가(무형자산 평가보고서 제출함)받았고, 2019.1.8. 감정평가수수료로 OOO원(부가가치세 포함)을 청구법인이 AAA(주)에 지급하였다.
5. 감정평가 결과에 따라 2018.12.31. 청구법인은 AAA로부터 쟁점특허권을 OOO원에 매입하여 무형자산으로 계상하고, AAA에게 지급한 대가를 기타소득으로 보아 소득세 OOO원을 원천징수ㆍ납부하였으며, 2019.1.4. 쟁점특허권의 권리를 청구법인 명의로 이전등록하였다.
(3) 청구법인이 주장하는 쟁점특허의 사용현황은 다음과 같다. (가) 쟁점특허는 청구법인 대표이사 AAA가 업무과정 중 착안한 아이디어를 기반으로 특허 등록된 것이지만 청구법인은 동 특허의 내용대로 이송장치와 절단장치를 개발하여 현재 청구법인의 공장에서 사용하고 있다. OOO (나) 쟁점특허를 등록하기 이전에 사용하던 절단장치는 직원이 일일이 프레임을 손으로 잡고 절단날에 갖다 댄 상태로 절단 작업을 하고 있는데 반하여, 쟁점특허를 이용하여 개발한 절단장치는 프레임이 자동으로 절단부까지 이송되어 절단이 되고 있는데, 이처럼 자동으로 프레임이 이송되고 다양한 각도로 절단할 수 있게 된 것은 아래와 같은 기술 및 장치가 활용되었기 때문이다.
1. 프레임 절단장치는 위 그림처럼 ‘이송부’, ‘투입부’, ‘절단부’로 구성되어 있다.
2. 이송부(110)는 프레임(10)을 설치된 컨베이어와 레일에 의해 투입부(120)까지 이송한다.
3. 투입부는 이송부에서 이송된 프레임을 컨베이어와 레일에 의해 절단부(130)까지 이송하는데 이송시 프레임이 이탈 없이 절단부에 정확히 이송될 수 있도록 지지해주는 ‘가이드 롤러’(123)가 있다.
4. 절단부는 프레임 절단 시 발생하는 파편이 외부로 이탈하지 못하도록 박스(일명 ‘하우징’)안에 설치되며, 절단부로 투입된 프레임은 ‘절단 가이드 롤러’(132)에 의해 고정되고 ‘구동체’에 의해 회전하는 ‘절단날’(136)에 의해 절단되는데 절단날은 왕복 이동 및 회전이 가능하도록 제작되어 프레임을 원하는 각도로 절단할 수 있다.
(4) 청구법인의 특허권 보유 현황 등은 다음과 같고, 총 OOO개의 특허권 중 OOO개의 출원인은 청구법인이고, OOO개는 대표이사 AAA가 출원한 것으로 나타나며, 발명인은 OOO개 모두 AAA로 확인된다. OOO
(5) 청구법인이 제출한 1차 항변서상 추가된 청구주장의 요지는 다음과 같다. (가) 대법원 2012.12.27. 선고 2011다 67705 판결은 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금ㆍ설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원ㆍ위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시ㆍ부가ㆍ보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언ㆍ지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데 이와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다고 판시한 바 있다. (나) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언ㆍ지도를 한 경우와 같이 아이디어 제공만으로도 특허 등록이 가능한데, 처분청은 화학의 발명에 적용하여야 할 특허 등록 기준을 이유로 하여 쟁점특허 개발을 위해 청구법인의 인적ㆍ물적시설이 이용된 것으로 보아야 한다는 잘못된 의견을 제시하고 있다. (다) 쟁점특허권의 공보에 나타나 있는 ‘대표도’는 ‘이송부’, ‘투입부’, ‘절단부’로 구성되어 있는 프레임 절단장치의 전체 도면이고, 청구법인이 제출한 아이디어 노트는 쟁점특허의 핵심인 ‘절단부’에서 절단날이 회전하면서 다양한 각도로 프레임을 자를 수 있는 아이디어를 스케치한 것이기 때문에 ‘대표도’와 ‘아이디어 노트’는 서로 상이할 수 밖에 없는 것인바, 처분청이 이를 문제삼는 것은 타당하지 않다. (라) AAA는 24년간 창호업에 종사해온 경험과 ‘플라스틱 창호 기능사’ 자격 소지, 15회의 창호 관련 수상 실적이 있는 등 쟁점특허를 개발할 수 있는 전문지식을 갖추고 있어 쟁점특허를 등록하는 과정에서 아이디어 제공뿐 아니라 구체적인 조언이나 지도가 가능했고, 쟁점특허는 화학 발명과 같은 실험이 요구되는 발명이 아니기 때문에 청구법인의 기업부설연구소가 보유하는 인적 자원 및 물적 시설을 이용할 이유도 없다. (마) 처분청은 2018.9.19. 특허청의 보정요구에 따라 2018.9.29. AAA가 보정서를 제출하여 특허 등록이 된 것은 특허를 발전시키고 조성물 제작을 실시한 구체적인 실험 내용이 포함되었기 때문이라는 의견이나, 준호가 보정한 것은 ‘특허출원서 청구범위’의 ‘청구항 2’를 ‘청구항 1’로 대체하고 ‘청구항 2’를 삭제한 것에 불과하고, 그 증거자료로 특허출원서 및 특허결정서를 제출하였다. 즉, 보정서 제출 때문에 추가적 실험이 필요하지 않았다. (바) 발명진흥법제2조 제2호, 제10조 제3항, 제15조 제1항에서 직무발명과 직무발명 외의 발명에 대하여 보상규정을 별도로 규정하고 있는바, 종업원등이 직무발명 이외의 자유발명이나 업무발명을 한 경우 자유롭게 특허권 등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약을 할 수 있는 것이다.
(6) 청구법인이 쟁점특허를 AAA가 직접 개발하였다는 입증자료로 제출한 쟁점특허의 등록을 대리한 CCC 변리사의 진술서상 요지는 다음과 같다. (가) AAA와는 2018년 초에 업무 관계가 맺어졌고, 종래의 프레임 경사각 절단장치의 경우 고정된 각도로만 프레임을 절단하도록 구성되어 절단 각도가 변경될 경우 수작업을 통해 절단날의 배치 각도를 조정해야 하는 번거로운 문제점이 있어 이에 대한 특허출원이 필요하다고 하여 본인에게 특허출원을 의뢰하였다. (나) 쟁점특허 출원을 위한 기술 미팅 과정은 다음과 같다.
1. (1차 미팅) 상기와 같은 종래 프레임 절단 장치의 문제점을 해결하기 위해 출원인 AAA 대표는 1차 미팅시 절단 대상을 이송하는 이송부와, 이송부에 의해 이송된 절단 대상을 절단대상의 연장 방향으로 이송하는 투입부와, 횡방향으로 왕복 이동하는 절단날을 구비한 절단부로 구성되는 프레임 절단 장치에 대한 아이디어를 본인에게 제공하였다. 상기 아이디어는 고정된 각도로만 프레임을 절단하도록 구성되어 절단 각도가 변경될 경우 수작업을 통해 절단날의 배치 각도를 조정해야 하는 종래의 창호 프레임 절단 장치의 문제점을 개선하는 기초적 아이디어 해당하는 것으로 판단하여, 본인은 AAA 대표에게 특허출원을 위해서는 이송부와 투입부와 절단부의 구체적 구성적 특징이 필요하다고 하였고, 이에 대해 AAA 대표는 이송부와 투입부, 절단부의 구체적 구성적 특징을 구체화하여 다음번 미팅시 알려준다고 하였다.
2. (2차 미팅) AAA 대표는 이송부와 투입부의 구체적 구성적 특징을 아래와 같이 제시하였다. 이송부는 지지 프레임 상에 설치되어 절단 대상의 연장 방향과 수직한 방향으로 절단대상을 이송하는 복수의 이송 컨베이어와, 이송 레일에 슬라이드 이동가능하게 연결되어 이송부 및 투입부 사이에서 왕복 이동하는 승강 레일과, 이송 컨베이어에 의해 이송된 절단 대상을 들어 올리거나 내려놓을 수 있도록 승강 레일에 승강 가능하게 연결되는 이송 플레이트와, 승강 레일에 승강 가능하게 연결되어 이송 플레이트 상에 배치되어 절단대상을 가압 고정하는 가압 플레이트로 구성한다. 투입부는 이송 플레이트에 의해 이송부로부터 이송된 절단 대상을 선단으로부터 중앙측으로 이송하도록 절단 대상의 연장 방향과 수직한 방향으로 절단 대상을 이송하는 투입 컨베이어와, 투입 컨베이어의 중앙측에 배치된 절단 대상을 절단 대상의 연장 방향과 동일한 방향으로 이송하여 절단부로 투입시키는 투입 롤러와, 투입 롤러에 의해 이송되는 절단 대상의 양측면에 배치되는 투입 가이드 롤러로 구성한다. AAA 대표가 제시한 이송부와 투입부의 구체적 구성적 특징은 기계적 메커니즘에 부합하고, 선행기술과 차별화될 수 있는 구성적 특징임을 확인할 수 있었다. 그러나 절단대상을 절단하기 위해 횡방향으로 왕복 이동하는 절단날을 구비한 절단부에 대해서는 명확한 구성 제시를 하지 않아, 본인은 특허출원을 위해서는 핵심적 구성인 절단부의 구체적 구성적 특징도 필요하다고 하였고, 이에 대해 AAA 대표는 절단부의 구체적 구성적 특징을 구체화하여 다음번 미팅시 알려준다고 하였다.
3. (3차 미팅) AAA 대표는 절단부의 구체적 구성적 특징을 아래와 같이 제시하였다. 절단부는 투입부로부터 투입된 절단대상의 양측면에 배치되는 절단 가이드 롤러와, 절단날이 동력 전달 가능하게 연결되는 구동체와, 상기 구동체 고정되는 원형 절단 슬라이더와, 원형 절단 슬라이더가 반원 궤도를 따라 슬라이드 이동 가능하게 연결되는 원형 절단 레일과, 회동 플레이트에 의해 원형 절단 레일의 중심측 측부에 상기 원형 절단 레일이 회전 가능하게 연결되는 직선형 절단 슬라이더와, 직선형 절단 슬라이더가 슬라이드 이동 가능하게 연결되는 직선형 절단 레일로 구성한다. AAA 대표가 제시한 절단부의 구체적 구성적 특징은 선행기술과 차별화될 수 있는 구성적 특징임을 확인할 수 있었고, AAA 대표가 최종적으로 제시한 상기와 같은 이송부와 투입부와 절단부의 구성적 특징으로 프레임 절단 장치를 출원하기로 약속하였다. (다) 특허권은 발명의 내용이 구체적으로 실현되지 않아도 아이디어만으로 특허권 취득이 가능하고, 상당수의 특허권이 이런 방식으로 취득되고 있다. 예를 들면 특허 괴물이라 불리는 NPE(non practicing entity) 회사들은 보유한 특허를 이용하여 제품 생산이나 판매는 하지 않고, 이를 이용하여 특허소송만으로 수익을 내기도 한다. 특허를 접해보지 않은 사람들은 특허를 어려운 것으로 생각하여 기술에 대한 아이디어는 있으나 그 아이디어가 과연 특허가 될 수 있다는 것에 대하여 인지하지 못하거나 아이디어를 구체화시키는 방법을 모르는 경우가 상당하다. 이런 경우 상담을 통하여 아이디어를 구체화 시키고 특허출원을 하도록 도와주는 것이 변리사의 업무이며 상당수의 특허가 이런 과정을 거쳐서 특허권을 취득한다. 쟁점특허권의 출원인 AAA 대표는 창호 관련 분야에서 20년 이상 종사한 자로서 AAA 대표 본인의 사업영역과 관련된 본 특허발명인 창호 프레임 절단 장치에 대해서 기술적으로 충분히 아이디어를 만들어 낼 수 있는 역량을 가지고 있으며, 변리사와의 상담을 통하여 이러한 기술내용을 구체화 시키고 발전시켜서 쟁점특허권을 취득한 것이다.
(7) 청구법인이 제출한 2차 항변서상 추가된 청구주장의 요지는 다음과 같다. (가) AAA는 기존에도 본인 명의로 특허를 개발 등록하여 현물출자한 경험이 있는바, 아이디어를 제공하여 특허등록된 쟁점특허를 개발할 충분한 능력이 있다. (나) 청구법인은 2013.1.24. OOO원을 증자하였고, 그 당시 AAA는 그 증자대금 전액을 본인이 개발하여 특허등록한 ‘OOO을 이용한 방법시스템’을 현물출자하여 납입하였으며, 2012.12.27. 현재를 기준으로 OOO은 동 특허권을 OOO원으로 평가한바 있고, 2013년 1월 OOO법원에 동 조사감정보고를 인가하여 현물출자가 이루어졌다. (다) 이와 관련하여 과세관청이 동 현물출자시 불균등 증자된 것에 대하여 소명을 요구하여 증여세를 수정신고·납부한 사실은 있으나, 상기 특허권을 AAA가 개발하여 청구법인에게 현물출자한 것 그 자체는 과세관청(OOO)도 인정한 바 있다.
(8) 이상의 사실관계 및 관련 법령 등을 종합하여 살피건대, 청구법인은 쟁점특허를 대표이사인 AAA가 청구법인의 인적·물적 도움 없이 창호 프레임 절단장치를 개발하여 등록한 것이고, 이를 직무발명에 해당하는 것으로 볼 수 없다고 주장하나, 쟁점특허는 특허공보에 기재된 바와 같은 해당 장치구조물의 특성을 실험할 수 있는 조성물의 제작이 필수적인 것으로 보이고, 이는 재료와 제조설비가 있어야 가능한 것으로 보이는데, AAA가 이와 관련하여 재료를 구입하는 등 비용을 지출한 사실이 확인되지 아니하는바, 청구법인의 기업부설연구소에서 이를 행하고 그 비용도 부담한 것으로 보이는 점, 쟁점특허는 청구법인의 주업인 창호 제작 및 가공 과정의 하나인 프레임 절단작업의 향상을 위한 것이므로 직무발명에 해당하는 것으로 봄이 타당한 점 등에 비추어 청구법인이 대표이사인 AAA로부터 쟁점특허권을 취득하고 대가를 지급한 것을 사실상 청구법인의 자금을 부당하게 사외유출한 것을 보아 그 상당액을 대표이사인 AAA에 대한 상여로 소득처분하고 청구법인에게 소득금액변동통지를 한 후, 청구법인에게 이 건 원천징수분 근로소득세를 부과한 처분은 달리 잘못이 없는 것으로 판단된다.
이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 없으므로 국세기본법제81조 및 제65조 제1항 제2호에 의하여 주문과 같이 결정한다.
결정 내용은 붙임과 같습니다.