상표권 사용에 따른 사용료 지급이 통상적인 것이므로 비록 소유권 분쟁이 있는 경우라도 상표권 등록상으로 권리자인 경우 사용료를 수취할 권리가 없다고 볼 수 없어 계열사로부터 사용료를 수취하지 않은 데 대하여 부당행위계산 부인 규정을 적용함은 적법하고 공동 소유자가 적용해 온 사용료율을 시가로 봄은 잘못이 없음
상표권 사용에 따른 사용료 지급이 통상적인 것이므로 비록 소유권 분쟁이 있는 경우라도 상표권 등록상으로 권리자인 경우 사용료를 수취할 권리가 없다고 볼 수 없어 계열사로부터 사용료를 수취하지 않은 데 대하여 부당행위계산 부인 규정을 적용함은 적법하고 공동 소유자가 적용해 온 사용료율을 시가로 봄은 잘못이 없음
이 건 과세전적부심사청구는 【불채택】결정합니다.
통지관서가 청구법인이 쟁점사용료를 받지 않은 것에 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 쟁점금액을 익금 산입하여 한 이 건 과세예고통지는 아래에서 보는 바와 같이 위법 부당하다.
1. 청구법인은 쟁점상표권의 소유 및 상표사용료 청구권 행사에 관한 DD산업이 제기한 소송으로 인하여 쟁점상표권의 확정적인 권리자인지 여부가 불명확한 사정이 있다.
2. 청구법인이 쟁점상표권의 소유자(공유자)로 인정되더라도 제3자에게 상표사용권을 부여하려면 공유자인 DD산업의 동의가 필요하나, 단독 소유를 주장하는 DD산업의 동의를 받을 수 없는 사정이 있다.
3. 쟁점상표를 사용하려는 계열사 입장에서도 불확실한 권리 귀속 및 상표사용권 부여 요건 미충족으로 인하여 의사결정을 할 수 없는 사정이 있다.
4. 공정거래위원회(이하 “공정위”라 한다)가 공시한 다른 그룹의 상표사용료 수취 현황을 보더라도 상표권 사용에 대하여 무조건 대가를 지급하는 것이 아니며, 계약 체결 여부·사용료 지급 여부·사용료율 등을 각 계열사마다 달리 정하는 사정이 있다.
5. 따라서 청구법인이 특수관계법인인 계열회사들로부터 상표사용료를 수취하지 못하는 것은 부당하게 이익을 분여하고자 한 것이 아니며, 이는 특수관계가 없는 DDTTA와의 상표사용계약 체결 경위에서도 확인되므로 부당행위계산 부인 규정의 적용 대상이 될 수 없다.
청구법인의 쟁점사용료 미수취에 대하여 특수관계인이 아닌 제3자 간에 일반적으로 거래된 가격 및 감정평가 금액을 시가(매월 매출액의 0.*%) 1) 로 보아 법인세법제52조 부당행위계산의 부인 규정을 적용하여 쟁점금액을 익금 산입하여 한 이 건 과세예고통지는 아래에서 보는 바와 같이 적법 타당하다.
1. 상표사용료에 대한 청구권이란 상표사용이라는 발생한 행위의 결과로 당연 형성되는 것으로서 상표사용에 대한 공동 소유자의 미동의 및 계류 중인 상표소유권 소송 진행을 사유로 해당 청구권 발생이 불가하다는 주장은 사용료 미수취에 대한 정당한 이유로 볼 수 없다.
2. 더욱이 부당행위계산 부인은 이익분여 사실이 존재하면 될 뿐, 계약의 존부는 과세요건 성립에 영향을 주지 않는다.
① 쟁점상표권에 대한 소유권 쟁송 등이 있어 계열사로부터 상표사용료를 미수취한 것이므로 부당행위계산 부인 규정 적용이 부당한지
② 쟁점상표권 사용료 미수취에 대해 과거에 과세하지 않아 형성된 신뢰에 반하여 과세하려는 것이어서 신의성실 원칙 위반인지
③ 부당행위계산 부인 규정 적용 시 쟁점상표권 사용료의 시가를 DD산업이 적용한 사용료율로 봄이 부당한지
① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 "부당행위계산"이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산한다. <개정 2011.12.31, 2018.12.24>
② 제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율ㆍ이자율ㆍ임대료 및 교환 비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 "시가"라 한다)을 기준으로 한다. <개정 2011.12.31, 2018.12.24>
④ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 부당행위계산의 유형 및 시가의 산정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2018.12.24.> 1-1) 법인세법 시행령 제87조 【특수관계인의 범위】(2019.02.12. 대통령령 제29529호로 개정되기 전의 것)
① 법 제52조제1항에서 "대통령령으로 정하는 특수관계인"이란 법인과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)를 말한다. 이 경우 본인도 국세기본법 제2조제20호 각 목 외의 부분 후단에 따라 특수관계인의 특수관계인으로 본다. <개정 2001.12.31, 2002.12.30, 2005.2.19, 2011.6.3, 2012.2.2>
1. 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 당해 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 자(상법 제401조의2제1항 의 규정에 의하여 이사로 보는 자를 포함한다)와 그 친족
2. 주주등(소액주주등을 제외한다. 이하 이 관에서 같다)과 그 친족
4. 해당 법인이 직접 또는 그와 제1호부터 제3호까지의 관계에 있는 자를 통하여 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인
② 제1항제4호 및 제5호에 따른 지배적인 영향력을 행사하고 있는지 여부는 국세기본법 시행령 제1조의2제4항 에 따른다. <신설 2012.2.2.> 1-2) 법인세법 시행령 제88조 【부당행위계산의 유형 등】
① 법 제52조제1항에서 "조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2005.2.19, 2010.6.8, 2011.6.3, 2012.2.2, 2016.2.12, 2018.2.13, 2019.2.12, 2020.2.11>
6. 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율·요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.
② 제1항의 규정은 그 행위당시를 기준으로 하여 당해 법인과 특수관계인 간의 거래(특수관계인 외의 자를 통하여 이루어진 거래를 포함한다)에 대하여 이를 적용한다. 다만, 제1항제8호가목의 규정을 적용함에 있어서 특수관계인인 법인의 판정은 합병등기일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 개시일(그 개시일이 서로 다른 법인이 합병한 경우에는 먼저 개시한 날을 말한다)부터 합병등기일까지의 기간에 의한다. <개정 2001.12.31, 2012.2.2>
③ 제1항제1호·제3호·제6호·제7호 및 제9호(제1항제1호·제3호·제6호 및 제7호에 준하는 행위 또는 계산에 한한다)는 시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상이거나 시가의 100분의 5에 상당하는 금액 이상인 경우에 한하여 적용한다. <신설 2007.2.28> 1-3) 법인세법 시행령 제89조 【시가의 범위 등】
① 법 제52조제2항을 적용할 때 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격(주권상장법인이 발행한 주식을 한국거래소에서 거래한 경우 해당 주식의 시가는 그 거래일의 한국거래소 최종시세가액)에 따른다. <개정 2007.2.28, 2009.2.4, 2012.2.2>
② 법 제52조제2항을 적용할 때 시가가 불분명한 경우에는 다음 각 호를 차례로 적용하여 계산한 금액에 의한다. <개정 2002.12.30., 2005.2.19, 2010.12.30>
1. 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 감정평가법인이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액). 다만, 주식등을 제외한다.
2. 상속세 및 증여세법 제38조 ㆍ제39조ㆍ제39조의2ㆍ제39조의3, 제61조부터 제64조까지의 규정 및 조세특례제한법 제101조 를 준용하여 평가한 가액. 이 경우 상속세 및 증여세법 제63조제2항제1호 및 같은 법 시행령 제57조제1항ㆍ제2항을 준용할 때 "직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"은 각각 "직전 6개월"로 본다.
④ 제88조제1항제6호 및 제7호의 규정에 의한 자산(금전을 제외한다) 또는 용역의 제공에 있어서 제1항 및 제2항의 규정을 적용할 수 없는 경우에는 다음 각호의 규정에 의하여 계산한 금액을 시가로 한다. <개정 2000.12.29, 2001.12.31, 2012.2.2>
1. 유형 또는 무형의 자산을 제공하거나 제공받는 경우에는 당해 자산시가의 100분의 50에 상당하는 금액에서 그 자산의 제공과 관련하여 받은 전세금 또는 보증금을 차감한 금액에 정기예금이자율을 곱하여 산출한 금액
⑤ 제88조의 규정에 의한 부당행위계산에 해당하는 경우에는 법 제52조제1항의 규정에 의하여 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 시가와의 차액 등을 익금에 산입하여 당해 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산한다. 다만, 기획재정부령이 정하는 금전의 대여에 대하여는 이를 적용하지 아니한다. <개정 2008.2.29.> 2) 법인세법 제52조 【부당행위계산의 부인】[2018.12.24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것]
① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 대통령령으로 정하는 특수관계인(이하 "특수관계인"이라 한다)과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 "부당행위계산"이라 한다)에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다. <개정 2011.12.31.> 3) 상표법 제82조 【상표권의 설정등록】
① 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다. 4) 상표법 제89조 【상표권의 효력】 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. 5) 상표법 제93조 【상표권 등의 이전 및 공유】
③ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다. 6) 상표법 제97조 【통상사용권】
① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.
② 제1항에 따른 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다. 7) 국세기본법 제15조 【신의ㆍ성실】 납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세무공무원이 직무를 수행할 때에도 또한 같다. 8) 국세기본법 제18조 【세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지】
③ 세법의 해석이나 국세행정의 관행이 일반적으로 납세자에게 받아들여진 후에는 그 해석이나 관행에 의한 행위 또는 계산은 정당한 것으로 보며, 새로운 해석이나 관행에 의하여 소급하여 과세되지 아니한다. <개정 2010.1.1.>
1. 이건 관련 주요 사건의 일자별 요약 내용은 아래 <표2>와 같다. <표2> 주요 사건의 일자별 요약 내용(생략)
2. 쟁점상표권의 주요 현황 및 관련 소유권 변동 내역은 다음 <표3>과 같다. <표3> 쟁점상표권 주요 현황 등(생략)
3. DD산업과 계열사 간 쟁점상표권 사용 계약은 아래와 같다.
4. DDASA그룹 사주일가의 경영권 분쟁 및 분리경영 과정은 아래와 같다.
(1) 리먼브라더스 사태 등 국제 금융위기의 여파로 DDASA그룹의 경영이 악화되자, SS은행을 비롯한 채권단은 2009.12월경 DD산업과 DDTTA에 대해서는 기업구조조정 촉진법에 따른 워크아웃 방식으로 구조조정을 하고, 청구법인과 ASA항공(주)에 대해서는 채권단 자율협약 방식으로 구조조정을 추진하였다.
(2) 이 과정에서 DDASA그룹의 대주주들은 2010.*월경 채권단에게 계열사 주식 전체의 의결권 및 처분권을 위임하기로 협의하면서 그룹을 오너별로 계열 분리하여 경영할 것을 제안하였고 채권단은 이를 수용하였다.
(3) 이에 따라 DDASA그룹의 계열사는 사실상 분리되어 故 KLL 회장의 삼남인 KSG 회장은 DD산업, DDTTA, ASA항공(주) 등 17개 계열사(이하 “DD산업 계열사”라 한다)를, 사남인 KCG 회장은 청구법인, DDJJJ화학(주), DD개발상사(주) 등 8개 계열사(이하 “청구법인 계열사”라 한다)를 각각 지배주주로서 실질적으로 경영하게 되었다.
(1) 2010.4월경의 DDASA그룹 상호출자제한 기업집단 지정 (가) DDASA그룹이 사실상 DD산업 계열과 청구법인 계열로 양분되었음에도 불구하고 공정위는 여전히 이들을 하나의 그룹으로 보면서, 2010.4월경 DDASA그룹을 상호출자제한 기업집단으로 지정하고 소속회사를 지배하는 동일인을 KCG로 명시하였다. (나) 이에 청구법인은 2011.3월경 공정위에 DDASA그룹으로부터의 계열분리를 신청하였으나, 공정위는 DDASA그룹의 계열회사들에 대한 KSG 회장의 사실상 지배력을 인정하여 청구법인의 신청을 받아들이지 아니하였고, 청구법인은 이에 불복하여 소를 제기하였으나 대법원은 2015.3월경 공정위의 처분이 정당하다고 최종 판결하였다.
(2) 2014.4월경의 DDASA그룹 상호출자제한 기업집단 지정 (가) 공정위는 2014.4월경 재차 청구법인과 DD산업을 포함한 26개 계열회사에 대하여 동일인을 KSG로 하는 상호출자제한 기업집단으로 지정하였다. (나) 이에 대해 KSG와 DD산업은 ① KSG 본인 및 그 친족이 2014 ～ 2015년 보유한 청구법인 주식의 지분율이 각 24.26%와 24.38%로 30%에 미달하고(지분율 요건 미충족), ② KSG가 동일인 관련자인 KCG를 통하여 청구법인 등 8개사의 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 볼 수도 없는 점(지배 요건 미충족) 등을 들어 공정위를 상대로 상호출자제한 기업집단 지정처분 취소의 소를 제기하였다. (다) 법원은 청구법인 등 8개 회사가 2010년경부터 신입사원 채용을 별도로 해왔고, ‘DD’라는 상호는 쓰지만 DDASA 로고 ‘K ’는 쓰지 않는 점, 사옥을 분리해 사용하는 점, 기업집단현황을 별도로 공시하는 점 등을 들어 기존의 DDASA그룹과 사실상 경영을 분리하여 운영하고 있다고 판단(AA고등법원 2015.7.23. 선고 2014누40 판결)하였고, 이러한 판결이 대법원에서 확정(대법원 2015.12.10. 선고 2015두078 판결)됨으로써 DDASA그룹은 KSG가 지배하는 DD산업 계열과 KCG가 지배하는 청구법인 계열로 완전히 분리되었다.
5. 청구법인과 DD산업의 상표권 소유권 관련 분쟁 내역은 다음과 같다.
(1) DD산업과 계열사 간 상표사용계약에 따라 청구법인 계열사들은 2007년경부터 DD산업에게 상표권사용료를 지급하다가 대주주와 채권단 간 협의에 따라 2010년경부터 분리경영이 이루어지자, 청구법인은 2009.9월까지, DDJJJ화학(주)은 2010.*월경까지, DD개발상사(주)는 2010.4월경까지 상표권사용료를 지급하고 이후에는 중단하였다.
(2) DD산업은 채권단에 의한 구조조정이 진행 중이던 2010.8월경 청구법인에게 상표권사용료 지급을 요청하였으나, 청구법인은 이에 응하지 않고 2012.2월경 상표권자로서 다음 <표6>과 같이 DD산업 계열사들에게 상표권사용료 지급을 청구하는 공문을 발송하였다. 청구법인 문서번호: 법무 제12-02**4 2012.2.17. 발 신: 청구법인 대표이사 김○○ AA MM구 NNN로 76 DDASA본관 24층 수 신: ASA항공(주) 대표이사 윤◊두 AA OO구 PP동 47번지 ASA타운 제 목: 상표사용료 지급청구
1. 당사는 DD산업과 공동으로 윙마크(“K ”) 및 “DD” 등의 상표 및 서비스표(이하 “본건 상표”)에 대한 설정등록을 마친 공동상표권자입니다.
2. 귀사는 당사로부터의 이용 허락 없이 본건 상표를 사용하고 있는바, 이는 명백히 당사의 상표권 침해 행위에 해당한다고 할 것입니다.
3. 다만, 당사는 귀사가 과거 DDASA 그룹의 계열사로서 오랜 기간 계속적으로 본건 상표를 이용하여 왔음을 감안하여, 다음과 같은 조건으로 귀사의 상표사용을 허락하는 방안을 협의하고자 합니다.
• 상표사용료율: 상호 비용을 분담하는 조건으로 합의된 방법에 따라 본건 상표의 적절한 사용료 수준에 대한 평가를 거쳐, 상표사용료 결정.
• 기타 상세조건은 상호 협의를 통하여 확정
4. 2012.3.2.까지 본 공문상의 제안에 대한 귀사의 입장을 알려주시기 바라며, 귀사가 이에 불응하여 당사의 이용 허락 없이 본건 상표를 계속 사용하는 경우, 당사로서는 귀사의 상표권 침해에 대하여 법상 허용된 제반 조치를 강구할 예정임을 양지하시기 바랍니다. <표6> 청구법인의 DD산업 계열사에 대한 상표권사용료 지급 청구
(3) 이에 DD산업은 2012.10월경 청구법인에게 상표권에 관하여 청구법인 명의로 등록된 지분이 명의신탁계약에 의하여 마쳐진 것임을 주장하면서 명의신탁계약의 해지를 통보하였다.
(1) DD산업은 2013.9월경 청구법인을 상대로 ① 청구법인이 공부상 소유한 쟁점상표권 지분(50%)이 명의신탁된 것이므로 실질소유자인 자신에게 이를 이전하라는 ‘상표지분 이전등록 청구’ 및 ② 청구법인이 자신에게 2009.10월경부터 지급을 중단한 상표권사용료 3) ***억원을 지급하라는 ‘사용료지급청구’에 관한 소를 제기하였고, 청구법인은 자신이 명의수탁자가 아닌 상표권의 실질소유자이며 DD산업에게 상표지분을 이전하거나 상표사용료를 지급할 의무가 없다고 주장하였으며, 관련 소송 1심과 2심에서의 원고(DD산업)과 피고(청구법인)의 주요 주장내용은 다음 <표7>과 같다. <표7> 1심 및 2심에서의 양 당사자 주요 주장내용 요약 구분 피고(청구법인) 원고(DD산업) 1심 ➀ 이 사건 상표에 관한 등록은 양대지주회사로서 그룹상표에 관한 권리를 공동소유한 실질에 맞게 이루어진 것이지 명의신탁을 한 것이 아니다. ➁ 상표사용계약은 DD그룹의 전략경영본부 운영비용을 계열사가 분담하기 위해 작성된 것으로 상표권의 공유자인 청구법인의 동의 없이 이루어진 상표사용계약은 무효이며 상표사용료채권도 존재하지 않는다. ➀ 청구법인의 지분 50%는 명의신탁약정에 의한 것으로 이를 원고에게 이전할 의무가 있다. ➁ 피고는 이 사건 상표사용계약에 따라 미지급한 상표사 용료를 지급할 의무가 있다. 2심 ➀ 상표의 공동소유권자 ➁ 상표사용계약은 DD그룹의 전략경영본부 운영비용을 계열사가 분담하기 위해 작성된 것으로 비진의 의사표시에 해당하여 무효 ➂ 고로 상표사용료채권도 존재하지 않음 ➀ 명의신탁약정 해지 ➁ 상표사용료 지급청구
(2) 1심 법원은 다음 <표8>과 같이 DD산업이 청구법인에게 쟁점상표권 지분을 명의신탁한 것으로 인정하기에 부족하고, 쟁점상표권사용계약은 전략경영본부의 운영비용을 지급할 의사로 체결된 것이어서 청구법인 계열사들이 DD산업에게 상표사용료를 지급할 의무가 없다고 판단하였다(AA중앙지방법원 2015.7.17. 선고 2013가합***27 판결). <표8> 쟁점상표권의 소유권 관련 1심 판결문 일부 내용 (1심 판결문 p.17) (앞부분 생략) 다음과 같은 사정들을 종합하면, 위 인정사실만으로 원고가 피고 청구법인에게 이 사건 상표의 지분에 관하여 이전등록을 마쳐주기 전부터 이 사건 상표의 권리자 내지 명의수탁자로서, 피고 청구법인과의 명의신탁 내지 재명의신탁에 기하여 이 사건 상표지분에 관한 이전등록절차를 마쳐주었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 상표지분 이전청구에 관한 주위적 주장은 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 이유 없다. (1심 판결문 p.21) (앞부분 생략) 아래와 같은 사정을 고려하며, 이 사건 상표사용계약은 피고들이 원고에게 상표사용료를 지급할 의사 없이 전략경영본부의 운영비용을 지급할 의사로 체결된 것으로 통정허위표시에 기한 의사표시에 해당한다고 할 것이다. 따라서 이를 지적하는 피고들의 항변은 이유 있고, 원고의 상표사용료 지급청구 부분은 이유 없다.
(3) 2심 법원도 1심 법원과 같은 취지로 다음 <표9>와 같이 원고패소 판결(AA고등법원 2018.2.8. 선고 2015나032 판결)을 하였으며, 현재 3심(대법원2015다665)에 계류 중으로, 현재까지 진행된 내용을 요약하면 다음 <표10>과 같다. <표9> 쟁점상표권의 소유권 관련 2심 판결문 일부 내용 (2심 판결문 p.23) (앞부분 생략) 다음과 같은 사정들을 종합하면, 위 2)항의 인정사실만으로는 2007.6.경 이 사건 상표사용계약서 작성 당시에 원과 피고 청구법인과 사이에 원고 주장과 같은 이 사건 상표지분에 관한 명의신탁약정 또는 재명의신탁 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. (2심 판결문 p.33) (앞부분 생략) 원고가 이 사건 상표의 실질적 권리자임을 전제로 원고와 피고들을 비롯한 계열사 사이에 상표 사용을 위하여 체결된 것이 아니라 2007.5.1.경 독립 조직이 된 전략경영본부의 운영비용 분담을 위하여 체결된 것인 점은 위 3의 가.항에서 본 봐와 같은바, 위와 같은 사정에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 피고들에게 이 사건 상표사용계약에 따른 상표사용료 지급의무가 발생한다고 볼 수는 없고, 다만, 피고들은 위 약정에 따라 위 비용분담약정일로부터 전략경영본부의 그룹 경영관리 등의 업무 종료 시까지 원고에게 위 비용분담약정에 의한 상표사용료 명복의 분담금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다. <표10> 쟁점상표권의 소유권 관련 소송 진행상황 일자 진행내용 ’07.
DD산업과 청구법인이 상표권 공동 등록·DD산업이 각 계열사(청구법인 포함)로부터 상표권 사용료 징취 ’12.
DD산업 상표권 사용료 인상[ ’12. 7월 이후 월매출액의 0.%(기존 0.%)] ’13.
DD산업 상표권 이전등록 등 민사소송 제기·원고: DD산업, 피고: 청구법인 외 2인 ’15.
DD산업 1심 패소: 상표권 공동등록은 명의신탁에 해당하지 않음 ’15.
DD산업 항소하여 2심 제기 ’18.
DD산업 2심 패소: 1심 판결과 동일(상표권 공동소유) ’18.
DD산업 항소하여 3심 계류 중
6. 상표권사용료 관련 과세처분 및 불복 이력은 아래와 같다.
(1) (과세관청의 과세) AA지방국세청 조사국(이하 “조사청”이라 한다)은 2010.0월경 청구법인에 대해 법인세통합조사를 실시한 후, 청구법인이 2007년경부터 2009년까지 DD산업에게 상표권사용료를 지급한 것을 특수관계자에게 금전을 무상제공한 것으로 보아 0,000백만원을 손금불산입(쟁점①)하고, DD산업이 같은 기간 계열사로부터 수취한 상표권사용료(00,000백만원)의 1/2에 대해 청구법인이 수취할 채권이 있음에도 이를 포기하여 DD산업에게 이익을 분여한 것으로 보아 00,000백만원을 익금산입(쟁점②)하여 법인세 00억원을 과세하였다.
(2) 청구법인은 위 과세처분에 불복하여 2012.6월경 조세심판원에 심판청구를 제기하였고, 조세심판원은 2016.2.24. 다음 <표12>와 같이 쟁점①에 대해서는 공동경비 한도 내의 금액은 손금산입하라는 취지의 재조사 결정을 하고, 쟁점②에 대해서는 인용결정을 하였다(조심2012서3039, 2016.2.24.). <표12> 조사청의 처분 내용 및 조세심판원의 결정 내용 조사청의 처분 내용(’07∼’09년 사업연도) 심판원 결정 내용
① DD산업에 지급한 상표권사용료를 업무무관비용으로 보아 71억원 손금불산입 (재조사) 공동경비 한도 내 손금산입
② DD산업이 계열사로부터 수취한 상표권사용료의 1/2에 대해 청구법인이 수취할 채권이 있음에도 이를 포기하여 DD산업에 이익을 분여한 것으로 보아 240억원 익금산입 (인용) DD산업이 타계열사로부터 수취한 금액은 상표권사용료가 아니라 그룹공통경비로 청구법인에 청구권한이 없음 (가) 조세심판원 결정서에 따르면 조세심판원은 민사소송 1심 판결(AA중앙지방법원2013가합***27, 2015.7.17.) 등을 들어 DD산업이 상표권사용료 명목으로 수취한 금원의 실질이 그룹 공동업무를 수행한 전략경영본부의 운영비용 분담금이라고 판단하였다. (나) 그에 따라 조사청이 쟁점①, ②금액의 실질을 상표권사용료로 보아 과세한 처분은 잘못이라고 인용결정을 하면서 다만, 그룹공통 업무를 수행하는데 소요된 경비는 공동경비의 손금산입 한도 범위 내에서 손금인정이 되어야 하므로 쟁점①금액에 대해서는 공동경비 손금산입 한도를 재조사하라고 결정하였다. (다) 불복대응 과정에서 조사청은 청구법인이 이 사건 상표권의 공동상표권자로서 다른 계열사들로부터 상표권사용료를 수취하지 않은 것에 대하여 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 쟁점②금액을 익금산입하여야 한다고 처분사유를 추가하기도 하였으나, 조세심판원은 당초 처분사유는 청구법인의 이익분여의 상대가 DD산업인데 반해 처분사유의 추가에 있어서 이익분여의 상대는 다른 계열사이므로 처분의 동일성이 유지되는 것으로 보기 어렵다는 점 등을 들어 처분청의 의견을 받아들이지 아니하였다.
7. 쟁점상표권 관련 상표사용계약 등은 아래와 같다.
(1) 채권단은 DDTTA가 2014.12월경 워크아웃을 졸업하였으나 이후에도 실적악화가 지속되자 2018.5월경 DDTTA를 중국 TTA 생산‧판매업체인 DWSS에 매각하였는데, DDTTA는 같은 달 청구법인, DD산업과 쟁점상표권에 대한 상표사용계약을 각각 체결하면서 다음 <표15>와 같이 상표권자에게 지급하는 사용료 총액을 ‘계약상표 관련 매출액×기간별 요율(0.05%～0.*%)’로 정하되, 청구법인과 DD산업에게 사용료 총액의 50%씩을 지급하기로 하였다. <표15> 청구법인과 DDTTA 간 상표사용료 계약(생략)
(2) 다만, 상표권소유권 관련 민사소송이 진행 중인 점을 고려하여 청구법인이 수취할 수수료는 향후 대법원의 확정판결 등에 따라 청구법인의 사용료청구권이 확정될 때까지 DDTTA 명의의 에스크로계좌에 예치하기로 하였으며, 이에 따라 2018년 사용료 0억원, 2019년 사용료 0.0억원이 에스크로계좌에 보관되어 있다.
(3) 한편, 위 상표사용료 협상 과정에서 DD산업은 사용료율 0.5%, 의무사용기간 20년을 제시하였고, DWSS는 사용료율 0.%, 의무사용기간 5년을 제시하였는데 협상 결과 양사는 사용료율을 다음 <표16>의 요율표와 같이 정하고 5년 간 의무사용 후 사용자인 DWSS의 의사에 따라 해지 가능한 것으로 계약을 체결하였다. <표16> DD산업과 DDTTA의 상표사용계약 협상안 변화 내용 시점 ’16.9.13. ’16.9.19. ’17.6.5. ’17.6.9. ’18.5월(최종) 구분 SS은행 최초요청 DD산업 최초제시 SS은행 중재안 DD산업 최종제시 계약 사용기간 5년 이상 5년 20년 20년 보장 영구 사용료율 합의 합의 0.% 0.5% 0.*% 해지권리
• - DWSS 해지가능 해지불가 5년 후 DWSS 해지가능
(1) DD산업은 계열사와의 상표사용계약을 매년 갱신하고 있으며, ASA항공(주)과도 2020.5.1.부터 2021.4.30.까지 매출액의 0.*%를 상표권사용료로 지급받기로 갱신계약을 체결하였다.
(2) DD산업은 계약체결 후 ASA항공(주)의 M&A를 추진 중이던 TTTHH산업개발의 요구로 2020.6월경 계약내용을 다음 <표17>과 같이 사용기간은 변경하였으나, 사용료율은 종전과 동일하게 0.%를 유지하였다. <표17> DD산업과 ASA항공(주) 상표사용계약 변경내용 구분 당초(’20.5.1.) 변경(’20.6.26.) 사용기간 ’20.5.1.∼’21.4.30. 주식매매계약 거래종료일부터 ’20.12.31.까지 사용료율 0.% 0.*% 기타 서면통지로 계약해지 가능
8. 공정위가 2019.12월 공시한 기업집단의 상표권 거래현황은 다음 <표18>과 같으며, 상표권사용료 거래금액은 다음 <표19>와 같이 2014년부터 매년 증가추세에 있음이 확인되며, 관련 자료에 따르면 DD산업(DDASA 기업집단)은 2018년 11개사로부터 상표권 사용료로 00,000백만원을 수입하였고, 수입금액의 산정기준은 ‘연결 연 매출액 × 0.%’로 확인된다. <표18> 공정위가 공시한 상표권 사용료 거래 현황(2018년 기준) 구분 집단수 수취회사 지급회사 유상거래 53개 상호출자제한 기업집단 21 34 341 공시대상기업집단 14 18 105 소 계 35 52 446 무상거래 상호출자제한 기업집단 26 39 196 공시대상 기업집단 17 19 95 소 계 43 58 291 53개 기업집단 중 10개는 계열사와 유상으로만, 25개는 유․무상 거래 혼재, 18개는 무상으로만 거래 * 무상거래의 이유: 상표권 직접개발, 매출액이 발생하지 않아 효익이 없는 경우 등 <표19> 상표권 거래금액 증가 현황 (개, 억원) 2014 2015 2016 2017 2018 집단수 금액 집단수 금액 집단수 금액 집단수 금액 집단수 금액 17 8,655 20 9,226 20 9,314 37 11,531 35 12,854
9. 통지관서는 쟁점금액을 계열사인 DD개발상사(주), DDJJJ화학(주), DDPRK(주), DD티앤엘의 총 매출액에서 ① 특수관계자에 대한 매출액, ② 광고선전비를 차감한 금액에 상표권사용료율 0.*% 6) 를 곱하여 산정하였고 그 내역은 다음 <표20>과 같으며, 통지관서는 과세사실판단 자문신청 시에는 DDMSS화학, NK, SHDDLRSR, SH금산DDLRSR, KDDDLR고분자재료에 대해서도 위와 동일한 방식으로 상표사용료를 계산하여 세액을 계산하였다가 세무조사결과 통지 시에는 상호를 공통으로 사용하는 등의 사유로 제외한 것으로 확인된다. <표20> 통지관서의 쟁점금액 산정 내역(생략)
10. 청구법인의 상세한 주장 내용은 아래와 같다.
(1) 부당행위계산 부인 제도의 취지 및 청구법인이 쟁점상표권 사용료를 수취하지 않아 조세부담을 회피하거나 경감시킨 경우로 볼 수 있는지 (가) 부당행위계산 부인 제도는 법인이 특수관계에 있는 자와의 거래에서 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 아니하고 법인세법 시행령에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시킨 것으로 인정되는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도이다(대법원 2018.8.30 선고 2015두56458 판결 등 참조). (나) 그러나 이 건은 청구법인이 특수관계인에게 이익을 분여하고, 청구법인의 소득을 감소시켜 세부담을 회피하고자 부당하게 상표사용료를 수취하지 않은 경우가 아니므로 부당행위계산 부인 규정을 적용할 수 없다.
(2) 법률적 분쟁으로 쟁점상표권의 소유가 불확정 상태이고, 이로 인하여 권리행사에 제한을 받고 있다. (가) 쟁점상표권이 재산적 가치가 있는 자산이며, 이를 다른 사람이나 법인에게 사용하게 할 경우 대가를 수취하는 것이 합리적이라는 데는 청구법인도 기본적으로 동의한다. (나) 그러나 이는 쟁점상표권을 확정적 보유가 전제되어야 하는데, 쟁점상표권은 소유권 분쟁 중이므로, 통지관서가 청구법인이 쟁점상표의 공동등록자라는 사실만으로 쟁점상표의 확정적 소유자임을 전제하여 쟁점금액을 익금산입한 것은 부당하다. (다) 상표권자로 등록된 경우에도 다른 사람이 그 권리를 다툴 수 있으며, 법원이 최종 판단할 때까지 권리귀속 관계도 확정된 것이 아니며, 쟁점상표권은 DD산업이 단독소유를 주장하며 청구법인 명의 상표등록의 이전을 요구하는 소송을 제기하여 현재 대법원에서 소송이 진행 중이며, DD산업은 쟁점상표의 단독 소유권자임을 주장하며 다음 <표21>과 같이 현재까지도 지속적으로 청구법인과 그 특수관계인에게 상표사용료의 지급을 요구하는 공문을 발송하고 있어 청구법인의 상표사용료 청구권 역시 다툼의 대상이라는 점에서 상표사용료라는 권리가 확정된 것으로 보아 이를 익금에 산입할 수 없다. <표21> DD산업의 청구법인에 대한 “상표사용료 청구건” 문서(생략) (라) 쟁점상표권 공유에 따라 사용권 부여의 법률상 제한이 있다.
① 상표법제93조제3항에는 “상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.”고 규정되어 있어, 청구법인이 쟁점상표의 공유자로서 사용권을 부여하려면 나머지 공유자인 DD산업의 동의를 받아야 하나, DD산업의 단독소유 주장으로 동의를 받을 수 없는 상황이므로 법률상 제한이 있다.
② 통지관서는 청구법인이 DDTTA와 체결한 상표사용계약을 들어 마치 특수관계인과 달리 처리한 사례인 것처럼 주장하나, 이는 다음과 같은 사정을 고려하지 않은 채 특수관계 여부 및 계약체결 여부의 차이만을 부각하고자 의도한 것으로 사료된다. ㉮ DD산업 그룹의 재무구조개선을 위하여 SS은행이 DDTTA를 외부(DWSS)에게 매각을 추진하였으나, DD산업이 이에 협조하지 않았고, 매각 과정에서 이슈 중 하나가 “DD”상표권의 계속 사용 여부였다. ㉯ 매각 후에도 계속 “DD”라는 상표를 사용하려면 상표권의 공유자인 청구법인과 DD산업 동의가 필요하였으나, DD산업이 자신의 단독소유임을 주장하며 상표사용계약 체결을 거부하고, 무리한 사용료를 요구하자 SS은행은 곤혹스러운 상황에 처하게 되었다. ㉰ 이에 SS은행은 매각의 성공을 위하여 청구법인과 DD산업에게 일단 공동으로 상표계약을 체결하되 상표권의 귀속에 관하여 법원에서 소송중인 사정을 고려하여 청구법인이 수취할 사용료를 에스크로우(Escrow) 계좌에 계속 보관하고, 향후 위 소송이 확정될 때 그 판결의 내용에 따라 해당 금원의 귀속자를 정하자고 제의하였고 이에 따라 계약을 체결하게 되었다. ㉱ 이와 같이 특수관계에 있지 않은 DDTTA와의 상표사용계약을 살펴보더라도 청구법인의 쟁점상표권 및 상표사용료 청구권 귀속의 불확정 문제로 인해 그 행사에 제한이 있으며, 해당 사용료 역시 확정적으로 청구법인에게 귀속되지 않을 뿐만 아니라, 계약 체결 자체가 DD산업의 단독소유 주장으로 인해 원칙적으로 불가능하고 SS은행이라는 외부의 힘이 작용하는 특수한 경우에나 예외적으로 가능하였음을 확인할 수 있다. ㉲ 공정위 공시 사례(2019.12월)를 통한 다양한 상표권 사용거래 형태 확인한 바, 앞의 “<표19>”와 같이 59개 대상 기업집단 중 상표권 사용거래를 하는 것은 53개 기업집단이며, 그 중 10개는 계열사와 유상으로만, 18개는 무상으로만, 25개는 유·무상 거래가 혼재되는 등 다양한 모습인데, 유상으로 거래하는 35개 기업집단 내 계열회사 1,534개 중 사용료를 지급하는 계열회사는 446개로서 29.1%에 불과하고, 공정위는 공시한 상표권 사용거래를 통하여 i) 같은 그룹 내에서도 각 계열사에 따라 사용료율에 차이가 있고, ii) 평가법인·회계법인 등에 의뢰하여 사용료율을 산정하며, iii) 지급회사의 업종·브랜드 사용으로 발생하는 효익을 고려하여 산정한다고 분석하고 있다.
③ 위에서 본 바와 같이 청구법인이 상표사용권 부여나 사용료 수취에 있어서 특수관계인과 비특수관계인에 대하여 경제적 합리성 없이 차별적으로 취급한 사실이 없으며, 상표사용계약을 빙자하거나 그 형식을 남용하여 부당하게 특수관계인에게 이익을 분여한 사실도 없는바, 이에 대해 부당행위계산 부인을 적용하는 것은 위법 부당하다. (마) 따라서 쟁점상표의 권리자로 청구법인이 등록된 것만으로는 청구법인이 권리자로 확정된 것으로 보기 어렵고, 대법원의 확정 판결 시까지 청구법인의 권리는 불확정적인 상황이며, 대법원은 “법인세법상 어떠한 채권이 발생하였을 경우 이를 익금에 산입할 것인지 여부를 판단함에 있어 그 채권의 행사에 법률상 제한이 없다면 일단 권리가 확정된 것으로서 당해 사업연도의 익금으로 산입되는 것”이라고 판시(대법원 2005.5.13. 선고 2004두3328 판결 등)하여 권리의 존부나 귀속에 관한 법률상 다툼이 있는 경우 이는 불확정된 것으로 보아 익금으로 산입하지 않음을 명확히 밝힌 바 있음에도 통지관서가 청구법인의 쟁점상표권에 대한 법률적 분쟁이 계속되는 사정 등을 도외시한 채 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 쟁점금액을 익금에 산입하여 한 과세예고통지는 명백히 위법하다.
(3) 청구법인 계열사 입장에서 쟁점상표 사용계약 체결에 대한 의사결정 시에는 다음과 같은 고려할 사항이 있다. (가) (이해상충에 따른 법적 문제) 상표사용료의 수취는 상표권자와 사용자 사이의 이해상충이 첨예하게 발생되는 것이고, 특히 이 건과 같이 청구법인이 그 계열사들의 지분 100% 또는 50%를 보유한 모자회사인 경우에는 상표사용계약을 체결하여 상표사용료를 받을 경우, 상법상 자기거래로서 각 당사자들은 이사회의 사전승인(재적이사 2/3 이상의 가중요건)을 받아야 할 뿐만 아니라 그 계약 내용과 절차가 공정하여야 하며(상법제398조), 상표사용료 금액 수준에 따라 대규모 내부거래에 해당할 경우 공정거래법상 이사회 사전승인 및 공시절차도 준수해야 한다(공정거래법 제11조의2). 더욱이 청구법인과 DD산업 사이에 쟁점상표 소유에 관한 소송이 계속 중인 상황에서, 상표를 사용할 계열회사의 이사회 입장에서는 권리 소유에 다툼이 있는 청구법인과 상표사용계약을 체결하여 상표사용료를 지급하도록 승인하는 것 자체로 문제될 소지가 있으므로 쟁점상표권 소송이 확정되는 것을 기다릴 수밖에 없는 상황이다. (나) 상표사용의 근거 및 사용료 지급의 필요 여부에 대한 충분한 검토가 필요하며, 특수관계인인 청구법인에게 이러한 검토 없이 사용료를 지급하여 특수관계인이 부당하게 이익을 얻게 된다면, 그 사용자인 계열회사는 부당행위계산 부인 규정의 적용을 받을 뿐만 아니라 이러한 검토도 없이 상표사용료 지급을 결정한 이사는 회사에 대한 배임으로 인해 법적 책임을 부담할 우려도 있다. (다) 다른 이해관계인(합작회사의 상대방 당사자)과의 관계
① 합작회사인 DDPRK(주)의 경우에는 합작 상대방 당사자와의 관계도 고려하지 않을 수 없는 바, 상대방 선임 이사가 이사회에서 청구법인의 상표사용료 수취에 관하여 이의를 제기할 가능성이 높기 때문이다.
② 이 건 세무조사 과정에서 다른 합작회사들의 경우(DDMSS화학, SHDDLRSR, NK, 일조)는 합작당사자들 상호간 모두 상표사용료를 수취하지 않음을 이유로 제외되었는바, DDPRK(주) 역시 청구법인과 NK JSR이 각 50% 지분을 소유하고 있는 합작 법인이다.
③ DDPRK(주)의 경우에도 2005.12.9. 합작투자계약(Joint Venture Agreement)상 청구법인 상표 사용에 관한 명시적 조항은 없으나, 다음 사정에 비추어 무상사용을 상호 합의한 것으로 이해된다. ㉮ 계약 당시 청구법인의 상표 사용에 대해 합작회사인 DDPRK(주)이 사용료를 지급하고자 하였다면 JSR 역시 합작회사의 상호에 JSR을 포함시킨 후 사용료를 받고자 하였을 것이다. ㉯ 그러나 합작회사의 상호에 청구법인 상표인 “DD”만 포함시키고, JSR의 상표를 포함하지 않은 것은 상표 사용과 무관하게 상호간 사용료를 지급하지 않기로 합의하였기 때문이다. ㉰ 또한, 합작투자계약상 사용료 면제(Royalty-free) 조항을 명시적으로 규정하지 않았으나, 합작투자계약 제10조는 본 합작투자계약에서 정하지 않은 중요사항에 대해서는 청구법인과 JSR의 협의를 거쳐 정한 후 서면으로 입증하도록 규정하고 있다. ㉱ 합작투자회사의 청구법인에 대한 상표사용료 지급에 관하여 청구법인과 JSR 사이에 서면 합의한 바 없으므로 이러한 합의 없이 일방적으로 청구법인이 사용료를 수취할 수는 없다.
④ 각 50% 지분을 소유하는 합작투자계약의 경우에는 특히 상호평등의 원칙을 당연한 전제로 하는바, 청구법인이 일방적으로 사용료를 수취할 경우 JSR에 비하여 이익을 더 얻는 결과가 되어 각 5:5 합작투자의 취지에도 반하며, 이는 이사회에서 논쟁 기타 불필요한 분쟁을 초래할 수 있음을 고려하여 청구법인과 상표사용계약의 체결 여부 및 사용료 수취 여부를 결정하여야 한다. (라) 따라서, 상표를 사용하는 특수관계인의 입장을 전혀 고려함이 없이 단순히 상표권자로서 상표사용료를 받아야 한다는 이유만으로 통지관서가 상표권자인 청구법인에 대해 부당행위계산 부인 규정을 적용할 경우, 향후 각 상표권자와 상표사용자 사이의 의사결정에 왜곡을 초래하게 되며, 오히려 상표사용자가 상표권자에게 이익을 분여하는 결과도 발생할 수 있음을 감안해야 할 것이다.
(4) 청구법인의 상표권 행사 의사와 관련한 통지관서의 판단과 이에 대한 반박 (가) 통지관서는 청구법인이 쟁점상표권의 공유자로서 쟁점상표를 사용하는 계열사 등에 대하여 손해배상청구나 부당이득반환청구 소송, 사용금지 가처분 등의 어떠한 조치도 취하지 않았음을 들어 정상적인 상표수수료 수취의사가 없다고 보고 이를 이익분여의 한 근거로 판단하였다. (나) 그러나 다음 <표22>의 그간의 쟁점상표권 관련 분쟁의 경과를 간단히만 살펴보더라도 통지관서의 판단은 사실관계를 도외시한 것이고 타당하지 않음을 알 수 있다. <표22> 쟁점상표권 관련 분쟁의 경과(생략) (다) 위 사실관계를 통해 다음 <표23>과 같이 청구법인이 쟁점상표권의 권리관계와 행사에 관하여 검토하였으나, DD산업의 소송 제기로 인하여 제한을 받게 된 사정을 잘 확인할 수 있다. <표23> 청구법인의 쟁점상표권 권리관계 행사 검토 내용
• DD산업 상표권의 귀속과 무관하게 그룹 총괄기능을 수행하던 전략경영본부의 비용을 계열사에게 분담시키고자 상표사용료 명목 금원 수취
• DDASA그룹에 대한 SS은행의 재무구조 개선약정에 따라 청구법인이 그룹의 지배를 벗어나 독자 경영을 하게 된 이후부터 상표권 귀속과 위 금원지급의 정당성에 대한 검토를 개시
• 특히, 2012년도 조사청의 청구법인에 대한 세무조사 과정에서 상표사용료 명목으로 DD산업에게 지급하던 금원의 실질적 성격이 문제
• 결국 쟁점상표권의 공유자인 DD산업 및 청구법인 모두 상표사용료를 수취하지 않던 상황
• 청구법인이 상표권의 실태를 파악하고, DD산업의 상표사용료(전략경영본부 비융) 지급 요구 거부 등 그 권리행사를 검토하던 중 DD산업이 상표권 소송을 제기하여 단독소유를 주장하며 현재까지 사용료 지급을 지속적으로 요구 (라) 이렇듯 통지관서의 주장처럼 청구법인에게 쟁점상표권 권리행사 의사가 없는 것이 아니라 오히려 2012년부터 청구법인은 적극적으로 그 귀속 관계를 파악하고, 행사를 검토하여 왔음을 확인할 수 있다. (마) 부당행위계산 부인 적용과 관련하여 경제적 합리성에 대한 판단은 해당 행위에 대한 특별한 사정 등과 동일 행위를 장기간에 걸쳐 하였다면 시기별로 특별한 사정이 있었는지를 고려하여야 한다.
① 청구법인의 부당행위계산 부인 적용관련 경제적 합리성 판단에 대한 시기를 구분하면 아래와 같다. ㉮ DD산업이 사실상 그룹 계열사들을 모두 지배하며 상표사용료를 명목삼아 전략경영본부 비용을 분담시키던 시기(2007년부터 2010년까지) ㉯ 청구법인이 독자 경영을 시작하면서 상표권에 관하여 비로소 별도 검토를 진행하고, 이러한 청구법인에 대해 DD산업이 이의를 제기하며 분쟁이 초래되던 시기(2012년 이후) ㉰ DD산업이 소송을 제기하여 공식적으로 법률적 분쟁이 시작되고 지속되는 시기(2013년 이후 현재까지)
② 통지관서의 이 건 부당행위계산 부인 규정 적용은 위 ③의 시기에 대한 것이므로 법률적 분쟁 대상인 청구법인에게 쟁점상표권 및 그 사용료 수취권이 확정적으로 귀속되는지, 그 행사에 제한이 있어 사용료 미수취에 경제적 합리성이 인정되는지 여부를 검토하여야 한다. ㉮ 각 시기별로 사실관계나 사정들이 전혀 다르므로 애초부터 상표사용료를 청구하지 않았다는 점을 들어 청구법인에게 상표권 권리행사의 의사가 없다고 단정하고, 이를 이유로 경제적 합리성이 결여되었다고 판단할 수는 없다. ㉯ 또한, 손해배상청구나 부당이득반환청구 소송을 제기하거나 가압류 내지 가처분 등 보전처분을 신청하더라도 그 청구의 기초가 되는 권리인 상표권 및 상표사용료 청구권 자체가 분쟁의 대상으로 확정적 귀속 여부가 다투어지고 있는 상황에서 위 소송이나 보전처분이 진행될 수도 없다. ㉰ 청구법인이 손해배상청구나 부당이득반환청구 소송을 제기하면 해당 재판부는 쟁점상표권 소송과 모순되거나 배치되는 결과가 발생하지 않도록 쟁점상표권 소송이 최종 확정될 때까지 지켜본 후 그 결과에 따라 진행할 가능성이 높으며, 소송의 상대방 역시 당연히 이러한 권리의 확정적 귀속 여부가 문제됨을 지적하면서 상표권 소송이 확정될 때까지 기일진행의 연기를 요청하는 것이 통상적이다. ㉱ 이렇듯 명확히 예상되는 재판 진행이나 소송전략 등을 무시한 채 이론적으로 손해배상청구나 부당이득반환청구, 보전처분 등의 제기를 하지 않았다는 이유만으로 상표권 권리행사의 의지가 없다고 단정할 수도 없다.
(1) 청구법인은 과세관청으로부터 이 건 세무조사 이전에 2차례 세무조사를 받은 바가 있으며, 그 주요 경과는 다음과 같다. (가) 2012년도 세무조사(이하 “1차 조사”라 한다) 경과
① 조사청은 청구법인이 ‘DD산업이 DDASA그룹의 계열사들로부터 지급받은 상표사용료’에 대한 1/2의 권리가 있으나 이를 포기하고 DD산업이 단독으로 사용료를 수취하도록 하여 2007년부터 2009년까지 사업연도에 이익을 분여한 000억원을 익금산입하는 내용으로 조사하여 관할세무서에 통보하였고, 관할세무서장은 2012.4.25. 통보받은 내용에 따라 청구법인에게 법인세 등을 부과하였다.
② 청구법인은 2012.6.8. 위 처분에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 제기하였고, 조세심판원은 2016.2.24. 다음 <표24>와 같이 청구법인의 청구를 상당부분을 인용하였다. <표24> 조세심판원 결정문[조심2012서***9, 2016.2.24.] 일부 DD산업이 다른 계열사로부터 수취한 쟁점 ② 금액은 쟁점상표 사용료가 아닌 전략경영본부의 운영경비인 점, 쟁점상표의 공동 상표권자인 청구법인과 다른 계열사들이 쟁점상표 사용료에 대한 계약 또는 협의가 없었던 점 등에 비추어 쟁점 ② 금액에 대한 당초 처분을 유지하여야 한다는 처분청의 의견은 받아들이기 어렵다 할 것이다. (나) 2016.1.29. 세무조사(이하 “2차 조사”라 한다) 경과
① 조사청은 청구법인이 2010년부터 2014년까지 사업연도에 계열사들로부터 쟁점상표권의 사용대가를 수취하지 않은 것과 관련하여 법인세법에 따른 부당행위계산부인 규정을 적용할지를 검토하였으나 1차 조사에 따른 조세심판원 결정이유 등을 참고하여 별다른 조치를 하지 않았다.
② 한편, 통지관서는 1차 세무조사와 이 건은 ‘사업연도, 권리관계, 이익분여 대상이 상이하다’고 주장하면서도, 2차 세무조사에서 이 건과 동일하게 특수관계인인 계열회사로부터 상표사용료를 수취하지 않은 사실에 대해 부당행위계산부인을 적용하지 않은 점은 다투지 않고 있다.
③ 비록 1차 세무조사의 경우 통지관서의 주장처럼 이 건과 상이한 부분이 있다 하더라도 2차 세무조사에서는 이 건과 동일한 사실관계와 쟁점에 대해 부당행위계산 부인을 적용하지 않았고, 이에 따라 향후에도 청구법인이 특수관계인인 계열회사로부터 상표사용료를 수취하지 않은 사정이 유지되어 온 점을 명확히 고려해야 한다.
(2) 청구법인의 조사청의 2차 세무조사 결과 쟁점상표권 사용료 미수취에 따른 과세하지 않겠다는 신뢰 및 이 건 세무조사 결과 통지에 따른 신의성실(신뢰보호) 원칙 위반 (가) 청구법인은 2차 세무조사를 통해 DD산업과의 상표권 소유에 관한 분쟁으로 인하여 청구법인과 계열회사 양측 모두 상표사용료를 수수하지 않는 것에 대한 경제적 합리성이 인정되고, 결국 위 분쟁이 종국적으로 확정된 이후 이를 결정하더라도 세무상 이슈가 되지 않을 뿐 아니라 오히려 이해상충에 따른 각 입장을 고려할 때 보다 더 적합하다는 신뢰를 가지게 되었고, 이에 따라 업무를 수행하였음에도 이 건 세무조사를 통하여 갑자기 이러한 신뢰가 뒤집어지고, 세무상 불이익까지 입는 상황에 처한 것이다. (나) 더욱이 앞서 살펴본 사정들에 비추어 보면 2차 세무조사 당시 조사청의 입장이 법률적으로 타당하다는 점에서, 통지관서가 이 건 세무조사를 통해 이를 번복할 경우에는 다른 사정이나 사실관계의 변경, 법률 기타 관련 규정의 변경 등을 근거로 제시해야 할 것이다. (다) 그러나 과세요건의 기초사실에 관하여 아무런 변경이 없고, DDTTA와 상표사용계약 체결은 오히려 청구법인의 상표권 귀속 및 권리행사에 대한 제약이 존재함을 더욱 명확히 보여준다는 점에서 이 건 통지관서의 세무조사 결과 통지의 위법부당성을 확인해 줄 뿐이다. (라) 구체적인 신의성실(신뢰보호) 원칙 요건 검토
① (과세관청의 공적 의견 표명) 과세관청은 1차 세무조사 당시 쟁점상표 사용료 미수취에 관하여 인식(조세심판원 심리 단계에서 처분사유로 추가)하였고, 2차 세무조사에서도 과세여부를 검토하였으나 부당행위계산 부인 규정을 적용하지 않음으로써 청구법인의 다른 계열사에 대한 상표사용료 미수취가 경제적 합리성이 인정되어 부당행위계산부인 적용 대상이 아님을 공적으로 표명하였다.
② (보호가치 있는 납세자의 신뢰) 과세관청의 견해 표명은 2차례 세무조사 및 조세심판원의 불복절차 등을 거치면서 쟁점상표권 소유에 관한 분쟁 경과, 상표권의 공유관계 등에 관하여 충분히 사실관계 및 법적 검토를 거쳐 이루어진 것이며, 이 과정에서 청구법인이 사실을 은폐하거나 허위자료를 제공한 바도 없으므로 과세관청의 견해 표명에 관한 청구법인의 신뢰는 보호가치가 있다.
③ (신뢰에 기한 납세자의 행위) 쟁점상표 소유권 분쟁의 종결로써 법률관계 일체 해소 기대 및 이에 따른 향후 쟁점상표권 사용계약 체결을 고려하고 있다.
④ (견해표명에 반하는 처분 및 이에 따른 불이익) 통지관서는 과세관청의 기존 견해표명과 달리 청구법인이 계열사로부터 상표사용료를 미수취한 사실에 대하여 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 이 건 통지를 하였는바 기존 견해표명과 어긋나며, 청구법인의 정당한 신뢰에 반하여 경제적 불이익을 받게 하는 것이다.
11. 통지관서의 상세한 주장 내용은 아래와 같다.
(1) 청구법인은 쟁점상표의 공동소유자로서 상표를 사용할 독점적․배타적 권리를 가지고 있다. (가) 상표권이란 상표권자의 독점적ㆍ배타적 권리로서 그 상표에는 상표권자가 상당한 자본과 노력, 시간을 투여하여 형성해 온 신용이 화체되어 있어 우리 법제도인 상표법과 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등을 통해 널리 알려진 재산적 가치가 있는 상표권을 보호하고 있다(대법원 2017.6.29. 선고 2017두38461 판결 참조). (나) 이러한 상표권은 특허청에 상표등록이 있어야 발생하는 권리인데, 청구법인은 2007년경 쟁점상표를 DD산업과 공동명의로 등록하여 현재까지도 상표등록이 유효하게 존속되고 있다. (다) 쟁점상표의 이전등록이 그룹 차원의 결정에 따라 전략경영본부의 주도 하에 이루어진 것이기는 하나, 청구인은 법무법인의 자문을 거쳐 정상적으로 이전등록절차를 이행하였고 그 과정에서 등록상표 명의변경 비용도 직접 부담 7) 하였다. (라) 쟁점상표의 소유권과 관련한 민사소송에서 1심 법원은 청구법인이 쟁점상표의 실질적 소유자임을 인정하였고 2심 법원에서도 원심이 그대로 유지되었으므로, 비록 해당 사건이 현재 3심에 계류 중이기는 하나, 법원이 전심의 판결을 모두 뒤집어 청구법인의 쟁점상표권 지분이 명의신탁된 것이라고 확정하지 않는 한, 청구법인은 여전히 쟁점상표의 공부상 소유자로서 상표를 사용할 독점적ㆍ배타적 권리를 가지고 있다. (마) 또한 청구법인이 이 건 청구에서 쟁점상표권 소송으로 그 소유권이 불분명하다고 주장하는 것은 현재의 공부 현황과 소송과정에서의 본인 주장에도 정면으로 반하는 것이다.
(2) 대가 없이 상표 사용을 허락하는 것은 합리적인 거래가 아니다. (가) 상표를 출원·등록한 상표권자는 자신이 보유한 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있고, 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다(상표법제97조제1, 2항). (나) 또한 상표권자는 상표를 사용할 독점적·배타적 권리를 가지고 있으므로, 그 상표가 경제적으로 전혀 가치 없는 상표가 아닌 한 상표권 사용 허락에 따른 사용료를 수령하는 것이 경제적 합리성이 있는 거래라고 할 수 있고, 아무 대가 없이 상표 사용을 허락하는 것은 합리성을 결한 비정상적 거래행위라고 보아야 한다(AA고등법원 2017.12.13. 선고 2016누75946 판결 참조). (다) 앞서 살펴보았듯이 청구법인은 쟁점상표권의 1/2 지분을 자신의 명의로 등록한 자이며, 청구법인 계열사들이 쟁점상표를 사용하고 있는 것은 청구법인이 보유한 쟁점상표권을 계열사들이 사용할 수 있도록 실질적 통상사용권을 설정한 것과 다름이 없다. (라) 통상사용권을 부여받은 계열사들은 그 상표가 경제적으로 전혀 가치가 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 상표권자인 청구법인에게 상표 사용에 대한 대가를 지급하여야 하는데, ‘DD’ 등 쟁점상표가 상당히 높은 인지도를 가지고 있는 상표라는 점으로 보면 ‘DD’의 상표권자가 그 상표를 다른 사람에게 사용하도록 하면서도 아무런 대가를 수령하지 않은 것은 합리적인 경제인의 입장에서 이례적이고 부자연스럽다.
(3) 상표권자가 타인에게 상표사용을 허여하는 경우, 소유권 분쟁 등으로 권리행사에 제약이 예상되는 경우라도 공부상 소유권을 근거로 사용료를 수취하기 위한 조치를 취하는 것이 사회통념에 부합할 것이다. (가) 상표권자가 타인에게 상표 사용을 허락하고 그에 대한 대가를 청구할 수 있음에도 무상대여와 같은 상태로 방치하거나 이를 면제하는 것은 사회통념이나 관습에 비추어 볼 때 합리적인 경제인이 취할 정상적인 거래로 볼 수 없다(대법원 1989.1.17. 선고 87누901 판결 참조). (나) 청구법인은 2012.2월경 DD산업 계열사에게 상표사용료 지급청구 공문을 발송하는 등 쟁점상표의 공동소유자로서 권리행사를 위한 조치를 취한 사실이 있을 뿐만 아니라, 2018.5월경 DDTTA와 상표사용계약을 체결하기도 하였고, 동 계약에는 DDTTA는 청구법인에게 사용료 총액의 50%를 지급하기로 하되, 쟁점상표의 소유권과 관련한 민사소송이 진행 중인 점을 고려하여 청구법인에게 지급할 수수료를 에스크로계좌에 예치하기로 하여, 해당 에스크로계좌에는 2018년 사용료 0억원과 2019년 사용료 0.0억원이 예치되어 있다. (다) 이와 같이 청구법인은 제3자와의 거래에 있어서는 쟁점상표사용료를 수취하기 위한 구체적인 조치를 취해온 반면, 청구법인 계열사를 상대로는 상표 사용을 허여하면서도 상표권 소송이 있기 전부터인 2007년경 이후 현재까지 사용료 수취를 위한 어떠한 조치도 취하지 않았다.
① 청구법인은 청구법인이 단독으로 쟁점상표에 대한 사용권을 설정하고 그 사용료를 수취하는 것이 상표법상 불가능하다고 주장하나, 이는 청구법인의 동의요청 사실과 DD산업의 ‘부동의 사실’이 전제되어야 성립 가능한 것인데, 청구법인은 DD산업에 상표사용계약에 대한 동의를 구하거나 부동의를 통보받은 사실이 없다. ㉮ 청구법인은 쟁점상표권 소송 이전에도 DD산업에게 상표사용계약 동의를 구하거나 계열사에 사용료를 청구를 한 사실이 없다. ㉯ 청구법인은 2007년 쟁점상표권을 취득하였고, DD산업과의 계열분리는 2010년, 상표권 소송은 2013년에 시작되었다. 따라서 소송으로 양사의 분쟁이 표면화 되어 이후에는 동의가 불가능하다고 가정하더라도 소송 이전에도 청구법인은 상표사용계약 사실이 없고, DD산업에 동의를 구한 사실도 없다. ㉰ 그간의 사실관계를 보자면, 2007.4월 청구법인, DD산업 양사에서 공유지분대로 상표사용료를 수취하는 방안을 검토하였다가, 그룹의 결정에 따라 DD산업이 단독으로 사용료를 수취하는 것으로 정한 것일 뿐, 청구법인은 당초부터 상표권자로써 사용료를 수취할 의사나 행위가 없었다.
② 청구법인은 상표권 침해에 대한 손해배상 청구권한을 가지고 있음에도 현재까지 청구사실이 없다. ㉮ 상표사용료에 대한 현재의 사정을 보더라도, DD산업 계열사 및 청구법인 계열사는 상표권자인 청구법인의 동의 없이 상표를 사용하고 있으며, DD산업의 경우 청구법인의 동의 없이 계열사와 상표사용계약을 맺고 사용료를 수취하고 있다. ㉯ 이러한 경우 청구법인은 상표법제109조【손해배상의 청구】, 제110조【손해액의 추정】에 따라 상표권을 침해한 계열사에게 같은 조 제4항에 따라 ‘그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액’을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있으며, 사용금지 가처분이 가능하다. ㉰ 실제로 청구법인은 2012.3월 계열분리 후 DD산업이 미지급한 상표사용료를 재차 청구하자 이에 응하지 않고 상표권자로서 DD산업 계열사인 ASA항공(주), DDTTA, ASAIDT(주) 및 DD산업과 상표사용계약을 맺은 (주)XXRR카를 대상으로 상표사용에 대한 협의요청, 상표권 무단사용에 따른 손해배상청구를 예고하는 ‘상표사용료 지급청구’ 공문을 발송한 사실이 있다. ㉱ 즉, 청구법인은 자신이 진정한 상표권 공유자로서 손해배상 청구권한이 있다고 본 것인데, 이후 현재까지 합리적인 이유 없이 손해배상이나 부당이득금반환청구 소송 제기 등 상표법상 청구권한을 이행하고 있지 않다.
③ 청구법인은 “공유자 부동의로 상표사용계약 및 수수료 수취 불가” 즉, 정상적인 수수료 수취 의사는 존재하나 DD산업의 원인으로 불가한 사정이 있었음을 주장하면서도, 반대로 DD산업이 청구법인의 부동의에도 단독으로 상표사용계약 및 사용료를 지급받는 것에 대하여는 손해배상청구 등 상표법상 권리를 행사하는 합리적인 대응이 없었고 차선으로 사용료를 수취할 수 있었음에도 아무런 대응이 없었던 사실로 보아 정상적인 사용료 수취 의사가 존재하였다는 주장은 신뢰할 수 없다.
④ DDTTA에 대한 DD산업과 상표사용료 공동계약 사실을 보더라도 청구법인의 소극적 부작위는 극명하게 확인된다. ㉮ 청구법인은 DDTTA에 대한 상표사용료 공동계약 사례에 대하여 소송으로 상표권의 귀속이 불분명하여 SS은행이라는 외부의 힘이 작용하는 예외적인 상황에서나 상표계약이 가능하다고 주장한다. ㉯ 해당 사례로 이해할 수 있는 것은 i) 제3자가 인지 8) 하는 쟁점상표의 소유자는 공부상 소유자인 청구법인과 DD산업 공유라는 점과, ii) 청구법인은 사용료 수취에 있어 소극적 입장이었고 제3자의 힘, 즉 제3자의 정상적인 판단에 따라 청구법인이 사용료계약에 참여하였다는 점이다. ㉰ 즉 청구법인은 쟁점상표의 공유자임에도 해당 공동계약 협상에 나서거나 적극적으로 권리행사를 주장한 사실이 없고, 오히려 소극적인 대응으로 일관하다 SS은행과 DD산업의 협상결과에 따라 계약당사자로 사용료를 수취하게 된 것이다. ㉱ 이렇듯 DDTTA에 대한 쟁점상표권 공동계약 사례는 이례적인 사건이 아니라 상표권 사용자, 공동 소유권자 간의 지극히 당연한 계약구조이며, 상표권 소송 중이라도 성립이 가능한 계약구조이다. (라) 법원의 판결(AA행정법원2017구합59260, 2020.5.1.)에서는 은행업을 영위하는 원고가 계열사에게 원고 소유의 상표 사용을 허여하고 사용료를 수취하지 않은 사안에서 “원고가 상표사용료를 수취하는 것이 은행법에 위반될 수 있어 경제적 합리성이 있다”고 주장한 데 대하여 “상표권자를 변경하는 등 사용료 수취를 위한 어떠한 조치도 취하지 않은 것은 이례적”이라고 하여 원고 주장을 받아들이지 않은 사실이 있다.
(4) 위와 같은 법원의 판단 및 청구법인이 그간 제3자를 상대로 상표사용료를 수취하기 위해 조치를 취해온 점 등으로 볼 때, 쟁점상표의 소유권 분쟁 사정만으로는 청구법인이 청구법인 계열사로부터 쟁점상표의 사용료를 지급받지 아니한 데 경제적 합리성이 있다고 단정할 수 없다.
(1) 특수관계인으로서도 쟁점상표 사용에 대한 대가를 지급하는 것이 정상적인 판단이다. (가) 청구법인은 쟁점상표권 소송으로 소유권 귀속이 명확하지 않아 상표 사용료를 지급하는 특수관계인의 입장에서 이사회의 승인 등 절차 이행 가능성이 불분명하다고 주장한다. (나) 그러나 DDTTA의 사례에서 보듯이 관련 소송과 무관하게 청구법인이 쟁점상표의 공유자이고, 특수관계인들이 청구법인의 쟁점상표를 실질적으로 사용하고 있다면 사용료를 지급하는 것이 당연한 것임에도, 소송을 이유로 공정거래법상 내부거래에 대한 이사회의 사전승인 등의 절차 이행이 불가능하다는 주장은 납득할 수 없다.
(2) DDPRK(주)의 합작회사 이해관계 고려는 상표사용료 미수취의 합리적 이유로 볼 수 없다. (가) 청구법인은 특수관계법인 DDPRK(주)의 경우 NKJSR과 각 50% 지분으로 공동 설립한 합자법인으로 JSR이라는 상표는 사용하지 않는데 청구법인이 쟁점상표 사용료를 받는다면, 일본JSR에서도 상표에 JSR을 포함하도록 하고 사용료를 받았을 것이라는 가정 등을 이유로 이 건 부당행위계산 부인이 부당하다고 주장한다. (나) 그러나 청구법인의 다른 합작회사 9) (DDMSS화학, SHDDLRSR, NK, 일조)와 달리 DDPRK(주)의 경우 쟁점상표를 단독으로 사용 중이며, 합작투자계약서상 사용료 면제 조항도 없음에도, JSR의 입장만을 일방적으로 추정하고 근거 없이 가정한 주장일 뿐, DDPRK(주)가 쟁점상표를 사용하고 있는 이상 이에 대한 사용료 수취는 당연한 것이다.
(1) 1차 세무조사에서 과세한 사례와 이 건에서 과세하려는 쟁점의 원인 사실관계가 다르다. (가) 1차 세무조사에서는 조사청은 2007년부터 2009년까지 사업연도에 DD산업이 수취한 상표사용료의 1/2에 대하여 공유자인 청구법인이 청구할 수 있음에도 청구하지 않은 데 대하여 익금산입한 것이며, 이 건은 2015년부터 2019년까지 사업연도에 청구법인이 상표권을 임의로 사용하고 있는 각 계열사로부터 적정 사용료를 수취하지 않은 사실에 대하여 부당행위계산 부인 하는 것으로 사업연도, 권리관계, 이익분여 대상이 상이하다. (나) 아울러 당시 조세심판원의 인용 결정은 청구법인이 상표사용료를 수취할 권한이 없다거나, 미수취한 합리적인 이유를 판단하여 한 것이 아니라, 2007년 상표계약에 따른 쟁점금액을 상표사용료가 아닌 그룹공동경비로 보았기 때문이다. (다) 또한 당시 조사청에서 다른 계열사로부터 상표사용료를 수취하지 않은 것에 대하여 부당행위계산 부인을 적용하여 쟁점금액을 익금산입하여야 한다고 처분사유를 추가하였으나, 조세심판원은 결정문에서 “당초 처분사유는 이익분여의 상대가 DD산업이고 처분사유의 추가에 있어서 이익분여의 상대가 다른 계열사이므로 처분의 동일성이 유지되는 것으로 보기 어렵다”고 보아 조사청의 처분사유 추가 주장은 인정하지 않았는바, 이 건의 과세 쟁점인 상표사용자로부터 상표사용료 미수취에 대한 부당행위계산 부인 규정 적용 여부에 대하여는 심리되지 않았고, 기본 사실관계도 상이하다.
(2) 과세관청은 상표권사용료 미수취에 대하여 비과세 의사표시를 행한 적이 없으므로 비과세 관행이 성립되었다고 볼 수 없다. 비과세관행이 성립하려면 단순한 과세누락이 있는 것으로는 부족하고 명시적이든 묵시적이든 과세관청의 비과세 의사표시가 있어야 하는 것으로(대법원 1987.11.10. 신고 87누475 판결), 단순히 2차 세무조사 시 쟁점상표의 사용료 미수취에 대하여 과세가 누락되었다는 사실만으로 이를 비과세 관행이 성립된 것으로 보는 것은 확대해석에 불과하다.
12. 청구법인의 통지관서 의견 등에 대한 추가 의견은 아래와 같다.
(1) 통지관서는 (i) 청구법인은 쟁점상표의 공동소유자로서 독점적·배타적 권리를 가지고 있고, (ii) 대가 없이 상표사용을 허락한 것은 합리적 거래가 아니며, (iii) 쟁점상표의 소유권 분쟁이 있다는 사정만으로 상표사용료 미수취의 합리성이 있다고 단정할 수 없다고 주장한다.
(2) 청구법인의 추가 의견 (가) 청구법인이 쟁점상표의 독점적·배타적 권리를 가지고 있다고 보는 것은 상표권 등록의 법률적 효력에 관하여 오인한 것이다.
① 상표권의 설정과 이전은 등록에 의하여 효력이 발생하며(상표법제82조, 제96조), 등록된 상표권자는 그에 따라 자신의 권리를 행사할 수 있으나, 이에 대해 그 누구도 다투거나 이의를 제기할 수 없는 것은 아니다.
② 통지관서는 DD산업의 단독 소유 주장에 따른 소송이 진행 중인 사실을 간과한 채 마치 상표권 등록으로써 청구법인이 전혀 다툼의 여지가 없는 권리를 보유하여 독점적이고 배타적으로 행사 가능한 것으로 잘못 이해하고 있으나, 대법원 판결로써 청구법인의 공동소유권이 확정되지 않는 한 법률적으로는 불명확한 지위에 처해 있는 것이다. (나) 청구법인이 대가 없이 상표사용을 허락하여 합리적인 거래가 아니라는 것은 상표권 공유에 따른 법률적 제한을 고려하지 않은 것으로, 청구법인은 쟁점상표의 공유자로서 상표법에 따라 단독으로 사용권을 부여할 수 없으며, 반드시 나머지 공유자의 동의를 받아야 해당 상표의 사용권을 부여할 수 있는바(상표법제93조제3항), 다른 공유자인 DD산업이 공유 관계 자체를 부정한 채 단독소유를 주장하고 있는 상황에서 청구인이 계약 체결은 물론이고 단독으로 사용권을 부여하거나 허락할 수도 없다. (다) 상표소유권 분쟁이 있다는 것만으로 상표사용료 미수취의 경제적 합리성을 단정할 수 없으며, 청구법인이 2012.2월경 DD산업 계열사에게 상표사용료 지급공문을 보낸 사실 및 2018.5월경 DDTTA와 상표사용계약 체결 사실을 들어 청구인의 계열사와 차별한 것처럼 주장하나, 이는 각 개별 사실의 상황을 고려하지 않은 것으로 DDTTA와 체결한 상표사용계약은 청구이유에서 주장한 바와 같이 이례적인 상황에서 이루어진 것이므로 이를 들어 청구법인 계열사와 차별적인 조치를 취한 것으로 볼 수 없다.
(1) 통지관서는 (i) 쟁점상표권 소송 이전부터 청구법인은 DD산업의 동의를 구하거나, 계열사에 사용료를 청구한 사실이 없으며, (ii) 상표권 침해에 대한 손해배상청구를 한 사실이 없고, (iii) DDTTA와의 상표사용계약을 보더라도 청구법인의 소극적 부작위가 확인된다고 주장한다.
(2) 청구법인의 추가 의견 (가) 통지관서는 2007.4월 그룹의 결정에 따라 DD산업이 단독으로 사용료를 수취하는 것으로 정했을 뿐 당초 청구법인이 사용료를 수취할 의사나 행위가 없었다고 주장하나, 이는 위 사용료의 실질적 성격(DD그룹 전략경영본부 운영비용)에 비추어 부당하다.
① DD산업도 계열사들로부터 실질적인 상표사용료를 수취한 바가 없으므로 청구법인이 사용료를 수취하지 않는 것으로 결정한 것이 아니다.
② 청구법인이 DD산업으로부터 독립하여 경영하기 전에는 DD산업 내 전략경영본부가 그 운영비용 마련 방안으로 상표사용료를 수취하고자 관련 의사결정을 주도함에 따라 청구법인은 별도로 상표사용료를 수취할 수도 없었고, 해당 사용료 수취를 위하여 DD산업에 동의를 구할 수도 없다는 점에서 청구법인의 책임으로 돌릴 수 없으며, 독립 경영 이후에는 적극적으로 상표권 수취를 검토하고, 실제 공문을 발송하는 등 적극적인 조치를 하였다. (나) 청구법인이 DD산업 및 그 계열사들이 청구법인의 동의 없이도 상표사용계약을 체결하고 사용료를 수취한 데 대하여 청구법인이 손해배상이나 부당이득반환 청구권을 행사한 바 없음에 비추어 청구법인의 사용료 수취의사가 없다고 주장하나, 이는 불필요하게 분쟁 사건만 증가할 뿐 결국 현재 진행 중인 상표권 귀속에 관한 소송의 확정에 따라 일관하여 해결할 사항이라는 점에서 부당하다. (다) DDTTA 상표사용계약을 들어 이는 공동소유권자 사이의 지극히 당연한 계약 구조이며, 청구법인 계열사들과 이러한 계약을 체결하지 않으므로 청구법인의 소극적 부작위는 극명하게 확인된다고 주장하나, 이는 앞서 본 바와 같이 계약구조의 이례성을 간과한 것으로 부당하다.
(1) 통지관서는 상표사용에 대한 대가를 지급하는 것이 정상적이며, 단지 상표권 소송으로 이사회 승인 등 절차진행이 어렵다는 주장을 납득할 수 없다고 하나, 이는 쟁점상표 귀속의 불명확성뿐만 아니라 공유 관계에 따른 상표사용권 부여의 제한을 고려하지 않아 부당하다. (가) 상표를 사용하고자 하는 계열사 입장에서 당해 상표권을 보유한 청구법인이 명확히 권리를 보유하고 있는지, 상표사용권을 설정함에 있어 법률적 제한이 없는지에 관하여 당연히 검토한 후 의사결정을 해야 하는 점을 간과하고 있다. (나) 상표권을 포함한 자산의 사용권을 부여받는 계약을 체결함에 있어서 당연히 해당 권리자가 적법한 권리자인지, 사용권에 관한 분쟁은 없는지 등 법률적 제한은 없는지에 대한 실사 등을 토대로 계약 체결 여부에 관한 의사결정을 하는 것이 통상적임은 누구도 부정할 수 없을 것이다. (다) 청구법인이 비록 상표권의 공유자로 등록되어 있으나, DD산업이 단독소유를 주장하며 소송을 제기하여 진행 중으로 다른 공유자인 DD산업의 동의를 받을 수 없어 적법하게 사용권을 부여할 수 없는 상황을 고려할 때 계열사 입장에서 합리적인 의사결정이 무엇인지는 자명하다. (라) 이러한 상태에서 청구법인이 청구법인 계열사(자회사)와 상표사용계약을 체결하고, 대가를 지급받는다면 그 자체로 법적 책임을 부담하는 문제이며, 세무상으로도 계열사의 부당행위계산부인 적용이 문제된다.
(2) 통지관서는 상표사용료 수취에 관하여 합작회사인 DDPRK(주)의 상대방 합작사의 이해관계를 고려할 필요가 없다고 주장하나, 합작파트너인 상대방의 이해관계를 고려할 필요가 없다는 것은 합작의 토대인 상호신뢰를 깨트리는 무책임한 처사이며, 분쟁을 초래하여 결국 합작관계까지 무너지게 할 수 있는 요소로 부당하다. 청구법인의 이러한 주장에 대하여 통지관서는 JSR의 입장에 대한 일방적 추정 및 근거 없는 가정일 뿐이라고 하나, 최근 청구법인의 DDPRK(주)에 대한 상표사용료 수취 관련 논의가 언급되자 JSR이 선임한 공동대표이사로부터 엄중하게 반대의사를 표시한 공문(생략)을 받았는바, 청구법인의 주장이 단순한 추정이나 가정이 아님을 보여준다.
(1) 상표권자와 각 계열회사 사이에 그 필요에 따라 계약 체결 여부를 결정하며, 상표를 사용하더라도 상표사용에 따른 효익이 없는 경우 등 각 회사의 사정을 고려하여 상표사용계약을 체결하지 않는 경우도 있으며, 체결하더라도 대가를 수수하지 않거나 그 지급을 유예하는 등 다양한 방식이 존재하고 있으며, 관련 내용은 다음 <표25>에서도 확인된다. <표25> 다양한 계열회사 간 상표권 사용거래 현황 기업집단 계열회사 간 상표권 사용거래 현황 공시 (2020.5.31. 기준, 해당 계열회사에 대해 각주 기재) 교보생명보험 주2) 브랜드 공동사용에 따른 이미지 일괄 관리 및 시너지창출을 위해 브랜드 사용 계약을 체결했으며, 계열회사별 상표권 사용료 수취(지급) 여부 협의 중임 카카오 주1) ㈜카카오게임즈, ㈜카카오브이엑스는 대상 상표권을 사용 중이나, 사용계약 체결을 위한 협상 진행 중임 주2) ㈜카카오브레인, ㈜카카오엔터프라이즈, ㈜카카오인베스트먼트는 대상 상표권을 사용 중이나 2019년 사용에 따른 수취/지급을 회계상 2020년에 인식하여, 2019년 사용료를 "0"으로 기재함 주3) ㈜픽셀허브는 상표권 계약을 체결하였으나, 매출이 발생하여 사용료가 "0"원임 주4) ㈜카카오페이는 대상 상표권 계약을 체결하였으나, 설립일로부터 3년간 사용료 지급 유예하기로 하여 2019년 사용료가 "0"원임 세아 주1) 사용료 관련 별도 계약체결 없음(상표권 사용으로 인한 효익 없음) 하이트 진로
(2) 사용료를 지급하는 경우에도 사용료율을 계열사 전부에 대해 동일하게 적용하기도 하나, 계열사마다 요율을 달리 적용하는 경우도 많고, 요율 범위도 다양함을 다음 <표26>에서 확인할 수 있다. <표26> 계열회사 간 상표권 사용료율 내역 순번 기업집단 사용료율 순번 기업집단 사용료율 1 현대자동차 0.002% ~ 0.0014% 8 하림 0.3% ~ 0.4% 2 에스케이 0.% ~ 0.% 9 코오롱 0.35% ~ 1.2% 3 포스코 0.% ~ 0.5% 10 SM 0.% ~ 0.% 4 한화 0.5% ~ 0.3% 11 동원 0.% ~ 0.% 5 엘에스 0.% ~ 0.% 12 한라 0.% ~ 0.4% 6 미래에셋 0.% ~ 0.% 13 아모레퍼시픽 0.03% ~ 0.8% 7 효성 0.*% ~ 0.4% 14 하이트진로 0.08% ~ 0.3%
(3) 그런데 통지관서는 DD산업이 그 계열사에 대하여 적용하는 사용료율인 0.%를 그대로 청구법인에게 적용(공유지분 50%를 고려하여 0.%로 산정)하여 익금 및 세액을 계산하고 있는 바, 이에 관한 어떠한 객관적인 근거나 정당성도 없다. (가) 앞서 본 바와 같이 사용료율은 각 계열사의 업종, 상표사용에 따른 경제적 편익을 고려하여 평가법인이나 회계법인이 객관적으로 산정함으로써 그 정당성을 얻고 있는 데, DD산업 및 그 계열사 사이의 사용료율을 업종이 전혀 다른 청구법인과 계열사에게 적용하는 것이 타당한지 의문이 아닐 수 없다. (나) 이는 결국 청구법인이 일관하여 주장하듯이, 청구법인의 상표권 귀속에 관한 분쟁이 확정되고, 상표권 사용 부여에 관한 법률적 제한이 해소되면 별도 평가법인 등을 선임하여 객관적이고 독립적으로 산정한 후 각 계열사의 입장에서 검토 및 의사결정을 거쳐 상호 합의할 사항이다. (다) 또한, 객관적 근거도 없이 DD산업의 사용료율을 통지관서가 일방적으로 적용함으로써 청구법인과 계열사 사이에 이해상충이 발생하는 사항을 왜곡시킬 우려가 있음도 앞서 말씀드린 바와 같다.
13. 통지관서의 청구법인 (추가)의견 등에 대한 추가 의견은 아래와 같다.
(1) 청구법인은 쟁점상표권의 소유권과 관련하여 DD산업과 소송 중에 있으며, 대법원 확정판결 전까지는 법률상 소유권이 불명확한 지위에 있으므로 사용자에 대한 독점적, 배타적 권리행사가 불가하다고 주장한다.
(2) 통지관서의 추가 의견 (가) 청구법인은 앞서 언급한 바와 같이 2007년경 쟁점상표권을 DD산업과 공동명의로 등록하였고, 현재까지도 상표등록이 유효하다. (나) 청구법인 스스로도 쟁점상표권과 관련한 DD산업과의 소송 1, 2심 에서 실질적 소유자임을 주장하였고 법원도 이를 인정하였는바, 비록 해당 소송이 3심에 계류 중이기는 하나 법원이 전심의 판결을 모두 뒤집어 청구인의 상표지분이 명의신탁된 것으로 확정하지 않는 한, 청구법인은 여전히 쟁점 상표권의 공부상 소유자로서 상표를 사용할 독점적, 배타적 권리를 가진다. (다) 청구법인의 주장대로라면 공부상 상표권 소유자라고 하더라도 제3자가 소유권에 대한 소를 제기하면, 그 즉시 상표권에 대한 법률적 소유권한이 불분명해지고 기왕에 존속하고, 수취하고 있던 상표사용 계약에 따른 사용료의 수취도 소송 종결 시까지 불가하다는 뜻인데, 이는 상표법제82조【상표권의 설정등록】, 제89조【상표권의 효력】에 따른 배타적 권리에 대한 해석을 잘못 이해한 것으로 보인다.
(1) 청구법인은 청구법인이 2012.2월 DD산업 계열사에게 사용료 지급공문을 보낸 것을 근거로 청구법인이 독자적인 권리행사를 하려한 사실이 있다고 주장하나, 이는 사실과 다르다. (가) 청구법인과 DD산업이 2010.*월경 채권단의 중재로 분리경영을 하게 되면서 청구법인과 계열사들이 DD산업에게 상표사용료를 지급하지 않자, DD산업이 2010.8월경 청구법인에게 2007년 상표계약에 따른 상표사용료의 지급을 요청하였고, 청구법인은 이에 대한 반대의견의 표시로 2012.2월경 DD산업 계열사에게 상표사용료 지급을 요청하는 공문을 보낸 것이다. (나) 이후 청구법인은 DD산업 계열사의 상표사용료 불응에도 별다른 조치를 취하지 않았던 점, 청구인의 계열사에게는 공문을 발송하지 않았던 점으로 볼 때, 청구인과 DD산업 간의 예견된 상표권 분쟁 과정에서 상표권의 진정소유자로서의 자기방어 목적의 공문일 뿐 독자적인 권리행사나 상표사용료 수취 목적으로 공문을 보냈다고 보기 어렵다.
(2) 청구법인의 “실익이 없다”는 전제 하에 계열사 등 상표사용자에게 손해배상 등 권리보호 조치를 취할 필요가 없었다는 주장은 합리적인 것으로 볼 수 없다. (가) 청구법인은 2007년경 쟁점상표권을 등록이후 DDTTA를 제외하면 이후 단 한 차례도 상표사용자와 상표사용계약을 체결한 사실이 없다. (나) 또한 실제로 쟁점상표를 무단사용하고 있는 계열사에 대하여 손해배상청구 등 차선의 권리보호 조치를 취한 사실도 없다. (다) 청구법인의 “소송 중으로 실익이 없다”라는 주장은 추정에 불과하며, 소송 종국시점을 특정할 수 없어 청구대상 채권의 시효가 도과될 수 있고, 소송을 유리하게 이끌기 위해서라도 적극적인 청구권 행사가 합리적이다.
(1) 청구법인의 상법, 공정거래법상의 이사회 사전승인 절차 등이 불가하다는 주장은 계열사 입장을 임의로 추정 내지는 가정한 것에 불과하다.
(2) 상표사용자가 상표권자의 소유권 분쟁을 이유로 상표권을 무단으로 사용하는 것은 정당화 될 수 없고, DDTTA 사례에서 보듯이 공동 상표권자와 계약의 불가능한 것이 아니고, 에스크로 계좌에 사용료를 유보하거나, 최소 충당부채를 설정하는 방법으로 사용료 수취의사를 표시하고 사용료 청구에 대비하는 것이 무단사용 행위보다는 법령에 부합하고 통상적인 의사결정이다.
(3) DDPRK(주)의 합작파트너 JSR의 상표사용료 지급 불가 의견을 이유로 상표사용료를 면제 또는 부당행위계산부인 대상이 아니라는 것은 인과가 형성되지 않는 주장이다. 합작투자계약서에는 상표사용료 면제에 대한 조항이 없으며, 상표사용료 문제는 당사자 간의 합작투자계약서 수정 등을 통하여 해결할 사항이지, 상대 합작사의 반대는 청구법인의 상표사용료 수취권리나 통지관서의 과세권을 행사와는 아무런 이유가 될 수 없다.
(1) DD산업은 2012.6월 (주)KEE평가에 ‘브랜드 사용료 평가’를 의뢰하여 받은 다음 <그림1>과 같은 내용의 평가보고서와 타 그룹의 상표사용료 수취현황을 토대로 사용료율을 0.%에서 0.%로 상향하고, 앞의 “<표13>”과 같이 청구법인 등에게 공문을 보낸 사실이 있다. <그림1> 쟁점상표에 대한 브랜드 사용료 평가보고서 일부(생략)
(2) 또한, 비특수관계인[(주)XXRR카, DDTTA)과 계약한 쟁점상표권 사용료율도 0.*% 수준으로 동일하다.
(3) 따라서 통지관서가 쟁점상표의 사용료율로 본 0.%(부당행위계산 부인시 50% 지분인 0.%)는 그 간의 거래사례, 평가금액을 반영한 것으로 법인세법상 시가에 해당한다.
14. 통지관서는 이건 쟁점과 관련하여 2020.9월 AA지방국세청에 과세사실판단 자문을 신청하였는데, 2020.9.29. 다음 <표27>과 같은 내용의 의결이 있었다. <표27> AA지방국세청의 과세사실 판단 자문 의결내용
1. 의결내용: 청구법인이 자사 계열사로부터 미수취한 쟁점상표권 사용료는 부당행위계산 부인 규정 적용 대상으로 판단됨(과세)
❍ 청구법인은 상표법상 쟁점상표권의 공동소유자(1/2)로 등록되어 있고, DD산업과의 소송 판결를 통해 정당한 공유자로 확인되는 점으로 쟁점상표권 사용료를 계열사로부터 수취할 권리가 있는 것으로 보이는 점 ❍ 청구법인이 특수관계자로부터 쟁점상표권 사용료를 수취하지 않은 것은 경제적 합리성이 결여된 행위로 보이며, 이로 인해 계열사는 무상으로 쟁점상표권을 사용하고 실질적인 이익을 분여 받고 있는 점 ❍ 반면에, DD산업은 자사 계열사로부터 일정 요율 상당(매출액의 0.*%)의
상표권 사용료를 수취하고 있는 점 ❍ 위 사실을 종합해 보면, 청구법인이 자사 계열사로부터 미수취한 쟁점상표권 사용료는 부당 행위 계산 부인 규정 적용 대상으로 판단됨
15. 심리자료 사전열람 후 청구법인이 제출한 추가 의견은 아래와 같다.
(1) (통지관서) 상표등록이 유효하게 이루어진 이상 청구법인이 공부상 소유자로서 상표를 사용할 독점적, 배타적 권리를 가지며(상표법제89조), 법적 분쟁이 있다는 이유로 권리행사가 불가능한 것이 아니다.
(2) (청구법인) 통지관서의 주장은 다음과 같은 점에서 부당하다. (가) 상표권자가 독점적 사용권을 가지는 것은 상표법상 명확하나, 현재 쟁점상표에 관한 분쟁이 쟁점상표의 권리자(상표권자)가 누구인지를 확정하기 위한 것이고, DD산업이 단독소유를 주장하며 청구법인의 쟁점상표 소유권을 부정하기 때문에 권리행사에 제한을 받고 있는 것이라는 것이다. (나) 특허청이 발간한 등록업무 편람에서도 다음 <표28>에서 보는 바와 같이 등록에 의하여 상표권이 창설(설정등록)되거나 권리변동(이전등록) 등 효력이 발생하나, 그 등록명의자가 진정한 권리자로 간주되는 것이 아니라 추정될 뿐이며, 공신력도 인정되지 않아 등록을 믿고 거래한 자를 보호하지 않는다고 설명하고 있다. <표28> 등록의 효력(특허청 발간 2018 등록업무 편람 내용)
(1) (통지관서) 청구법인이 상표사용료 수취를 위한 독자적인 권리행사로 공문을 발송한 바 없고, 상표사용자에게 손해배상 등 권리보호조치를 취한 사실도 없으며, 상표권 소송을 유리하게 이끌기 위해서도 권리행사를 할 필요가 있다.
(2) (청구법인) 통지관서의 주장은 다음에서 보는 바와 같이 부당하다. (가) 청구법인이 단순히 상표사용료 청구 공문을 보내지 않았다는 이유로 권리행사를 하려 하지 않았다는 주장은, DD산업이 제기한 상표권 귀속 분쟁에 관하여 청구법인이 그 권리를 인정받기 위하여 7년 이상 다투어 오면서 실제 1심 및 2심에서 승소한 사실을 간과한 것이다. (나) 상표사용계약을 체결한 사실이 없다는 주장은 DD산업의 동의 없이는 사용계약 체결이 불가능한 사정(법률상 제한)을 도외시한 것이다. (다) 청구법인이 채권시효의 도과방지나 소송을 유리하게 이끌기 위해서라도 계열사에 대해 손해배상청구 등 적극적인 권리행사를 함이 합리적이라고 주장하나, 오히려 상표권자인지 여부에 대한 권리귀속이 확정된 이후 이러한 권리를 행사하는 것이 불필요한 분쟁을 줄이는 방안이고, 의장권에 관한 판례(대법원96다36159, 1997.2.14.)에서 보듯이 의장권 자체에 대하여 분쟁이 계속되고 있는 경우 손해배상청구권의 소멸시효 기산점은 그 분쟁이 확정된 때부터 진행하므로 상표권 침해(무단사용)에 따른 손해배상청구권을 행사하지 않는다고 하여 소멸시효 도과우려가 있는 것이 아니며, 쟁점상표권 소송의 쟁점은 등록 “당시” 명의신탁이 있었는지 여부이지 등록 이후 상표권을 행사하느냐 여부와는 무관하다.
(1) (통지관서) 청구법인의 주장이 계열사 입장을 추정/가정한 것에 불과하고, 쟁점상표 소유권 분쟁이 무단사용을 정당화할 수 없으며, 합작파트너의 반대는 사용료 수취권이나 과세권 행사와 무관하다
(2) (청구법인) 다음과 같은 점에서 부당하다. (가) 상표권 등록은 공신력이 인정되지 않으므로 등록된 내용을 믿고 거래를 하더라도 보호받지 못하므로, 계열사 입장에서는 상표권 소유에 대한 소송중인 상황에서 단지 등록된 내용만을 믿고 사용계약을 체결할 수 없다는 것은 합리적인 추론이다. (나) 공유자의 동의가 없어 적법한 사용권 설정이 불가능한 상황에서 계열사가 상표사용계약을 체결할 수 없다는 것도 합리적인 추론이다. (다) 청구법인이 계열사에 무단사용을 주장하려면 청구법인이 정당한 상표권자라는 것이 전제되어야 하나, 상표권 소유분쟁으로 정당한 상표권자라는 전제를 충족하지 못하므로 무단사용이라고 주장할 수 없다. (라) 합작투자계약에서 명시적인 규정을 둔 경우뿐만 아니라 5:5 합작투자의 취지상 상호평등의 원칙에 따라 상표권 사용료를 받지 않기로 상호 묵시적인 합의가 있으며, 이에 대해 명시적인 의사를 합작파트너가 밝히고 있으므로 청구법인은 합작투자법인인 DDPRK(주)에게 상표사용료를 청구할 수 있는 근거가 없다.
(1) (통지관서) DD산업은 2012.6월 KEE평가의 브랜드 사용료 평가보고서와 다른 그룹의 사용료율 현황을 토대로 사용료율을 0.%로 정하였고, 비특수관계인인 ㈜XXRR카, DDTTA와 체결한 계약상 사용료율도 0.% 수준으로 동일하여 DD산업의 사용료율은 세법상 시가에 해당한다.
(2) (청구법인) 다음과 같은 점에서 부당하다. (가) KEE평가의 평가는 2012.6월에 이루어진 것으로 과세대상 사업연도인 2015년부터 2019년까지에 걸쳐 동일한 평가가 이루어질 수 있는지와 KEE평가 1군데의 평가만으로 그 정당성을 보장할 수 있는지 의문이다. 종전의 사용료율을 0.%에서 0.%로 올리기 위한 형식적인 평가를 거친 것이 아닌지 의문이고, 각 계열사마다 상표사용가치가 다르고 상표가치의 변동 및 기업집단 중에서 계열사마다 사용료율을 달리하는 곳도 많다는 점도 감안해야 한다. (나) 앞서 살펴본 (주)XXRR카에 대한 사용료율, DDTTA에 대한 사용료율을 볼 때 0.*%를 시가로 보기 어렵다(앞의 “<표14>, <표15>” 참고).
1. 쟁점상표권에 대한 소유권 쟁송 등이 있어 계열사로부터 상표사용료를 미수취한 것이므로 부당행위계산 부인 규정 적용이 부당한지
(1) 법인세법제52조제1항에는 『납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산한다.』고 규정되어 있고, 제2항에는 『제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율ㆍ이자율ㆍ임대료 및 교환 비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 “시가”라 한다)을 기준으로 한다.』고 규정되어 있다. (2) 법인세법 시행령제88조제1항에는 『법 제52조제1항에서 “조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.』고 규정되어 있고 제6호에는 “금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율ㆍ요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우”가 규정되어 있다.
(3) 법인세법령에서 정하는 부당행위계산이라 함은 납세자가 정상적인 경제인의 합리적 거래형식에 의하지 아니하고 우회행위, 다단계행위, 그 밖의 이상한 거래형식을 취함으로써 통상의 합리적인 거래형식을 취할 때 생기는 조세의 부담을 경감 내지 배제시키는 행위계산을 말하고, 법인세법제52조에 부당행위계산 부인 규정을 둔 취지는 법인과 특수관계 있는 자와의 거래가 같은 법 시행령 제88조 제1항 각 호에 정한 제반 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되어 조세법적인 측면에서 부당한 것이라고 보일 때 과세권자가 객관적으로 타당하다고 인정되는 소득이 있었던 것으로 의제하여 과세함으로써 과세의 공평을 기하고 조세회피행위를 방지하고자 하는 것이다(부산고등법원2016누21862, 2017.1.25., 참조).
(4) 이때 경제적 합리성 유무에 대한 판단은 제반사정을 구체적으로 고려하여 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되, 비특수관계자 간의 거래가격, 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 하며, 한편 부당행위계산 부인에 있어 반드시 조세부담을 회피하거나 경감시킬 의도가 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 2006.11.10. 선고 2006두125 판결, 2007.12.13. 선고 2005두14257 판결 등 참조).
(5) 이러한 법령 및 법원의 판례 등으로 볼 때 청구법인과 특수관계인인 계열사 간에 쟁점상표권 사용료를 받지 않은 데 대한 부당행위계산의 부인 규정 적용 여부는 “법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우”에 해당하는지, “건전한 사회 통념 및 상거래 관행에 비추어 경제적 합리성”이 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.
(1) 청구법인이 쟁점상표권의 사용료를 수취하지 않은 것이 청구법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에 해당하는지에 대하여 살펴보면 청구법인이 특수관계자인 계열사로부터 쟁점사용료를 지급받지 아니한 만큼의 법인소득이 발생하지 않아 그에 상당하는 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 판단된다.
(2) 청구법인은 쟁점상표권이 소유권 쟁송 중이고, 상표법에 따르면 공유자의 동의가 없으면 소유권 행사를 할 수가 없고 쟁점상표 사용자들에게 상표사용료를 수취하기 위한 손해배상 청구 등 적극적인 권리 행사에 나섰을 경우 상표법이나 공정거래법 등 관련법령에 저촉될 여지가 있었음을 감안할 때 계열사로부터 사용료를 수취하지 아니한 것이 건전한 사회 통념 및 상거래 관행에 비추어 볼 때 부당하거나 경제적 합리성이 없는 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 아래 내용으로 볼 때 청구법인의 쟁점상표권 사용료 미수취 행위는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행으로 볼 때 부당해 보이고 경제적 합리성도 없어 보인다.
① 공정위의 상표권사용료 거래현황자료에 따르면 53개 기업집단 중 35개 기업집단이 상표권 수수료를 유상으로 거래 중인바, 상표권의 자산 가치 인정 및 적정 사용료의 수취는 현재 대다수 계열법인 간에 이루어지는 정상적이고 합리적인 거래형태라고 보인다.
② 청구법인은 상표법상 쟁점상표권의 공동소유자(1/2)로 등록되어 있어 실체적 권리가 존재하는 것으로 추정되는 권리자이며, DD산업이 청구법인의 쟁점상표권 지분에 대하여도 소유권을 주장하며 소송을 제기하여 진행 중에 있으나 1심과 2심 판결에서 청구법인이 정당한 소유(공유)자로 인정된 사실이 있을 뿐만 아니라, 대법원에서 판결로 청구법인의 지분이 청구법인의 소유가 아니라고 확정되기 전까지는 청구법인의 소유권을 부정할 수 없으므로 청구법인에게 계열사로부터 쟁점상표권 사용료를 수취할 권리가 없다고 보기 어렵다.
③ 청구법인과 공동으로 쟁점상표권의 소유권을 가지고 있는 DD산업은 계열사로부터 일정 요율 상당(월 매출액의 0.*%)의 쟁점상표권 사용료를 수취하고 있는데 반하여, 청구법인은 계열사로부터 쟁점상표권 사용료를 수취하지 않고 있으면서 사용료를 수취하지 않은 이유로 쟁점상표권 소유와 관련하여 소송이 진행 중이라거나 공동소유자의 동의를 받을 수 없을 것이라는 등의 타당한 이유로 보기 어려운 이유 외의 달리 타당한 사유를 제시하지 못하고 있다.
④ 청구법인은 DD산업에게 상표사용 계약에 대한 동의를 받으려고 시도하였거나, 동의를 요청하여 동의를 받지 못한 사실이 없고, 상표를 무단으로 사용하는 계열사들에게 손해배상 청구를 한 사실도 없어 건전한 사회 통념 및 상거래 관행에 비추어 볼 때 부당하고 경제적 합리성도 없어 보인다.
(3) 따라서 통지관서가 청구법인이 특수관계자인 계열사로부터 쟁점상표권에 대한 사용료를 수취하지 않은 데 대해 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 한 이 건 과세예고 통지는 잘못이 없는 것으로 판단된다.
2. 쟁점상표권 사용료 미수취에 대해 과거에 과세하지 않아 형성된 신뢰에 반하여 과세하려는 것이어서 신의성실 원칙 위반인지
(1) 국세기본법제15조에는 “납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세무공무원이 직무를 수행할 때에도 또한 같다.”고 규정되어 있고, 같은 법 제18조 제3항에는 “세법의 해석이나 국세행정의 관행이 일반적으로 납세자에게 받아들여진 후에는 그 해석이나 관행에 의한 행위 또는 계산은 정당한 것으로 보며, 새로운 해석이나 관행에 의하여 소급하여 과세되지 아니한다.”고 규정되어 있다.
(2) AA고법판결(AA고등법원2012누12770, 2013.8.30.)에서는 “신의성실의 원칙이나 국세기본법제18조제3항이 정하는 소급과세의 금지 원칙은 합법성의 원칙을 희생하여서라도 납세자의 신뢰를 보호함이 정의에 부합하는 것으로 인정되는 특별한 사정이 있을 경우에 한하여 적용된다고 할 것이고，그 조항에서의 일반적으로 납세자에게 받아들여진 세법의 해석 또는 국세행정의 관행이란 비록 잘못된 해석 또는 관행이라도 특정납세자가 아닌 불특정한 일반납세자에게 정당한 것으로 이의 없이 받아들여져 납세자가 그와 같은 해석 또는 관행을 신뢰하는 것이 무리가 아니라고 인정될 정도에 이른 것”을 말한다고 결정한 바가 있다.
(3) AA행법판결(AA행정법원2006구단10231, 2007.11.16.)에서는 신의성실의 원칙이 적용되기 위한 요건으로 “첫째, 과세관청이 납세자에게 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해를 표명하여야 하고, 둘째, 납세자가 과세관청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데 대하여 납세자에게 귀책사유가 없어야 하며, 셋째, 납세자가 그 견해표명을 신뢰하고 이에 따라 무엇인가 행위를 하여야 하고, 넷째, 과세관청이 위 견해표명에 반하는 처분을 함으로써 납세자의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하고, 과세관청의 공적인 견해표명은 원칙적으로 일정한 책임 있는 지위에 있는 세무공무원에 의하여 이루어짐을 요한다.”고 결정한 바가 있다.
(4) 전주지법판결(전주지방법원2011구합362, 2012.4.17.)에서는 소급과세의 금지와 관련하여 “일반적으로 납세자에게 받아들여진 세법의 해석 또는 국세행정의 관행이란 비록 잘못된 해석 또는 관행이라도 특정 납세자가 아닌 불특정한 일반 납세자에게 정당한 것으로 이의 없이 받아들여져 납세자가 그와 같은 해석 또는 관행을 신뢰하는 것이 무리가 아니라고 인정될 정도에 이른 것을 말하며, 그러한 해석 또는 관행의 존재에 대한 입증책임은 그 주장자인 납세자에게 있다(대법원91누13670, 1992.9.8. 판결 참조).”고 결정한 바가 있다.
(1) 위 법리와 앞서 살펴본 사실관계 및 다음 내용으로 볼 때 통지관서의 이 건 과세예고 통지가 신의성실의 원칙을 위반하여 위법한 것으로 보기는 어려운 것으로 판단된다. (가) 과세관청이 2차 세무조사 당시에 청구법인의 쟁점상표권 소유권 분쟁과 1차 세무조사에 따른 조세심판원 결정 내용 등을 검토한 후 쟁점상표권 사용료 미수취에 대하여 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 과세하지 않은 사실은 있다고 인정되나, 1차 세무조사의 불복청구 과정에서 해당 사안에 대하여 과세하여야 한다고 주장한 사실이 있고, 조세심판원 결정 당시에는 1차 세무조사 대상 과세기간의 국세부과 제척기간의 만료로 과세할 수 없었던 사정도 있었으므로 쟁점상표권 사용료 미수취에 대하여 과세하지 않겠다는 의사표시가 있었다고 단정하기 어렵다. (나) 신의성실의 원칙이 적용되려면 납세자가 과세관청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데 대하여 납세자에게 귀책사유가 없어야 하고, 납세자가 그 견해표명을 신뢰하고 이에 따라 무엇인가 행위를 하여야 하는데, 이 건 관련 과세관청의 공적인 견해표명이 확인되지 않으므로 납세자의 신뢰에 귀책사유가 없어야 함은 더 살펴볼 필요가 없고, 청구법인이 쟁점상표권 사용료를 수취하지 않은 것이 과세관청의 견해표명에 따른 것도 아니므로 과세관청에게 신의성실의 원칙을 적용하기는 어려워 보인다. (다) 한편 이 건 통지관서의 행위에 대하여 국세기본법제18조제3항에 따른 소급과세의 금지 원칙이 적용되려면 국세행정의 관행이 불특정한 일반납세자에게 정당한 것으로 이의 없이 받아들여져 납세자가 그와 같은 관행을 신뢰하는 것이 무리가 아니라고 인정될 정도에 이른 것이어야 하는데, 과세관청이 특수관계인 간에 상표권사용료를 수취하지 않는 행위에 대하여 과세하지 않는 것이 관행이었다는 사실이 확인되지 않는다. (라) 또한, 국세기본법상의 신의성실의 원칙이나 소급과세의 금지는 합법성의 원칙을 희생해서라도 납세자의 신뢰를 보호함이 정의에 부합하는 것으로 인정되는 특별한 사정이 있을 경우에 한하여 적용된다고 할 수 있는데, 청구법인에게 그러한 특별한 사정이 있었음도 확인되지 않는다.
(2) 따라서 청구법인의 이 건 과세예고 통지가 신의성실의 원칙을 위반하여 위법하므로 취소해야 한다는 청구주장은 받아들이기 어려운 것으로 판단된다.
3. 부당행위계산 부인 규정 적용 시 쟁점상표권 사용료의 시가를 DD산업이 적용한 사용료율로 봄이 부당한지
(1) 법인세법제52조제1항에는 『납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산한다.』고 규정되어 있고, 제2항에는 『제1항을 적용할 때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율ㆍ이자율ㆍ임대료 및 교환 비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 “시가”라 한다)을 기준으로 한다.』고 규정되어 있다. (2) 법인세법 시행령제89조제1항에는 “법 제52조제2항을 적용할 때 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격(괄호 안의 내용 생략)에 따른다.”고 규정되어 있다.
(3) 법인세법에서의 시가의 개념은 일반적이고 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적 교환가치 또는 통상의 거래에 의하여 정상적으로 형성되는 가액을 말하고, 객관적 교환가치를 적정하게 반영하였다고 인정되는 거래의 실례가 있거나 또는 그러한 실례가 없더라도 당해 거래가 일반적이고 정상적인 방법으로 이루어져 당시의 객관적 교환가치를 적정하게 반영하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 그 가격을 시가로 보아야 할 것이며, 정당한 시가의 존재에 대한 입증책임은 원칙적으로 과세관청이 부담한다(대법원 2003.10.23. 선고 2002두4440 판결, 2002.5.31. 선고 2001두6715 판결 등 참조). 나) DD산업이 적용한 사용료율을 시가로 봄이 부당한지에 대한 판단
(1) 위 법리와 앞서 살펴본 사실관계 및 다음 내용으로 볼 때 통지관서가 DD산업의 사용료율을 쟁점상표권 사용료의 시가로 본 것은 정당하다고 판단된다. (가) 청구법인은 공정위의 공시대상 기업집단 소속회사의 상표권 사용료 수취현황 분석자료에 따르면 상표권 사용만으로 사용 대가를 지급하는 것이 아니며, 사용료율은 각 계열사의 업종, 상표의 효익 등에 따라 달리 적용되고 있는 것이 확인되고, ㈜KT렌터카 및 DDTTA에 대한 사용료율로 보아도 0.%를 시가로 볼 수 없음에도, 객관적 근거 없이 부당행위계산 부인에 쟁점상표의 공유자인 DD산업이 계열사에 대하여 적용한 사용료율 0.%를 시가로 봄은 부당하다고 주장한다. (나) 그러나, 아래에서 내용으로 볼 때 통지관서가 DD산업의 쟁점상표권 사용료율을 시가로 봄은 타당하다고 판단된다.
① DD산업은 쟁점상표에 대한 사용료율 0.*%를 전문평가기관의 평가 및 타 그룹의 사용료율을 감안하여 책정한 후 DD산업 계열사는 물론이고 청구법인이나 청구법인 계열사의 업종과 상표의 효익 등과 관계없이 동일하게 계속 적용하고 있다.
② 또한, DD산업은 2012.6.14. 청구법인에 대하여도 해당 사용료율을 적용하겠다는 문서를 보낸 사실이 확인되는데 청구법인이나 청구법인 계열사가 당해 사용료율이 부당하다고 이의를 제기한 사실도 확인되지 않는다. (다) 한편 쟁점상표는 청구법인과 DD산업의 공동 소유이므로 DD산업의 사용료율을 쟁점상표의 시가로 볼 수 없다는 특별한 사정이 없는 한 해당 사용료율 중 청구법인의 지분에 해당하는 비율을 부당행위계산 부인에 있어서 청구법인이 청구법인 계열사에 대하여 적용할 사용료율의 시가로 적용하는 것이 타당하다고 보이는데, 청구법인 제출한 증빙 등에서 특별한 사정은 확인되지 않는다.
(2) 따라서 통지관서가 DD산업이 적용한 사용료율을 쟁점상표권 사용료의 시가로 보아 청구법인의 지분율을 적용하여 산정한 쟁점금액을 익금 산입하여 한 이 건 과세예고 통지는 잘못이 없는 것으로 판단된다.
이 건 과세전적부심사청구는 청구주장이 이유 없다고 인정되므로 국세기본법제81조의15제5항제1호의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다. 1) 전체 상표사용료 0.% 중 청구인의 지분율 50%에 해당 2) 법인의 월 매출액의 0.%를 사용료로 하는 내용의 상표사용계약 3) 청구법인 억원, DDJJJ화학(주) 억원, DD개발상사(주) 억원으로 총합계 ***억원 4) ’83년 설립한 신용평가, 사업가치평가 전문 법인, ’02년 코스닥 상장 5) DD그룹은 ’10.3월경 구조조정 방안으로 (주)DDRR카를 XX그룹에 매각하였으며, (주)XX RR카는 DDRR카의 상표를 계속 사용하기 위해 DD산업과 상표권 사용계약을 체결하였음 6) DD산업이 2012.6월경 신용평가법인을 통해 쟁점상표권 사용료를 평가의뢰 한 후 그 평가결과와 타 그룹의 사례 등을 토대로 계약을 변경하여 계열사들에게 적용한 사용료율 0.*%의 청구법인 지분(50%) 적용 7) 피고 청구법인 앞으로 이 사건 상표지분 이전등록이 이루어질 무렵에는 전략경영본부가 법무법인 다래에 양사 지주회사 체제를 대비하여 이 사건 상표권을 청구법인과 DD산업 2개사 공동명의로 변경하는 데에서 발생할 수 있는 문제에 관하여 법률자문을 하였고, 법무법인 다래로부터 이에 대한 자문의견을 받은 다음, 그 내용을 그룹 회장에게 보고하였으며, 그 후 피고 청구법인 앞으로 이 사건 상표지분 이전등록절차를 이행하였다(AA고등법원 2018.2.8. 선고 2015나2046032 판결의 판결문 p.24). 8) SS은행도 쟁점상표권 소송경과를 알고 있지만 현재의 상황에서 청구법인이 쟁점상표권의 공동소유자로 봄 9) 경정제외: DDMSS, SHDDLRSR - 상표 공동사용, DDMSS, NK, 일조 - 합자계약서 상 상호 사용료 면제 조항
결정 내용은 붙임과 같습니다.