사용자로서 법정 통상실시권에 의해 무상사용이 가능함에도 불구하고 사용료를 지급한 것은 부당하나 독점적인 전용실시권을 갖는 특허권자 지위의 유상취득은 그 대가가 합리적으로 산정되었다면 부당하다고 볼 수 없음
사용자로서 법정 통상실시권에 의해 무상사용이 가능함에도 불구하고 사용료를 지급한 것은 부당하나 독점적인 전용실시권을 갖는 특허권자 지위의 유상취득은 그 대가가 합리적으로 산정되었다면 부당하다고 볼 수 없음
청구법인은 ’99.12.8. 청구외 김○○(이하 “김○○”이라 한다)이 교량시설 건설을 주업으로 하는 법인을 설립하였고 법인의 수입금액은 김○○이 발명한 특허에 의하여 대부분 이루어지고 있어 약정에 따른 특허사용료(이하 “지급수수료”라 한다) 김○○에게 지급하고 있고 2004.11월에는 2건의 김○○ 특허(이하 “쟁점특허” 라 한다)를 6억원에 취득하였다. 처분청은 청구법인에 대한 법인세 통합조사결과, 청구법인이 김○○에게 지급한 특허권 사용료 중 법인설립 전에 출원한 신기술 제132호 관련 지급수수료를 제외한 법인설립이후에 출원한 특허에 대하여 직무발명으로 보아 지급수료 2003사업연도 444,488천원 및 2004사업연도 886,681천원을 부당행위계산 부인대상으로 판단하고 법인세 손금불산입하고 법인세 646,866천원을 고지하고 대표자 상여처분 하였으며, 청구법인이 2004.11.1. 쟁점특허를 6억원에 취득한 것에 대하여 대표이사 직무발명에 따른 무상사용이 가능한 것으로 보아 부당행위계산부인 대상이 되므로 손금불산입하고 대표자 상여처분하였다. 청구법인은 이에 불복하여 2008.10.17. 이의신청을 거쳐 2009.1.8. 이 건 심사청구를 하였다.
1. 김○○의 특허출원 과정
2. 청구법인 설립 과정
특허권 415766 01.2.9 04.1.7 교량구조물 위치이동 컴퓨터 제어시스템 김○○ 김○○ 385564 01.2.14 03.5.15 가교용 상부 구조체 김○○ 청구법인 355091 01.4.25 02.9.19 조립식 부라켓을 이용한 교량의 내하력 보강방법 노○○ 김○○ 청구법인@@건설 415768 01.4.25 04.1.7 철도교의 강교를 슬래브교로 치환하는 공법 및 그 가설구조 김○○ 청구법인 454405 02.7.5 04.10.15 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환시켜 유도상화하는 공법 김○○ 김○○ → 청구법인
특허권 454406 02.8.2 04.10.15 가벤트를 이용하여 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환하여 유도상화하는 공법 및 그장치 김○○ 김○○ 478701 03.7.16 05.3.15 교량 상부구조물의 승상 및 보수,보강방법 김○○ 김○○ 478702 03.7.16 05.3.15 교량 상부구조물의 순차적 교체방법 김○○ 김○○ 10-0556219 04.5.14 06.2.22 철도교량의 상부구조물 교체 및 이를 이용한 유도상화방법 김○○ 청구법인 10-0571525 05.11.7 06.4.10 콘크리트 구조물을 이용한 교량의 확장공법 김○○ 청구법인 10-0610586 05.12.6 06.8.2 교량용 교좌장치 김○○ 히시지마 청구법인가와구찌 10-0699022 06.8.22 07.3.16 장지간 거더를 이용한 철도교 개량공법 김○○ 청구법인 10-0759924 06.9.28 07.9.12 열차운행중 신속한 궤도 교체공법 김○○ 김○○ 10-0759923 07.5.28 07.9.12 철도의 저형고 장지간 거더 김○○ 김○○
1. 모든 철도청 입찰공고문에 ‘동 특허권자와 기술사용에 관한 협약을 체결하고 착공 계 제출 시 동협약서를 제출한 자만이 입찰에 참가할 수 있다.’ 라고 입찰참가자격을 제한하고 있다.
2. 이는 김○○의 특허가 1998년에 신기술로 지정되면서 건설교통부에서 모든 철도청공사에 해당 특허공법사용을 강제했기 때문에 생긴 것이다.
3. 이런 이유로 철도청 교량공사 입찰에 참여하는 업체들은 모두 김○○과 기술사용계약을 체결했어야 했으며, 청구법인도 그래서 김○○과 특허권사용계약을 체결한 것이다.
4. 따라서, 김○○은 정당하게 청구법인으로부터 사용료를 수령할 수 있었고, 주위 업체들의 제안을 참고하여 1999년부터 2003년까지는 매출액의 6%를 수수료로 지급했다.
5. 이때까지의 수수료는 모두 ‘신기술 제132호’관련한 수수료였음에도 처분청은 출원중인 특허까지 포함시켜 부인액을 계산하는 오류를 범하고 있다.
6. 2000년부터는 청구법인을 통해서 다른 업체들에게도 특허권을 대여하기 시작했다. 이를 김○○ 명의로 직접 하지 않은 이유는 상기 김○○과 청구법인과의 계약이 모든 것을 위임하는 ‘전용실시권’ 계약이었기 때문이다. 또한 ‘전용실시권’계약에 대해서는 정당한 수수료를 받을 권리가 있으므로 청구법인이 김○○에게 지급한 수수료는 정당하다.
7. 외부대여계약내용에는 보증금으로 10백만원에서 30백만원까지 반환조건 없이 수령하고, 다시 매출액의 5%～10%를 받는 조건으로 계약을 했다. 이를 통해 수령한 수수료의 65%는 다시 김○○에게 지급되었다. 이는 이미 김○○과 청구법인의 특허권사용계약에 기재된 내용이다.
8. 2004년에 청구법인과의 계약내용을 변경하여 매출액의 26.13%의 수수료를 수령하였다. 계약내용을 변경한 이유는 타 업체와의 형평을 맞추기 위해서였다. 타 업체들은 반환조건이 없는 보증금이 있고, 또한 사용지역 및 사용기간도 매우 협소하고 짧다. 그에 비해 청구법인에게는 훨씬 우월적인 권리(전용실시권) 부여하므로 수수료율을 조정하기로 결정한 것이다. 오히려 외부업체와 동일한 조건으로 계약을 맺어온 것이 청구법인에 특혜를 준 것이었다.
9. 이렇게 수수료를 지급하고도 청구법인은 동업종평균이익률을 달성할 수 있었다. 이는 청구법인이 다른 회사에 비해 많은 이익을 창출했다는 것인데, 바로 김○○의 특허권을 통해 원가 및 공기를 절감(신기술 가치평 가서에서 확인) 했기 때문이고, 김○○의 특허를 통해 청구법인은 시장평균이익률에 비해 무려 26%이상의 초과이익을 달성했다.
1. 조사당시 조사반의 요구로 아래표와 같은 공사별 적용특허를 작성하였는데 당시 작성 여직원은 실적증명에서 적용특허를 확인할 수 있다는 사실을 모르고 김○○ 대표의 개인특허(총 7개) 모두를 적용특허로 기재하는 실수를 범했다. 하지만 이런 사실을 알지 못한 처분청은 적용특허 중 청구법인 설립이후 등록된 특허(415766외)에 대하여 법인에게 통상실시권이 있다하여 지급수수료를 부인하였다.(적용특허 건별 균등배분)
2. 불복과정에서 공사별 적용특허에 대하여 국토해양부실적증명을 검토한 결과 당초 발체하여 제출한 특허(415766외)가 아닌 214386-7 로써 이는 신기술132 를 특허등록 한 것으로 처분청의 부인기준에 해당되지 아니한다.
3. 따라서 적용특허 발췌(표에서 밑줄)를 잘못하여 수수료 지급시점에 등록되지 않은 특허에 대한 지급수수료를 부인하는 결과를 초래하게 되었으므로 동 금액은 착오에 의한 것이므로 취소되어야 한다. 2003사업연도 특허권사용료 지급액 중 착오부인액 산출 단위: 천원 연도 공사명/ 사용기업 특허관련 수입금액 특허권 사용료 지급금액 조사당시 적용특허 착오 적용특허 인정액 부인액 국토해양부 실적증명상 착오 부인액 1999
○○ 국조유지 건설사무소 30,000 1,800 (공사6%) 신기술132 1,800 신기술132 2000 철도청대전보선 外1 58,454 3,507 (공사6%) 신기술132 3,507 신기술132 2000
○○교기술사용료外2 34,804 22,730 (기술65.3%) 신기술132 22,730 신기술132 2001
○○보선관내보수공사 外2 641,135 38,481 (공사6%) 신기술132 415766 19,241 19,240 신기술132 214386-7 19,240 2001 @@건설기술협약가입비外7 78,476 51,252 (기술65.3%) 신기술132 415766 25,626 25,626 신기술132 214386-7 25,626 2002 신월IC공사 外10건 1,402,583 84,155 (공사6%) 신기술132 415766 42,078 42,078 신기술132 214386-7 42,078 2002 @@건설기술사용료 外3 97,597 91,322 (기술65.3%) 신기술132 454406 415766 21,246 70,076 신기술132 214386-7 70,076 2003
○○ 교 기술사용료 外7 245,548 160,365 (기술65.3%) 신기술132 454406 415766 478701-2 32,073 128,292 신기술132 214386-7 128,292 2003
○○ 유도상화공사 外1 180,501 10,830 (공사6%) 신기술132 415766 5,415 5,415 신기술132 214386-7 5,415 2003
○○ 유도상화공사 外4 1,581,413 94,885 (공사6%) 신기술132 415766 454406 31,628 63,257 신기술132 214386-7 63,257 2003 저불강제교량공사 外5 2,011,207 120,673 (공사6%) 신기술132 415766 478701-2 30,168 90,505 신기술132 214386-7 90,505 2003귀속 계 6,361,718 680,000 235,512 444,489 444,489 2004사업연도 특허권사용료 지급액 중 착오부인액 산출 단위: 천원 연도 공사명/ 사용기업 특허관련 수입금액 특허권 사용료 지급금액 조사당시 적용특허 착오 적용특허 인정액 부인액 국토해양부 실적증명상 착오 부인액 2004 중산/아우라지간 김제/신태인 이동식가교 익산/동익산 평택생산기지 666,097 270,742 (공사26%) 454406 41576-7 478701-2 0 270,742 214386 214387 214389 270,741 2004 신태화교 약목/왜관간 1,200,272 313,606 (공사26%) 454406 415766-7 478701-2 0 313,606 214386 214387 415766 415767 156,803 2004 신동/지천간 아중/신리 신동/지천간 대신/아포간 350,401 91,530 (공사26%) 454406 415766-7 478701-2 0 91,530 214386 214387 415767 61,020 2004 소교량(성황교) 함열가도교 상동/밀양간 상동/밀양간 덕신대교 404,408 105,636 (공사26%) 454406 415766-7 478701-2 0 105,636 415766 415767 0 2004 $$건설외 55,102 105,791 (기술65.3%) 신기술132 415766 52,895 52,896 214386 214387 214389 52,896 2004 @@건설외 80,670 69,695 (공사65.3%) 신기술132 415766 478701-2 17,424 52,271 214386 214387 214389 52,271 2004귀속 계 2,756,950 957,000 70,319 886,681 593,731
- 마. 청구법인이 김○○의 특허권 2개를 6억원에 취득한 것은 합리적이고 정당한 가액이다.
1. 김○○의 특허권으로 인해서 회사는 매년 매출액 최고치를 갱신하며 성장했다. 첨부한 공사수주현황을 보아도 알겠지만, 청구법인의 매출은 모두 김○○의 특허를 통해 얻어졌다.
2. 하지만 2004년부터 ‘신기술 제132호’의 보호기간이 종료되며 입찰공고문상 입찰제한이 없어졌다. 이와 함께 청구법인의 경쟁력도 급속도로 약화되었다. 이는 2004년도 매출액을 보면 알 수 있다. 그동안 쌓아온 시공실적을 오히려 깎아 먹는 결과를 낳게 된 것이다.
3. 이에 김○○ 대표이사는 청구법인을 키워야겠다는 생각을 하게 되었다. 김○○ 대표의 특허권에 의존하지 않고 청구법인 스스로 성장하는 건설회사를 만들고 싶었다. 그러기 위해서 청구법인이 더 건실해져야 하겠고, 장기적으로는 외부투자도 받아야겠다는 생각을 했다.
4. 먼저 청구법인의 건실화를 위해 그동안 수령하던 특허수수료를 받지 않을까도 생각했다. 하지만 김○○ 대표와 청구법인은 특수관계자이므로 무상의 사용도 문제가 될 수 있다는 조언을 주위에서 들었다.
5. 그래서 계속 보유하면서 수수료만 받아도 아무 문제가 없을 것을, 2004 년부터 철도청에서 입찰조건으로 포함시킨 특허권 1개(415767호)와 2005년부터 포함시킬 특허권 1개(454405호)를 청구법인에 매각하기로 결정을 한 것이다.
6. 매각대금 또한 안 받을 수 는 없고 해서 해당특허의 매출기여도(별첨)와 그 동안의 특허의 이익률 등을 근거로 계산한 가액을 바탕으로 담 당변리사와의 상담을 통해 600백만원으로 결정한 것이다. 해당 특허와 관련 해서 2005년에 청구법인이 수주한 수의계약 공사금액만 477백만원이다. 앞으로 최소한 10년 이상은 사용가능하니 매매대금이 그리 과하다고는 할 수 없다.
- 바. 청구법인의 조직 및 연구소 현황
1. 조직
- 가) 임원: 대표이사(김○○), 전무이사(서○○), 감사(선○○) 이사(박○○, 김@@)
- 나) 관리부(노무, 행정, 보험관리, 일반 재무 등): 박@@, 홍○○, 전○○
- 다) 공사부(공사수주, 및 시공, 설계내역 등): 유○○, 박##
- 라) 연구소(기술개발 및 기술지원): 윤○○, 윤@@ 성 명 윤 ○○ 윤 @@ 주민번호 - **- 주 소
○○ ○○ 566
○○면 ○○리 289 학 력
○○대 토목과졸업 (98.02.27)
○○대학교 대학원 토목공학과(구조공학) 2000.8.30. 졸업 경 력 **건설(주)(하천정비)근무 (99.03.18~2000.08.17) 없음 자 격 증 토목기사 2급 토목기사 2급 근무기간 2000.8.21～근무중 2000.9.28～2004.8월 주요직무 현장소장 시공관리(설계 외)
2. 연구소 직원현황 (2001.11.1. 설립)
- 사. 출원인변경사유
1. 현행 특허법상 특허출원은 발명자 또는 발명자로부터 발명권을 승계받은 자만이 할 수 있다. 그러므로 김○○은 발명자로서 당연히 출원인의 위치에 설 수 있으나, 청구법인이 출원인이 되기 위해서는 김○○으로부터 발명권을 승계 받았다는 어떤 증거(계약서 등)가 있어야 한다. 하지만 김○○이 청구법인에게 쟁점특허들을 승계했다는 어떠한 증거도 발견되지 않았다.
2. 또한 심사청구시 제출한 변리사무실 위임장 상에도 쟁점특허들의 특허 출원위임자가 ‘김○○’ 임을 볼 때 최초 출원자는 김○○이었다는 사실을 알 수 있고, 조사 당시 제출한 변리사무실의 ‘업무경위서’ 등을 볼 때 출원인을 변리사무실에서 착오로 청구법인명의로 출원한 것으로 확인된다.
3. 착오출원 사실을 1-2년 지난 시점에서 발견하게 된 연유는 부동산처럼 서류를 제출하면 바로 등기가 나오는 게 아니라 최소 2년에서 최장 5년이상 소요되는 특허등록과정 때문으로 출원을 한 후 심사가 이뤄지기 까지는 대기하는 것 외에는 아무런 행정처리가 이루어지지 않으므로 착오출원 여부를 발견하기 어렵고 변리사무실에 믿고 맡겼기 때문이다.
4. 처분청은 출원인변경을 할 것이 아니라 새롭게 김○○으로 출원을 했어야 하는 것 아니냐 라고 하나, 이는 특허출원의 절차상 불가능하고 특허출원은 어떠한 이유에서건 한번 출원했다 취소하면, 같은 내용으로는 다시는 출원을 할 수가 없기 때문이다. 힘들게 만들어낸 발명품인데 절차상 흠결로 날려 버릴 수 없어 출원인 변경으로 하였다. 2003년에 작성한 ‘특허권양도계약서’는 출원인변경신청시 첨부서류로 쓰기 위해 형식적으로 작성한 것이다.
5. 처분청은 청구법인에 “기업부설연구소”가 있었고 손익계산서상 “경상연구개발비”가 계상되어 있었으므로 원출원인이 청구법인이라고 주장하나, 이들 특허내용을 살펴보면 하나같이 김○○이 청구법인을 설립하기 전에 출원한 특허들과 유사하다는 사실을 알 수 있으므로 이들 특허들 또한 청구법인의 연구소의 산물이 아니라 김○○ 개인의 산물임을 알 수 있다.
- 아. 결론적으로
1. 쟁점특허를 비롯한 김○○의 발명품은 김○○이 청구법인을 설립하기 전에 특허를 받은 ‘신기술 제132’의 원천기술을 바탕으로 이루어진 것으로 전적으로 개인 김○○의 산출물이며 청구법인 기술연구소와는 관련이 없다.
2. 청구법인과 김○○이 약정(공사수입에 대한 6%와 특허권 대여수입의 65.3%)하여 지급한 지급수수료는 합리적이고 객관적인 가액으로 청구법인이 지급한 비용으로 적정하고, 2004년에 쟁점특허권을 600백만원에 취득한 것은 특허권 매출 기여도에 따라 산정한 것으로 변리사의 자문을 받아 정한 매매금액으로 합리적인 가액이다. 따라서 처분청이 부당행위계산부인 대상으로 판단한 것은 부당하다.
3. 직무 발명에 의한 특허권 은 사용자 등이 당해 특허권에 대하여 당연히 통상실 시권을 갖는다. 이 통상실시권은 법률(구. 특허법 제39조 1항)에 의하여 보 장되는 것이므로 특허권자(종업원 등)의 허락이 불필요한 법정 통상실시권 이다. 4) 이러한 통상실시권에 대하여는 사용자는 실시의 대가를 지불하지 않으며 향 유할 수 있는 통상실시권의 범위도 실시의 양태, 지역 및 실시기간의 제한이 없는 권리라고 본다. 직무발명의 사용자 등에게 발생되는 통상실 시권은 특허권자가 누구인가에 관해서도 불문한다.
5. 즉 당해 직무발명의 특허권이 누구에게 양도되더라도 사용자 등의 통상실시권은 영향을 받지 않는다. 또한 직무발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는데 있어서 그 통상 실 시권은 특허권자에 대 하여 무상으로 취득하는 것이고 또한 그 실시기간도 제한을 받지 않는다.
6. 직무발명의 특허권에 대해서 사용자가 통상실시권을 갖는다는 것은 강제규정 이다. 즉 사전에 종업원의 요구로 직무발명이 특허되어도 사용자가 통상실시권 을 취득하는 데에는 특허권자의 동의를 얻도록 하는 특약이나 계약은 효력이 없
8. 청구법인의 정관을 보면 대표이사의 직무에 대해 법인의 업무를 총괄한다고 기재되어 있고, 청구법인 부설연구소 신고서를 보면 김○○이 청구법인의 기업부설연구소의 연구소장으로 기재되어 있는 것을 종합해 보면 김○○의 직무를 청구법인의 경영에만 한정할 수 없다고 판단되므로, 김○○이 청구법인 설립이후에 취득한 특허권은 직무발명이라고 봄이 타당하다.
9. 따라서, 청구법인 설립이후에 김○○이 취득한 쟁점특허권에 대하여 청구법인이 법정 통상실시권을 갖고 있어 무상사용이 가능하다고 할 것이므로 청구법인이 김○○에게 사용료를 지급한 것을 법인세법상 부당행위계산부인규 정을 적용하여 법인세를 부과한 처분은 정당하다.
1. 청구법인은 특허 심사 중에 있는 아래 4 건의 특허권리를 2003.10.31. 김○○에게 6,960천원에 양도하는 계약서를 작성하여 특허권자를 김○○으로 등록한 후 이 중 두 건(특허번호 415767, 454405, 이하 “쟁점특허권”이라 한다)을 2004.11.1. 김○○으로부터 600,000천원에 재매입하였다. 출원일 출원번호 출원자 발명자 발명의명칭 등록일 특허 번호 특허 권자 2001.1.15 2001-0002202 청구 법인 김○○ 교량구조물 지지 인상용 유압나사잭 2004.01.07 415767 김○○ 2001.2.9 2001-0006396 교량구조물 위치이동 컴퓨터 제어시스템 2004.01.07 415766 김○○ 2002.7.5 2002-00038867 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환시켜 유도상화하는 공법 2004.10.15 454405 김○○ 2002.8.2 2002-000454406 가벤트를 이용하여 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환하여 유도상화하는 공법 및 그장치 2004.10.15 454406 김○○
2. 청구법인 설립이후에 김○○이 발명한 특허들을 보면, 특허권자로 청구법인 또는 김○○으로 명백히 구분되어 등록되어 있고, 2001.1.15.(특허번호 415767호) 및 2002.7.5.(특허번호 454405호) 쟁점특허권의 최초 출원자는 청구법인이었으나 2년 여간 지난 시점인 2003.10.31.자에 이르러서야 김○○으로 출 원인 변경신청을 하였다.
3. 또한 청구법인은 법인 설립이후 청구법인을 특허권자로 등록한 특허권 6개가 청구법인의 연 구소 개소이전에 출원된 사실과 청구법인 결산서상 쟁점특허권의 출원시기 에 연구개발비가 계상되어 있는 점 등으로 보아 청구법인이 동 특허를 무상으로 사용할 수 있는 통상실시권 을 보유한다 하겠다.
4. 따라서 청구법인의 대표이사인 김○○이 우월적 지위를 이용하여 쟁점 특허권을 김○○에게 6,960천원에 양도하고, 이후 쟁점특허권에 대한 아무런 상황변화나 가치의 변화가 없음에도 김○○은 청구법인에게 쟁점특허권을 600,000천원에 되팔아 결과적으로 당초 청구법인이 무상으로 취득할 수 있는 쟁점특허권을 600,000천원이나 지급한 것은 청구법인 재산을 부당히 감소시킨 거래로 법인세법상 부당행위계산부인 대상에 해당된다.
2. 동 특허를 청구법인이 6억원에 취득한 경우 부당행위계산 부인대상에 해당되는지
① 납세지 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 대통령령이 정하는 특수관계에 있는 자(이하 “특수관계자”라 한다)와의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다.
② 제1항의 규정을 적용함에 있어서는 건전한 사회통념 및 상관행과 특수관계자가 아닌 자간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율ㆍ이자율ㆍ임대료 및 교환비율 기타 이에 준하는 것을 포함하며, 이하 이 조에서 “시가”라 한다)을 기준으로 한다.
③ 내국법인은 대통령령이 정하는 바에 따라 각 사업연도에 특수관계자와 거래한 내역이 기재된 명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 2) 법인세법 제89조 【시가의 범위 등】
② 법 제52조 제2항의 규정을 적용함에 있어서 시가가 불분명한 경우에는 다음 각호의 규정을 순차로 적용하여 계산한 금액에 의한다.
1. 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 감정평가법인이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(생략). 다만, 주식 등을 제외한다.
2. 상속세 및 증여세법 제38조 내지 제39조의 2 및 동법 제61조 내지 제64조의 규정을 준용하여 평가한 가액. 이 경우 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호 및 동법시행령 제57조 제1항ㆍ제2항의 규정을 준용함에 있어서 “직전 6월(생략)”은 이를 각각 “직전 6월”로 본다. 3) 상속세및증여세법 제64조 【무체재산권 등의 평가】
① 매입한 무체재산권의 가액은 매입가액에서 매입한 날부터 평가기준일까지의 법인세법상의 감가상각비를 차감한 금액으로 평가한다.
② 제1항외의 공업소유권 등 기타 무체재산권의 평가는 당해 재산의 취득을 위하여 소요된 가액 또는 장래의 경제적 이익 등을 감안하여 대통령령이 정하는 방법에 의하여 평가한다. 4) 상속세및증여세법 시행령 제59조 【무체재산권 등의 평가】
⑤ 특허권ㆍ실용신안권ㆍ상표권ㆍ디자인권 및 저작권 등은 그 권리에 의하여 장래에 받을 각 연도의 수입금액을 기준으로 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계산한 금액의 합계액에 의한다. 이 경우 각 연도의 수입금액이 확정되지 아니한 것은 평가기준일전 3년간의 각 연도 수입금액의 합계액을 기획재정부령이 정하는 바에 따라 평균한 금액을 각 연도의 수입금액으로 할 수 있다. 5) 상속세및증여세법 시행규칙 제19조 【무체재산권등의 평가】
② 영 제59조 제5항 전단의 규정에 의한 특허권ㆍ실용신안권ㆍ상표권ㆍ의장권 및 저작권 등의 가액은 다음의 산식에 의하여 환산한 금액의 합계액으로 한다. 각 연도의 수입금액 ÷ (1+10/100)ⁿ [n: 평가기준일부터의 경과연수] 6) 발명진흥법 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. 7) 발명진흥법 제10조 (직무발명)
① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. 8) 발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상)
① 종업원 등은 직무발명에 대해 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 제1항에 따른 보상에 대해 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려해 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.
1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원 등 사이에 행해진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표ㆍ게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황
③ 제1항에 따른 보상에 대해 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 않거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의해 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려해야 한다. 9) 특허법 제33조 【특허를 받을 수 있는 자】
① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. 10) 특허법 제100조 【전용실시권】
① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설 정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
③ 전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.
④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.
⑤ 제99조 제2항 내지 제4항의 규정은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다. 11) 특허법 제102조 【통상실시권】
① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
② 통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다.
③ 제107조의 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다.
④ 제138조, 실용신안법 제32조 또는 디자인보호법 제70조 의 규정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권ㆍ실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고 당해 특허권ㆍ실용신안권 또는 디자인권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다.
⑤ 제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.
⑥ 제3항 및 제4항외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
⑦ 제99조 제2항 및 제3항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.
② 수수료
② /① (%) 수수료 지급기준 공사 특허대여 합계
① 1999 30 30 20 10 33.6 1.8 6.0 공사 6% ’04, 26% 특허대여 65.3% 2000 335 35 370 209 161 43.4 26 7.0 2001 798 79 877 602 274 31.2 90 10.2 2002 1,723 97 1,820 1,256 564 30.9 148 8.1 2003 3,843 252 4,095 2,947 1,148 28.0 387 9.4 2004 2,621 136 2,757 1,155 1,602 58.1 957 34.7 합계 9,350 599 9,949 6,190 3,759 37.7 1,609 16.1 2004년에 수수료율을 26%로 조정한 이유: 타사의 경우 조건 불리(좁은 사용지역, 짧은 사용기간)함에도 10%이상의 수수료를 수령하고 있어 청구법인의 초과이익률 18% 및 선수수료 없는 조건으로 2% 를 증액함 2) 청구법인의 각 사업연도별 주요주주현황은 아래와 같다. 단위: % 1999～2001 2002 2003 2004 2005 주주명 지분율 주주명 지분율 주주명 지분율 주주명 지분율 주주명 지분율 김$$ 49.68 김$$ 49.68 김○○ 92.86 김○○ 94.44 김○○ 94.44 김○○ 27.42 김○○ 37.42 선○○ 7.14 선○○ 5.56 선○○ 5.56 선○○ 12.90 선○○ 12.90 박○○ 10.00 김$$(대표이사 모) 선
○○ (대표이사 처) 3) 청구법인의 이의신청결정문에는 처분청의 지급수수료 부인내역 및 청구법인의 지급수수료 지급내역과 쟁점특허 매매와 관련한 사실관계 내용들이 아래와 같이 확인된다. 연도 지급수수료
① 부인금액
② 착오부인금액
③ 쟁점부인액
④ 비고 1999 1,800,000 0 0 0 2000 26,237,430 0 0 0 2001 89,733,200 44,866,000 44,866,000 0 2002 147,894,840 112,153,000 112,153,000 0 2003 386,752,500 287,469,000 287,469,000 0 2004 957,000,000 886,681,000 593,730,790 292,950,210 1,609,417,970 1,331,169,000 1,038,218,790 292,950,210
- 가) 처분청의 부인금액과 청구법인 주장하는 착오부인 및 쟁점부인금액
① 연도별로 청구법인에서 김○○에게 지급한 수수료 금액임
② 잘못 작성된 적용특허표를 근거로 처분청에서 부인한 수수료 금액임
③ 바로잡은 적용특허표를 근거로 계산시 착오부인된 금액임
④ 처분청이 주장하는 무상사용과 청구법인이 주장하는 유상사용이 맞는지를 판단해야 하는 금액임 특허번호 출원일 등록일 발명의명칭 발명자 특허권자 415767 2001.1.15 2004.1.7 교량구조물 지지 인상용 유압나사잭 김○○ 김○○ 415766 2001.2.9 2004.1.7 교량구조물 위치이동 컴퓨터 제어시스템 454405 2002.7.5 2004.10.15 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환시켜 유도상화하는 공법 454406 2002.8.2 2004.10.15 가벤트를 이용하여 철도교의 강교를 콘크리트교로 치환하여 유도상화하는 공법 및 그장치 478701 2003.7.16 2005.3.15 교량 상부구조물의 승상 및 보수,보강방법 478702 2003.7.16 2005.3.15 교량 상부구조물의 순차적 교체방법 10-0759924 2006.9.28 2007.9.12 열차운행중 신속한 궤도 교체공법 10-0759923 2007.5.28 2007.9.12 철도의 저형고 장지간 거더
- 나) 처분청은 청구법인 설립이후에 김○○이 취득한 아래 특허권에 대하여는 청구법인이 직무발명에 대한 사용자의 지위로서 법정 통상실시권을 갖고 있으므로 무상으로 사용할 수 있다고 보아 지급수수료를 부인하였다.
- 다) 김○○은 청구법인 설립 전에 보유하고 있던 신기술 제132호 및 위 특허권 중 특허번호 제415766, 415767, 454405, 454406호에 대하여 청구법인과 특허권 사용계약을 체결하였음이 청구법인이 제시한특허권 사용계약서(통상사용권)에 의하여 확인된다. 《특허권 사용계약서(통상사용권)》
○ 특허번호: 신기술 제132호, 제415766, 415767, 454405, 454406호
○ 당사자: 김○○(갑),
○○ 주식회사(을)
○ 주요계약내용 제1조 (목적) “갑”은 “을”에게 대해서 “갑”의 소유에 관한 특허권(신기술)에 대해 통상사용권을 설정한다. 제3조 (사용권의 범위) “을”이 본 건 신기술을 사용하는 권리의 범위는 다음과 같이 한다.
1. 사용지역: 대한민국
2. 사용기간: 신기술의 지정기간 내
3. 사용내용: 공사 및 사업장 제5조 (사용료의 지급)
① “을”은 “갑”에 대해 본 건 신기술의 사용료로서 공사매출액의 공급가액에 대한 6%(26.13%)에 해당하는 금액과 기술매출액의 공급가액에 대한 65%에 해당하는 금액을 사용료로 지불한다. 제8조 (재사용권의 권한) “을”은 사전에 “갑”으로부터 서면에 의한 동의가 없으면 제3자에 대해 본 건 신기술 사용권을 양도하거나 재사용권을 허락해서는 안된다. 제11조 (권리의 보전)
① “을”은 제3자가 본 신기술을 침해하였을때 또는 침해할 우려가 있을 경우 즉시 “갑”에게 그 사실을 통지함과 동시에 배제 또는 예방에 대하여 “갑”에게 협력한다.
(1) 위 특허권 사용계약내용을 보면, 제3조에 사용권의 사용지역, 사용기간, 사용내용을 규정하고 있으며, 제5조에서는 외부대여분에 대한 수수료를 규정하고 있으며, 제8조에서는 재 사용권에 대한 제한적 허여내용을 규정하고 있음이 확인된다. (2) 청구법인은 위 특허권 사용계약에 따라, 타 건설업체와 기술협력계약을 체결한 바, 위 특허권 사용계약이 통상실시권이 아닌, 전용실시권에 준하는 계약이라고 주장하며, 아래와 같은 기술협력계약서 사본을 제시하고 있다.(재사용권을 행사할 수 있는 경우는 전용실시권계약에서만 가능) 계약일자 신기술권리자 기술협력사 계약기간 계약내용 특허번호 계약지역 기술료 2000.12.1. 청구법인 @@건설 2000.12.1. ～2003.11.4. 경기,강원 7% 신기술132, 214386, 214387, 214388호 2001.1.3. 청구법인 # 2001.1.1. ～2003.11.4. 경남,경북 5% 신기술132, 214386, 214387호 2001.7.16. 청구법인 $$건설 2001.7.16. ～2003.11.4. 전남 7% 신기술132, 214386, 214387, 214388호 2004.6.15. 청구법인 **건설 2004.6.15. ～2006.6.14. 강원 7% 214386, 214387호 2006.2.20. 청구법인 ^^건설 2004.2.20. ～2009.2.20. 대구, 경북 10% 415766, 415767호 * 청구법인이 제시한 기술협력계약서를 보면, 계약번호, 기술명칭, 지정번호(특허번호)가 기재되어 있으며, 계약 구분란에는통상실시권의 권리범위에 준한 기술협력계약이라고 기재되어 있음이 확인되며, 계약지역 및 계약기간을 정하고 있음이 확인된다.
- 라) 청구법인(양도인)과 김○○(양수인)이 2003.10.31.자 체결한 특허권 양도계약서상 계약내용 및 양도금액 산출내역이 아래와 같이 확인된다.
(1) 양도일자 및 양도금액: ’03.11.20. 6,960,000원
(2) 양도대상: 출원중인 4개의 특허권 (가) 출원번호 10-2001-0002202(특허번호 제415767호, 쟁점특허권) (나) 출원번호 10-2001-0006396(특허번호 제415766호) (다) 출원번호 10-2002-0038867(특허번호 제454405호, 쟁점특허권) (라) 출원번호 10-2002-0045807(특허번호 제454406호)
(3) 양도금액 6,960천원의 산출내역: 출원료 512,000원, 출원수수료 5,445,000원, 인건비 528,000원, 기타경비 382,000원
- 마) 김○○이 청구법인에게 쟁점특허권을 600백만원에 양도하는 특허권 양도계약서를 2004.11.1. 작성한 사실이 아래와 같이 확인된다.
(1) 양도일자 및 양도금액: ’04.11.10. 600백만원
(2) 양도대상: 특허등록된 2개의 특허권 (가) 등록번호 제415767호(쟁점특허권) (나) 등록번호 제454405호(쟁점특허권)
- 바) 청구법인은 취득한 특허권 600백만원을 2004사업연도 장부에 계상하고, 동 특허권에 대한 감가상각비를 2004사업연도 10백만원, 2005사업연도 60백만원, 2006사업연도 60백만원을 비용으로 계상하였다. 4) 청구법인은 대표이사인 김○○의 직무는 회사경영이므로 김○○의 발명은 직무발명이 아닌, 업무발명으로 보아야 하므로, 청구법인이 통상실시권을 무상으로 취득할 수 없다고 주장하고 있다.
- 가) 종업원 등의 발명에 따른 구분 (1) 직무발명: 종업원 등의 직무 및 사용자의 업무범위에 공히 속하는 발명
(2) 업무발명: 종업원 등의 직무와는 관계없지만 사용자의 업무와는 관련성이 있는 발명 (3) 자유발명: 종업원 등의 직무 및 사용자의 업무와 관련성이 없는 발명 나) 발명진흥법 제2조 제2항 에서 직무발명에 대한 정의를 살펴보면“직무발명”이란, 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다.)이 그 직무에 관해 발명한 것이 성질상 사용자․법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다.)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.라고 규정하고 있고, 다) 발명진흥법 제10조 제1항 에서는직무발명에 대해 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허 등”이라한다.)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권 등”이라 한다.)에 대해 통상실시권을 가진다.라고 규정하고 있다. 5) 청구법인은 당초 쟁점특허권의 특허출원시 특허업무 대리인인
○ &
○ 국제특허법률사무소에서 특허출원 당시 업무혼선 등으로 인하여 쟁점특허권의 특허 출원자를 김○○이 아닌, 청구법인으로 잘못 기재하였고, 특허법상 쟁점특허권의 당초 출원자인 청구법인이 취소하고 신규로 김○○으로 출원할 수 없어, 부득이하게 청구법인이 쟁점특허권을 김○○에게 양도하는 것으로 하여, 특허권 양도계약을 체결하였고, 이에 따라 출원인변경신고를 하였다고 주장하며, 2003.11.20.자 출원인변경신고서 및
○ &
○ 국제특허법률사무소 소장 변리사 김# 작성한 업무경위서를 제시하고 있다. 6) 청구법인이 주장하는 지급수수료의 착오부인금액에 대하여 심리과정에서 처분청에 문의한 내용과 청구법인이 제시한 증빙을 비교한바 아래와 같이 확인된다.
- 가) 처분청 조사반에 조사당시 지급수수료 부인금액을 산출하는 과정에 대하여 확인한바 “수입금액에 기여한 특허를 공사별로 발췌해 달라고 회사에 요청하여 회사에서 작성한 자료를 기준으로 법인설립이후 등록된 특허에 대한 지급수수료를 부인하였다” 라고 확인하고 있다.
- 나) 청구법인이 이건 불복과정에서 주장하는 착오부인금액이 발생된 공사의 국토해양부실적증명상 특허번호는 조사 당시 회사에서 작성하여 제출한 적용특허와는 상이한 것으로 확인되고 있다. 7) 청구법인은 쟁점특허 매매대금 6억원의 산출근거를 2004.11월 현재까지 쟁점특허 매출실적(매출기여도)을 기준으로 하였다며 별첨 의 쟁점특허 공사수입금액 기여액을 제시하고 있다. 8) 심리자료 사전열람 결과 처분청은 보충의견 없으나 청구법인은 다음과 같은 추가의견을 제시하고 있다.
- 가) 청구법인은 처분청 주장대로 김○○의 특허가 직무발명에 해당된다하더라도 김○○이 연구소 소장으로서 직무를 수행한 2001.11.1. 이후에 출원한 특허에 대하여 적용하는 것이 타당하다고 주장하고 있다.
- 나) 따라서 처분청의 2004년도 지급수수료 착오부인액을 제외한 부인액 중 특허415766-415767(2001.1.15.출원) 에 해당된 것은 직무발명에 해당되지 아니하므로 수수료 부인은 부당하다.
- 다) 매매된 쟁점특허(415767, 454405) 중 454405는 2004.10.15.등록된 특허로 매매일 현재 수입금액 실적이 없어 특허가격 산정에 반영되지 아니하였므로 쟁점특허 매매가액 6억원은 415767에 대한 것이므로 이 또한 직무발명에 해당되지 아니하므로 취득가액 부인은 부당하다.
- 라. 판 단 위와 같은 관련법령과 사실관계 내용을 종합하여 보면, 청구법인 대표이사 김○○이 법인 설립 이후에 특허를 출원하여 등록받은 것은 대표이사로서의 직무발명에 해당되므로 청구법인에게 통상실시권이 있다 할 것이다. 이러한 특허에 대하여는 청구법인이 무상사용이 가능함에도 불구하고 특허 사용료를 대표이사에게 지급한 것은 부당행위계산 부인대상이 된다고 할 것이나 처분청이 수수료를 부인한 적용특허 중 공사수입금액 발생기간 중에 특허등록 되어 있지 아니한 것 까지도 포함(착오)되어 있으므로 이를 수수료 부인 적용특허에서 제외하여야 하는바, 청구주장과 같이 이를 반영하여 손금불산입액을 경정하는 것이 타당하다고 판단되고, 매매된 쟁점특허에 대하여 직무발명에 의한 특허로 판단하기 때문에 청구법인이 동 특허에 통상실시권에 의한 무상 사용이 가능 한다 하더라도 그 지위는 전용실시권을 갖는 특허권자와는 차별된다 할 것이고 특허권자가 누리는 향후 수익에 대한 합리적인 대가를 유상으로 취득하는 것이 당연하다 할 것이며 그 대가 산정이 쟁점특허에 대한 매출기여액에 청구법인의 초과이익률을 반영한 현재가치로 이루어진 이건의 경우 6억원으로 매매한 것은 경제적 합리성이 결여된 가액이라 할 수 없다 할 것이다. 따라서 대표이사의 직무발명으로 무상사용이 가능하다 하여 취득가액으로 지급한 6억원을 부당행위계산 부인대상으로 보아 손금불산입한 처분은 잘못이 있다고 판단된다.
이 건 심사청구는 청구주장이 일부 이유 있으므로 국세기본법 제65조 제1항 제3호 의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.
□ 쟁점특허의 공사수입금액 기여액 2004년 (공사수입) № 계약일 공 사 명 계약 수입금액 적용된 특허 쟁점특허 수입기여액 비고 1 03- 12-31
○○ -아우라지간 수의 440,138,000 214386-7 2 2/10 김제-신태인간 수의 16,155,810 214386-7 3 3/16 이동식가교 수의 22,900,000 214389 4 4/19 부용-김제간 수의 14,170,909 214386-7 5 6/4
○○ 량 (@@교) 수의 273,990,909 415766 415767(쟁점) 136,995,454 1/2 6 6/7
○○ 교 기술 285,440,000 415766 415767(쟁점) 214386-7 71,360,000 1/4 7 8/7 함열가도교 수의 5,516,364 415767(쟁점) 5,516,364 1/1 8 8/7 상동-밀양간 수의 17,222,391 415766 415767(쟁점) 8,611,195 1/2 9 8/7 동-밀양간 수의 5,435,455 415766 415767(쟁점) 2,717,682 1/2 10 8/17 신동-지천간 수의 17,372,727 214386-7 415767(쟁점) 5,709,909 1/3 11 9/8 @@대교 기술 102,245,455 415766 415767(쟁점) 51,122,727 1/2 12 9/10 아중~신리 기술 91,757,273 214386-7 415767(쟁점) 30,585,757 1/3 13 9/28 @@~지천간 수의 131,272,727 214386-7 454406 14 10/22
○○ ~@@간 수의 914,832,868 214386-7 415766 415767(쟁점) 228,708,217 1/4 15 10/ @@-동익산간 기술 172,727,273 214386-7 16 10/ 대신~@@간 기술 110,000,000 214386-7 415767(쟁점) 36,666,667 1/3 17 11/
○○ 생산기지 기술 664,846,092 214386-7 계 3,286,024,253 577,993,972 * 매매가산정: 기여액에 초과이익률을 반영하여 현재가치로 환산함
결정내용은 붙임과 같습니다.