쟁점특허권은 청구법인이 연구개발활동을 한 결과로 취득한 청구법인의 소유이고, 발명진흥법제15조에 따른 계약, 규정, 보상기준 및 산정근거자료 등이 없어 정당한 직무발명보상금에 해당하지 않음
쟁점특허권은 청구법인이 연구개발활동을 한 결과로 취득한 청구법인의 소유이고, 발명진흥법제15조에 따른 계약, 규정, 보상기준 및 산정근거자료 등이 없어 정당한 직무발명보상금에 해당하지 않음
이건 심사청구는 기각한다.
9.
8. 이 건 심사청구를 제기하였다.
1. 쟁점특허권은 OOO가 독자적으로 개발한 것으로 실질 소유권자는 OOO이다. 쟁점특허권은 특허증, 특허등록원부, 공개특허공보에 발명자가 모두 OOO로 기재되어 있다. 특허청 공개특허공보에 의하면 쟁점특허권은 특별한 설비나 다양한 실험이 필요한 원천 발명특허가 아니라 발상의 전환에 의한 아이디어를 통해 기존 공정을 개선하는 것으로 특별한 연구개발비가 소요되지 않는다. OOO의 발명노트 및 변리사와의 상담일지에 의하면 쟁점특허권은 기존 공정의 문제점을 파악한 후 개선과정을 거치는 특허임이 확인된다. 변리사 AAA의 노트에 의하면 AAA은 발명자인 OOO로부터 기술설명을 청취하였다고 기재되어 있는바 OOO가 발명한 것이 아니라면 변리사에게 기술설명을 직접 할 수 없다. OOO는 1990년부터 1997년까지 OO자동차 부품협력업체로 '발명1'과 에어백 커버를 공급해온 OOOO(주)의 개발팀장, 연구소장, 공장장으로 근무하면서 품질관리 기사 1급 자격을 취득하는 등 연구·개발자의 역할을 수행했고, 그 경험을 살려 1998년 청구법인을 설립하였는데, 청구법인 설립 후에도 기술이 집약된 미국과 유럽의 제조기술연수를 통해 필요한 기술을 직접 습득하였고, OOO의 발명노트에 의하면 ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치’ 또한 독일에서 본 기술을 응용한 것이라고 기재되어 있다.
2. 청구법인의 기업부설연구소는 ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’의 특허출원 이후에 설립되었고, 고객사로부터 설계도면을 제공받아 외주업체에 금형제작을 의뢰하는 역할을 할 뿐 독자적인 특허개발 활동을 한 적이 없다. 한국산업기술진흥협회가 발행한 기업부설연구소 인정서에 의하면 청구법인의 연구소는 2004.5.6. 기업부설연구소로 인정되었는데, ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’는 2002.10.15. 특허출원이 되었으므로 기업부설연구소가 설립되기 전 OOO가 독자적으로 개발을 시작했다는 것을 확인할 수 있다. 기업부설연구소 연구개발 인력현황을 보면 연구소장은 PM(Project Manager. 영업이사) 역할을 겸임하고 있고 전임연구원은 4명에 불과한데, 이들은 금형제작 및 수정 작업에 투입되어 있기 때문에 별도의 연구개발활동을 할 여력이 없을 뿐만 아니라 실제로 이들이 발명하거나 창작하여 산업재산권으로 등록된 사례가 없는 점 등에 비추어볼 때 청구법인이 쟁점특허권 발명에 관여했다고 보기는 어렵다. 청구법인은 2002년, 2005년∼2006년 사업연도에 쟁점특허권 관련 경상개발비나 연구비를 계상한 사실이 없다.
3. 청구법인은 쟁점특허권을 OOO 소유로 인식하여 쟁점특허권 출원 또는 등록 당시 쟁점특허권을 장부에 자산으로 계상하지 않았다. 쟁점특허권 출원 당시 특허등록원부에 특허권자를 청구법인으로 하여 등록하기는 하였으나, 이는 OOO가 청구법인의 대표이사로서 개인명의로 등록하는 것보다 법인명의로 등록하는 것이 청구법인의 기업 이미지 제고에 나을 것 같아 청구법인 명의로 등록한 것일 뿐 청구법인은 쟁점특허권을 자산으로 인식조차 하지 않았다. 법인 명의의 특허권이 있으면 은행 신용평가에서 가산점이 있을 뿐만 아니라 유망중소기업 선정에서도 유리하고 기술신용평가에서도 높은 점수를 받을 수 있으므로 대표이사인 OOO는 본인이 아니라 청구법인을 특허권자로 등록한 것이다. 더욱이 청구법인은 부품을 납품하는 업체로서 **주식회사 등의 고객사로부터 공정에 대한 감사를 받아야 하는데, 쟁점특허권과 같이 공정관련 특허를 보유하고 있으면 감사 시 높은 점수를 받을 수 있다. 대표이사 개인명의로 특허권을 등록했을 때는 특별한 이점이 없으나 청구법인 명의로 특허를 등록하면 이와 같이 유리한 점이 있어 대표이사인 OOO는 부득이 청구법인 명의로 쟁점특허권을 등록할 수밖에 없었다. OOO가 쟁점특허권을 청구법인 명의로 등록하기는 하였으나 쟁점특허권의 실소유자가 OOO라는 점에 대하여는 OOO와 청구법인 사이에 다툼이 없고, 쟁점특허권 출원 또는 등록 시점의 청구법인 재무상태표에도 무형자산으로 계상된 금액이 전혀 없는데 이는 청구법인이 쟁점특허권을 보유하고 있지 않았기 때문에 자산으로 인식하지 않은 것이다. ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’를 출원한 2002년, 등록시점인 2005년, ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치’의 출원시점이자 등록시점인 2006년 모두 청구법인 재무상태표의 무형자산은 “0”원으로 계상되어 있는바, 청구법인은 쟁점특허권 소유권자가 아니므로 쟁점특허권을 자산으로 계상하지 못한 것이다.
1. 쟁점특허권을 OOO의 소유로 보지 않는다고 하더라도, 쟁점특허권은 OOO의 기여도를 인정받은 대가이므로 비과세소득인 직무발명보상금에 해당한다. 법인의 임원이 지급 받는 직무발명보상금도 비과세 소득에 해당하는데(서면1팀-396, 2004.3.16. 참조), 법인의 대표이사인 OOO는소득세법제12조 제5호 라목에서 규정한 종업원에 해당하며, 특허증, 특허등록원부 등에 의하여 쟁점특허권을 OOO가 발명했다는 것이 확인되므로 쟁점특허권을 직무발명으로 본다고 하더라도 이는 직무발명보상금에 해당한다 할 것이다.
2. 청구법인은 이사회결의를 거쳐 쟁점특허권 양도·양수계약을 체결하였고 특허권 양수 대가 또한 감정평가를 거쳐 이사회에서 인정한바, 쟁점특허권 중 OOO 기여분 상당액은 직무발명보상금에 해당한다. 쟁점특허권을 발명함에 있어 청구법인의 설비나 자금이 투입된 바 없으므로 쟁점특허권은 OOO가 단독으로 발명한 것으로 OOO는 이사회 결의를 거쳐 기여도를 정당하게 인정받았고, 동 기여도 상당의 지분가치를 감정평가를 거쳐 금액으로 환산하였으므로 OOO가 현물출자한 가액 및 가지급금과 상계한 가액은 직무발명보상금에 해당한다. 쟁점특허가 출원된 2002년 및 2006년 직후 청구법인은 매출이 급증하여 OOO는 실제 쟁점특허를 통하여 청구법인에 상당한 기여를 하였고, 기여도 상당의 지분가치를 이사회 결의를 거쳐 정당하게 인정받았다.
3. OOO는 2014년 쟁점특허권 1/2지분을 청구법인에 양도하고 받은 소득 2,339백만원을 기타소득으로 합산하여 종합소득세를 신고 납부까지 하였으므로 해당금액을 OOO에게 다시 상여처분 한다면 OOO는 동일한 자산에 대하여 세금을 두 번 납부하는 결과가 되는 것으로 이는 이중과세로서 부당하다.
1. OOO가 제출한 발명노트, 상담일지 사본은 그 작성시기, 작성진위 여부 등 논란의 여지가 있을 뿐 아니라 그것만으로 OOO가 발명자라고 인정하기 어려우며, OOO가 발명자이자 실질 소유권자로서 OOO와 청구법인 사이에 명의신탁 관련 약정이 있었다는 그 어떤 증빙도 제출하지 못하고 있다.
2. 청구법인의 기업부설연구소 인정일 이전에 쟁점특허권이 출원되었기에 OOO가 개인자격으로 쟁점특허권을 독자적으로 개발한 것이라는 주장은 사실관계를 제대로 확인하지 않은 데에서 기인한 오류로 보여진다. 청구법인의 기술개발팀은 2001.4.4. 한국산업진흥협회로부터 기업의 연구개발전담부서임을 확인받아 연구개발 활동을 하여 왔고, 이로 인해 2002.2.1. 기술개발을 통한 중소기업의 경쟁력제고를 위하여 중소기업은행으로부터 기술개발시범기업으로 지정받은 사실이 있다. 상기 기술개발시범기업 지정은 당시 중소기업은행으로부터 기술개발시범기업으로 선정되면 일정 자금을 지원받는 제도로서, 이 자금은 부품소재 국산화 대상 기술과제 및 중소기업 공동애로 과제 등을 개발, 사업화하려는 모든 중소기업에 지원되었으며, 자금 지원을 받으려는 기업은 기술개발계획서를 제출하여 영업점의 추천과 정부출연 연구기관의 전문가 등으로 구성된 심의위원회의 심의를 거쳐 지원대상으로 선정된 것이다. 또한 연구소 내 대부분의 연구개발장비들도 1998년 ～ 2004년 취득하여 사용된 것으로 나타나는 등 청구법인은 설립 초기부터 회사 차원에서 기술개발에 역점을 두고 연구개발을 하여 왔고 그러한 과정에서 쟁점특허기술을 개발하여 청구법인 소유로 특허등록하게 된 것으로 보는 것이 타당하다.
3. 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하는 정도 등에 그치지 않고, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하는 등 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(대법원2011다67705, 67712, 2012.12.27.). 쟁점특허권의 경우, 조립ㆍ검사 등을 할 수 있는 일종의 기계장치로서 그 기술의 내용에 비추어 단순한 구상만으로는 개발이 가능하지 아니하고, 기술의 실현가능성, 효율성 등을 검증하기 위하여 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요하며 이에 상당하는 설비 및 비용이 소요되었을 것으로 보이는 등 쟁점특허권의 발명을 OOO 개인 한 사람의 힘으로 이를 발명해 내는 것은 매우 어렵다고 할 것인 반면, 전담연구원과 기업부설연구소(연구개발전담부서)를 갖추고 있는 청구법인으로서는 시제품 제작, 다양한 실험 등의 발명활동이 가능한 것으로 보이므로, OOO가 쟁점특허권을 독자적으로 개발한 것이라는 주장과 발명자로서 당초부터 소유권을 보유하고 있었다는 청구법인의 주장은 받아들일 수 없다.
1. 청구법인은 직무발명에 대한 보상규정, 특허권 승계 및 전용실시권에 대한 계약 또는 근무규정 등에 대한 어떠한 근거자료도 제출하지 못하고 있다. 발명진흥법제15조에 의하면, 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우에 정당한 보상을 받을 권리를 가지고, 사용자 등은 직무발명보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다고 규정하고 있으나 청구법인은 관련 근거자료를 제출하지 못하고 있다.
2. 청구법인이 제출한 이사회 회의록은 청구법인의 설립자이자 100% 주주(OOO 93.7%, 배우자 6.3%)인 OOO와 실질적 권한도 없는 이사 2명이 쟁점특허권 무상양도일 직후 형식적으로 작성한 것으로서 정당성을 인정할 수 없으며, OOO의 1/2지분에 대한 법적 근거로도 볼 수 없다. 정당한 직무발명보상금이라고 하려면 청구법인이 사전에 작성한 직무발명에 대한 보 상규정 등에 따라 적법한 절차를 거쳐 지급하여야 하는 것이지, 사주인 OOO만을 대상으로 형식적인 이사회 회의를 통해 어떠한 근거도 없이 임의 지급하는 것을 정당한 직무발명보상금이라 볼 수 없다. 또한, 쟁점특허권의 법률적 소유권은 청구법인에게 있는 것으로, 쟁점특허권의 감정평가액은 OOO에게 소유권의 1/2지분이 있음을 전제로 소유지분만큼의 가치를 산출하기 위한 것일 뿐 OOO의 기여도나 직무발명보상금에 대한 평가로 볼 수 없으며, OOO의 소유권 1/2지분을 인정하지 않는 이상 쟁점특허권의 감정평가액을 OOO에 대한 직무발명보상금 명목으로 볼 수 없는 것이다.
3. OOO가 쟁점특허권 1/2지분을 청구법인에 양도하고 받은 소득 2,339백만원에 대하여 기타소득으로 종합소득세를 기신고ㆍ납부한 것에 대하여는 이 건 심사청구 결과에 따라 소득금액변동통지에 따른 근로소득세 원천징수 시 기납부세액으로 공제할 사항이므로 이중과세에 해당하지 않는다.
1. 쟁점특허권 1/2지분의 이전이 명의신탁의 해지에 해당하는지 여부
2. 쟁점특허권 1/2지분의 이전이 직무발명보상금의 지급에 해당하는지 여부
① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비(損費)의 금액으로 한다.
② 제1항에 따른 손비는 이 법 및 다른 법률에서 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다.
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 손비의 범위 및 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 2) 법인세법 시행령 제19조 【손비의 범위】 법 제19조제1항에 따른 손비는 법 및 이 영에서 달리 정하는 것을 제외하고는 다음 각 호에 규정하는 것으로 한다.
1. 판매한 상품 또는 제품에 대한 원료의 매입가액(기업회계기준에 따른 매입에누리금액 및 매입할인금액을 제외한다)과 그 부대비용
21. 그 밖의 손비로서 그 법인에 귀속되었거나 귀속될 금액 3) 법인세법 제67조 【소득 처분】 제60조에 따라 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준을 신고하거나 제66조 또는 제69조에 따라 법인세의 과세표준을 결정 또는 경정할 때 익금에 산입한 금액은 그 귀속자 등에게 상여(賞與)・배당・기타사외유출(其他社外流出)・사내유보(社內留保) 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 처분한다. 4) 법인세법 시행령 제106조 【소득처분】
① 법 제67조에 따라 익금에 산입한 금액은 다음 각 호의 구분에 따라 처분한다. 비영리내국법인과 비영리외국법인에 대하여도 또한 같다.
1. 익금에 산입한 금액(법 제27조의2제2항에 따라 손금에 산입하지 아니한 금액을 포함한다)이 사외에 유출된 것이 분명한 경우에는 그 귀속자에 따라 다음 각 목에 따라 배당, 이익처분에 의한 상여, 기타소득, 기타 사외유출로 할 것. 다만, 귀속이 불분명한 경우에는 대표자(소액주주등이 아닌 주주등인 임원 및 그와 제43조제8항에 따른 특수관계에 있는 자가 소유하는 주식등을 합하여 해당 법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 30 이상을 소유하고 있는 경우의 그 임원이 법인의 경영을 사실상 지배하고 있는 경우에는 그 자를 대표자로 하고, 대표자가 2명 이상인 경우에는 사실상의 대표자로 한다. 이하 이 조에서 같다)에게 귀속된 것으로 본다.
5. 기타소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득
1. 종업원이 발명진흥법 제15조 에 따라 사용자로부터 받는 보상금 6) 소득세법 제21조 【기타소득】
① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.
7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품 7) 특허법 제33조 【특허를 받을 수 있는 자】
① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 8) 특허법 제37조 【특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등】
① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. 9) 특허법 제38조 【특허를 받을 수 있는 권리의 승계】
① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.
④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다. 10) 특허법 제44조 【공동출원】 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 11) 발명진흥법 제2조 【정의】
2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
4. “산업재산권”이란 특허법·실용신안법·디자인보호법또는 상표법에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 말한다. 12) 발명진흥법 제10조 【직무발명】
① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 13) 발명진흥법 제15조 【직무발명에 대한 보상】
① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다.
1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
2. 책정된 보상기준의 공표ㆍ게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황
③ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.
1. 쟁점특허권 발명․등록관련 내용을 일자별로 정리하면 다음과 같다. <쟁점특허권 발명․등록 일자별 흐름도 > ’01.
4. ’02.2.1. ’02.10.15. ’04.5.6. ’06.1.18. ’14.12 연구개발 전담부서(기술개발팀) 기술개발 시범기업 지정 '발명1'관련 특허출원 기업부설 연구소 인정일 '발명2'관련 특허출원 이 건 양수․양도 (한국산업진흥협회) (한국산업진흥협회) (등록: ’05.2.22.) (한국산업진흥협회) (등록: ’06.12.20.) (명의이전: ’15.1.6.)
2. 쟁점특허권의 특허증, 특허등록원부 및 공개특허공보에 따르면 쟁점특허권은 ‘'발명1'의 조립 및 검사장치와 ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치로 구성되어 있는데 출원일 및 등록일은 다음과 같고 발명자가 모두 OOO로 기재되어 있다. [쟁점특허권 특허등록원부 내용] 특허번호 출원일 (등록일) 발명의 명칭 특허권자 발명자 비고 제0474397호 2002.10.15. (2005.2.22.) '발명1'의 조립 및 검사장치 청구법인 OOO 2015.1.6. 일부이전 (청구법인→OOO) 제0661995호 2006.1.18. (2006.12.20.) '발명2'과 '발명2' 검사장치 청구법인 OOO 2015.1.30. 일부이전 (청구법인→OOO) 쟁점특허권은 2005년 및 2006년에 청구법인 명의로 등록되어, 2014.12.26. 청구법인이 1/2 OOO 지분을 양수하는 계약을 체결하였고 청구법인 재무제표에는 2014.12.30. 자산으로 계상하였으나 특허등록원부상 이전등록은 2015.1.6. 및 2015.1.30.에 이루어졌다.
3. 청구법인은 2014.12.19.부터 2014.12.24.까지를 조사기간으로 하여 감정평가법인 세종에서 쟁점특허권 중 OOO 지분 1/2에 대한 감정평가를 받았으며 감정평가서에 기재된 주요 내용은 다음과 같다. [쟁점특허권 감정평가서 내용] (단위:백만원) 의뢰인 건명 특허권 가치 OOO소유 지분가치(1/2) 비고 청구법인 OOO 소유 특허권 감정평가 1,930 965 청구법인 OOO 소유 특허권 지분 감정평가 2,758 1,379 계 4,688 2,344
4. 쟁점특허권의 권리이전 내역은 다음과 같다.
1. 특허명칭: 특허 제10-0661995호 '발명2'과 '발명2' 검사장치
2. 특허권리자: OOO -계약사항- 제2조(양수비용)
1. 청구법인은 960백만원을 2014.12.28.까지 전액 지급한다. 제3조(자료이전일)
1. OOO는 위 지급 이후 30일 이내에 특허권과 관련된 자료 일체를 이전하여야 한다. 2014.12.26. 갑: OOO 을: 청구법인 대표이사 OOO 청구법인이 제출한 이사회 의사록에 따르면, 청구법인은 2014.12.29. 이사회를 개최(이사3명 출석이사수 3명)하여 주당 24,000원에 40,000주를 신주발행하기로 하는 한편 청구법인이 OOO에게 지급할 채무 960백만원을 신주발행의 주금납입액과 상계하기로 의결하였음이 확인되며, 같은 날 청구법인은 OOO에게 주금납입(상계)증명서를 발행하였으며, 위 이사회의사록은 2015.3.10. 법무법인 **에서 공증하였다. [이사회 의사록 주요 내용] 청구법인 2014.12.29. 11.30. 제2호 의안 신 주식 발행의 건
1. 신주식의 종루와 수: 보통주식 40,000주
2. 1주의 액면금액: 금10,000원
3. 1주의 발행가액: 금24,000원
4. 납입할 주금의 총액: 금960,000,000원
5. 증가할 자본금의 총액: 금400,000,000원
6. 납입기일: 2014.12.29.
7. 주금납입방법: 본 회사가 신주인수인에게 부담하는 채무 금 960,000,000원에 대하여 상법 제421조 제2항 에 의거 본 회사의 상계의 의사표시로 주금납입을 갈음함 2014.12.29. 청구법인 의장 대표이사 OOO 이사 (2명) 청구법인이 제출한 2014.12.30. 대체결의서에는 특허 현물출자에 따른 대표이사 직무발명성과금(특허현물출자) 84,000천원을 보상비로 결의하였음이 확인된다. 보상비 84,000,000 / 단기대여금 84,000,000
1. 특허명칭: '발명1'의 조립 및 검사장치
2. 특허권리자: OOO -계약사항- 제2조(양수비용)
1. 청구법인은 1,379백만원을 현금지급하기로 하며 지급방법은 다음 각호에 따른다.
1. 계약금: 가지급금 대환 제3조(자료이전일)
1. OOO는 2014.12.30. 까지 특허권과 관련된 자료 일체를 이전하여야 한다. 2014.12.30. 갑: OOO 을: 청구법인 대표이사 OOO 청구법인이 제출한 이사회 의사록에 따르면 청구법인은 2014.12.30. 이사회를 개최(이사3명 출석이사수 3명)하여 특허권 양도양수의 안건을 1,379백만원 현물 양도․양수 의결하는 것으로 만장일치 가결하였음이 확인되며, 같은 날 청구법인은 OOO에게 가지급금 상환(변제)계약서를 발행하였다.
5. 쟁점특허권 관련 청구법인의 무형자산 계상 내역은 다음과 같다. 쟁점특허권 출원 당시인 2002년 및 2005년∼2006년 청구법인의 표준대차대조표에는 무형자산(산업재산권, 연구개발비)이 ‘0원’으로 계상되어 있다. 청구법인이 쟁점특허권 중 OOO 지분을 양수한 2014년 사업연도 청구법인의 표준대차대조표에는 무형자산(산업재산권 중 특허권)이 2,339백만원으로 계상되어 있다.
6. 쟁점특허권 관련 청구법인의 연구비 및 개발비 지출내역은 다음과 같다. 2002년 및 2005년∼2006년 사업연도 청구법인의 표준손익계산서에 경상개발비 및 연구비 지출액이 ‘0원’으로 계상되어 있다. 2002년 및 2005년∼2006년 사업연도 청구법인의 제조원가명세서에 경상개발비 금액은 다음과 같다. [제조원가명세서의 경상개발비 지출액] 사업연도 2002년 2005년 2006년 비고 경상개발비 688백만원 2,045백만원 1,792백만원 세부항목 가죽, 시험용원료, 금형, A/BAG S/WHEEL개발대, '발명2'개발대 연구전담부서 복리후생비 등 금형․사출 관련 경비 등 (’05.6.30. '발명2'양산금형개발대 포함) 금형․사출 관련 경비 등 청구법인이 제출한 24쪽 분량의 경상개발비 일자별 세부내역에는 '발명2' 관련 개발내용 등이 포함되어 있다. 청구법인은 위 경상개발비는 기업부설연구소 소속 직원들의 인건비를 제외하고는 거의 전부가 금형외주제작비로 쟁점특허권과 관련 없는 비용으로, 고객사가 양산단계의 금형을 납품받은 후에 청구법인에 대금을 지급하는 반면, 청구법인은 계약금, 중도금, 잔금으로 시제품 금형제작단계부터 외주업체에 비용을 지급해야 하므로 이를 제조원가의 경상개발비로 처리하여 계상된 금액일 뿐이며, 이는 기업부설연구소 자체가 기술개발보다는 금형제작이 주된 업무이고 고객사와 외주제작업체의 중간관리자 역할을 한다는 것을 보여주므로 청구법인이 쟁점특허권 발명과 관련한 연구비 및 개발비를 지출하지 않았다는 의견이다. 청구법인의 2002년 ∼ 2006년 사업연도 연구・인력개발비세액공제 내역은 다음 표와 같으며, 2002년의 경우 당기 발생액 11,694천원 중 10,679천원을 당기에 공제받은 것으로 확인된다. [연도별 연구․인력개발비세액공제 내역] (단위:천원) 사업연도 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 연구․인력 개발비세액공제 (당기발생기준) 11,694 0 37,703 0 0 청구법인 홈페이지의 실험실 장비현황에는 34종의 실험용 장비가 기재되어 있으며 2번부터 21번 장비는 1999년부터 2002.7월까지 구입한 것으로 확인된다.
7. 국세청 전산시스템(NTIS) 자료에 의하면, OOO는 2015.6.18. 쟁점특허권 중 1/2지분의 감정평가액 2,339백만원을 총수입금액으로, 소득구분을 기타소득(80% 경비)으로 하여 2014년 과세연도 종합소득세를 신고‧납부하였다.
8. 쟁점특허권을 누가 발명하였는지와 관련하여 OOO는 쟁점특허권은 청구법인의 특별한 설비나 다양한 실험이 필요하지 않고 OOO의 발상의 전환에 의한 아이디어를 통해 기존 공정을 개선한 것이라고 주장하고 있고 쟁점특허권의 기술 및 발명과정에 대한 사항은 다음과 같다. 청구법인이 제출한 특허청 공개특허공보에 의하면, ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’는 '발명1'의 조립 부품을 정확히 조립함과 동시에 조립공정의 적정여부를 검사할 수 있도록 고안된 것이고, ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치’는 작업시간을 단축시키면서 '발명2'이 접착된 정도를 수치로 측정할 수 있도록 만들어진 것으로 기재되어 있다. 청구법인이 제출한 OOO의 발명노트 및 변리사와의 상담일지에 의하면, ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’는 수작업으로 순차적으로 나사를 조이고 육안과 손으로 하던 검사 공정을 기계를 통해 4개의 나사를 동시에 조이고 '발명1'에 일정한 힘을 가해 검사를 하는 기술이고, ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치’는 AirBag Cover에 3M 양면테이프로 붙이던 '발명2'을 2개의 구멍을 뚫어 접착시킨 후 게이지를 붙여 접착상태를 확인하는 기술로 기재되어 있다. 청구법인이 제출한 변리사 AAA의 노트에는, ‘'발명1'의 조립 및 검사장치’에 대하여 2002.9.12. 청구법인을 방문하여 OOO로부터 기술설명을 들었고 OOO의 수첩에 도시된 스케치를 복사하였다고 기재되어 있고, ‘'발명2'과 '발명2' 검사장치’에 대하여도 2005.12.15. 청구법인의 사장실을 방문하여 OOO로부터 도면스케치를 참조한 설명을 청취하였다고 기재되어 있다.
9. 청구법인의 기업부설연구소가 쟁점특허권 기술 발명에 관여하였는지와 관련하여 기업부설연구소의 연혁 등에 대한 사항은 다음과 같다. 청구법인이 제출한 기업부설연구소 인증서(2016.10.24. 한국산업기술진흥협회장 발급)에 따르면 청구법인의 기업부설연구소는 2004.5.6. 최초인정일로 기재되어 있다. 기업부설연구소 신고서에는 연구개발인력은 전담요원 4명 연구보조원 2명으로 기재되어 있으며, 주연구분야는 자동차용 Air Bag Cover '발명2' 대체소재개발로 기재되어 있고, 연구개발활동 개요서에는 대표적인 연구과제로 에어백 부품 경량화와 접착제 개발이 기재되어 있으며, 청구법인은 쟁점특허권과 기업부설연구소는 관련성이 없다는 주장이고, 처분청은 청구법인의 기술개발팀이 2001.4.4.부터 연구개발 활동을 하여 왔다는 의견이다. 청구법인은 OOOO(주)와 마찬가지로 Steering Wheel과 AirBag Cover를 만들어 주식회사, 한국GM등에 납품을 하는데, 청구법인은 OOO가 쟁점특허를 발명하기 전에는 부품의 경량화와 도장, AirBag 사출공정에 주력하고 있었다는 의견이다. 기업부설연구소는 고객사로부터(주식회사 등) '발명1'과 Airbag Cover의 디자인과 설계도면을 받아 외주업체에 시제품 금형 제작을 의뢰하고, 공급받은 금형을 통해 시제품 테스트를 거친 후 양산 단계의 금형 제작을 의뢰하는 역할을 수행할 뿐 원천기술뿐만 아니라 공정개선을 위한 연구 개발활동을 수행하고 있지는 않다는 것이 청구법인의 의견이다.
1. 먼저, 청구법인은 쟁점특허권은 OOO가 독자적으로 개발한 것으로 실질 소유권자는 OOO이며 출원 당시 청구법인에게 명의신탁된 것이라고 주장하는바 이에 대하여 살펴본다. 쟁점특허권의 특허증 및 특허등록원부에 따르면 특허권자가 청구법인으로 기재되어 있으며, OOO와 청구법인 사이에 명의신탁 관련 약정이 있었다는 증빙의 제출이 없는 점, 대법원판례(대법원2011다67705, 67712, 2012.12.27.)에 따르면, 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하는 정도 등에 그치지 않고, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하는 등 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하는데, 쟁점특허권의 경우에도 기술의 실현가능성, 효율성 등을 검증하기 위하여 시제품의 제작 및 다양한 실험이 필요한 것으로 보이는 점, 실제로 청구법인의 연구개발전담부서는 쟁점특허권 출원이전인 2001.4.4.에 이미 한국산업진흥협회에 등록되었으며, 청구법인의 실험실 장비도 1999년부터 2002.7월까지 구입한 장비가 많고, 청구법인은 2002년 법인세 신고시 연구인력개발비 세액공제를 받았으며, 제조원가명세서상 경상개발비를 지출하였으며 세부항목에도 쟁점특허권 관련 항목이 있는 등, 쟁점특허권 발명에는 청구법인 연구소의 설비 및 비용이 소요된 것으로 보이므로, 쟁점특허권의 발명자로 대표이사의 이름이 기재되어 있다는 사실만으로 OOO가 단독으로 개발하였다거나 OOO의 소유라는 청구법인의 주장을 인정하기에는 객관적인 입증이 부족하다고 보이는바, 쟁점특허권은 청구법인이 연구개발활동을 한 결과로 취득한 청구법인의 소유이고, 이를 아무런 법률상 원인도 없이 쟁점특허권 1/2지분을 소유하지도 않은 OOO로부터 양수받은 것을 가공매입으로 본 처분청의 이 건 처분은 타당하다.
2. 다음으로, 청구법인은 쟁점특허권은 청구법인의 업무 범위에 속하므로, 쟁점특허권의 발명은발명진흥법제2조 제2호에 따른 “직무발명”에 해당한다고 주장하므로 이에 대하여 살펴본다. 청구법인은 청구법인과 OOO나 발명자 사이에발명진흥법제15조 제2조 제2항에 따라 정한 어떠한 계약이나 근무규정이 존재하지 않고, 책정된 보상기준의 공표․게시가 없으며, 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 보상액을 결정한 근거자료를 전혀 제출하지 못하는 점, 청구법인은 2002년 특허권 출원이후 상당한 기간이 지난 후인 2014년에 이르러 청구법인의 대주주이자 대표인 OOO를 이사회에서 쟁점특허권의 1/2 소유권자로 보고 2014년에 평가한 가액을 산정하여 지급하였으나 그 외 발명 기여자에 대한 세부보상 방안 등이 없고, 잔여 1/2지분에 대한 소유관계를 분명하게 제시하지 못하는 등 청구주장을 신뢰하기 어려운 점, 이러한 점들을 종합하여 볼 때 쟁점특허권 1/2지분이발명진흥법제15조에 따른 정당한 직무발명보상금이라고 보기는 어렵다.
3. 상기와 같이 처분청이 청구법인에 대하여 2014년 사업연도 법인세를 경정하면서 쟁점특허권 1/2지분을 자산에서 감액하는 한편 대표이사 OOO에 대한 상여로 소득처분하는 내용으로 소득금액변동통지를 한 이 건 처분은 달리 잘못이 없다고 판단된다.
이 건 심사청구는 청구주장을 받아들일 수 없으므로 ｢국세기본법｣ 제65조 제1항제2호 의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.
결정 내용은 붙임과 같습니다.