국내 미등록 특허권에 대한 사용료는 국내원천소득에 해당하지 않으며, 기타소득의 요건도 갖추고 있지 않음

사 건 2019구합85911 법인세경정거부처분취소 원 고 써A AA AAA 피 고 BB세무서장 변 론 종 결

2020. 10. 15. 판 결 선 고

2020. 11. 17.

1. 피고가 2016. 12. 15. 원고에 대하여 한 2015 사업연도 원천징수분 법인세615,166,810원의 경정청구 거부처분을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다. 청 구 취 지 주문과 같다.

• 가. 원고는 미합중국(이하 ‘미국’이라 한다)의 법인으로, 미국에 등록된 다수의 특허권을 보유하고 있다.
• 나. 원고는 내국법인인 주식회사 엘CCC(이하 ‘엘CCC’라 한다) 및 그 계열사를 상대로, 원고의 미국 특허권을 침해하였음을 이유로 미국 텍사스주 동부지방법원(U.S. District Court for the Eastern District of Texas)에 특허침해의 금지 및 손해배상 등을 청구하는 소를 제기하였다(이하 ‘이 사건 특허침해소송’이라 한다).
• 다. 원고는 이 사건 특허침해소송이 계속되던 중인 2015. 3. 11. 엘CCC와의 사이에, 다음과 같이 이 사건 특허침해소송의 종료 및 엘CCC에 대한 특허실시권의 허여를 주된 내용으로 하는 특허권 라이센스 및 화해계약(License and settlement agreement, 이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하였다. Ⅱ. 합의의 대가 및 지급 2.1 지급 본 계약에 따른 지급액(‘계약상 지급액’), 본건 소송의 합의 및 기각, 그리고 본 계약에서 정한 다른 약정들 및 권리들에 대한 대가로 라이센서는 본 계약에 기재된 면제, 확약 및 라이센스를 허여한다. 계약상 지급액은 본건 소송과 관련하여 제기된 청구들에 대한 각 당사자의 손해배상액을 전액 포함한 금액이며, 어느 당사자도 본건 소송의 기각 시점에 계류 중인 그러한 청구들 또는 본건 소송에서 주장될 수 있었던 그러한 청구들에 근거하여 계약상 지급액을 공제, 상계 또는 조정할 권리가 없다. 본 계약서에 모든 당사자가 서명한 날부터 5일 이내에 원고는 엘CCC에게 계약상 지급액에 대한 청구서를 송부하여야 한다. 본 계약 제2.2조를 조건으로, 엘CCC는 본 계약서에 모든 당사자가 서명한 날부터 30일 이내에 아래 지급 지시 및 은행 정보에 따라 원고에게 전신 송금 방법으로 375만 달러의 계약상 지급액을 지급하여야 한다. Ⅲ. 소송의 기각 3.1 기각 원고의 계약상 지급액을 수령한 날부터 5일 이내에 당사자들은 본 계약 별첨 C로 첨부된 기각신청서를 작성 및 제출하거나 당사자들 사이에 합의된 또는 달리 본건 소송의 기각에 합리적으로 필요한 기타 절차들을 이행함으로써 본건 소송의 기각을 요청하여야 한다. Ⅳ. 면제, 라이센스 및 확약 4.1 원고의 면제 원고는 자신 및 원고가 지배하는 라이센서 계열사들, 그리고 그 각각의 승계인들과 양수인들을 대표 하여 라이센서 또는 라이센서가 지배하는 라이센서 계열사들이 엘CCC, 엘CCC 계열사들 또는 그 각각의 임직원들, 이사들, 주주들 또는 대리인들을 상대로 본건 소송에서(라이센스 특허들 관련 포함) 제기하였거나 제기할 수 있었던 모든 청구들을 확정적으로 합의, 면제 및 영구적으로 해제한다. 4.2 엘CCC의 면제 및 유효성 확약 (a) 엘CCC는 자신 및 엘CCC가 지배하는 모든 엘CCC 계열사들을 대표하여 본건 소송에서 엘CCC가 제기한 모든 청구들을 확정적으로 합의, 면제 및 영구적으로 해제한다. (생략) 4.3 라이센스 (a) 계약상 지급액에 대한 대가로, 원고는 (ⅰ) 엘CCC 제품들 및 서비스들을 제조, 제조위탁, 사용, 판매, 판매 제안, 실시, 대여, 보관, 수입, 수입위탁, 수출, 간접수출, 유통(복수의 유통 채널을 통한 경우 포함), 상업적 활용 또는 달리 처분할 수 있고, (ⅱ) 엘CCC 제품들 및 서비스들과 관련하여 라이센서 특허들에서 주장되는 모든 방법 또는 프로세스를 실시할 수 있는 라이센서 특허들에 대한 확정적이고, 로열티 청구 없으며, 전액 완납되고, 전세계적이며, 비독접적이고, 영구적이며, 양도 불가능한(제8.1조에 따른 경우 제외) 라이센스를 엘CCC와 엘CCC 계열사들에게 부여하고, 라이센서 특허를 소유하거나 라이센스할 수 있는 모든 라이센서 계열사들이 그러한 라이센스를 부여하도록 한다.
• 라. 엘CCC는 이 사건 계약에 따라 원고에게 아래 [표 1] 기재와 같이 합계 미화 750만 달러(이하 ‘이 사건 소득’이라 한다)를 지급하면서, ‘대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약’(이하 ‘한미조세협약’이라 한다) 제14조 제1항에 따른 제한세율 15%를 적용하여 법인세 합계 615,166,810원을 원천징수하여 피고에게 신고․납부하였다. [표 생략]
• 바. 피고는 2016. 12. 15. 원고에 대하여 ‘국내 미등록 특허권이므로 그 사용료는 국내원천소득에 해당되지 않는다는 주장은 인용할 수 없다’는 이유로 위 경정청구를 거부하는 통지(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)를 하였다.
• 사. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 2017. 3. 14. 감사원에 이 사건 처분의 취소를 구하는 심사청구를 하였으나, 2019. 7. 25. 기각되었고, 그 결정문을 2019. 8. 13. 송달받았다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

• 가. 당사자의 주장

1. 원고 한미조세협약 제6조 제3항에 의하면, 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용 대가로 받는 소득만이 국내원천소득에 해당하고, 국내에 등록되지 않은 특허권의 사용 대가로 받는 소득은 국내원천소득으로 볼 수 없어 원천징수대상에 해당하지 않는다. 따라서 국내에 등록되어 있지 않은 특허권에 대한 사용 대가인 이 사건 소득은 국내원천소득에 해당하지 않으므로 이 사건 처분은 위법하여 취소되어야 한다.

2. 피고

• 가) 한미조세협약에서 ‘사용지’를 사용료 소득의 원천지로 판단하는 이른바 ‘사용지주의’를 취하면서도 ‘사용’의 의미에 관하여서는 특별히 규정하고 있지 않으므로, 한미조세협약 제2조 제2항에 따라 ‘사용’의 의미는 국내법에 따라 판단하여야 한다. 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제93조 제8호 단서 후문은 ‘특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다’고 규정하고 있으므로, 특허권에 대한 국내에서의 사용 대가인 이 사건 소득은 구 법인세법 제93조 제8호 에 따라 원천징수대상인 국내원천소득에 해당한다.
• 나) 만일 이 사건 소득이 구 법인세법 제93조 제8호 에 따른 국내원천소득에 해당하지 않더라도, 같은 조 제10호에 따른 ‘기타소득’으로서 국내원천소득에 해당한다. 이 사건 소득은 순수한 특허 사용료 외에 손해배상의 성격도 포함하고 있으므로 구 법인세법 제93조 제10호 가목의 ‘손해배상금’에 해당한다. 여기에 해당하지 않더라도 국내에서 발생한 소득에 대하여는 조세조약에 따른 소득 구분이 불가능한 경우 국내법에 따라 과세해야 하는바, 적어도 기타소득에 대한 일반유형을 정한 구 법인세법 제93조 제10호 차목의 소득에는 해당한다.
• 나. 관계법령 별지 기재와 같다.
• 다. 판단

1. 이 사건 소득이 구 법인세법 제93조 제8호 에 따른 국내원천소득에 해당하는지 여부

• 가) 구 법인세법 제2조 제1항 제2호 는 외국법인에 대하여 국내원천소득이 있는 경우에만 법인세 납세의무가 있는 것으로 규정하고, 제2조 제5항, 제98조 제1항은 외국법인에 대하여 제93조 제8호 등의 일정한 국내원천소득의 금액을 지급하는 자는 해당법인세를 원천징수할 의무가 있다고 규정하고 있다. 그런데 구 법인세법 제93조 는 “외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.”라고 하면서, 제8호에서 “다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리․자산 또는 정보(이하 이 호에서 ‘권리 등’이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우 그 대가 및 그 권리 등을 양도함으로써 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세 방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 그 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내 지급 여부에도 불구하고 국내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 ‘특허권 등’이라 한다)는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다.”라고 규정하고 있다. 한편 한미조세협약 제14조 제4항은 “본 조에서 사용되는 ‘사용료’라 함은 다음의 것을 의미한다.”라고 하면서 제a호에서 ’문학ㆍ예술ㆍ과학작품의 저작권 또는 영화필름․라디오 또는 텔레비전 방송용 필름 또는 테이프의 저작권, 특허, 의장, 신안, 도면, 비밀공정 또는 비밀공식, 상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리, 지식, 경험, 기능, 선박 또는 항공기의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금‘을 규정하고, 제6조는 “이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다.”라고하면서 제3항에서 “제14조 제4항에 규정된 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 체약국 내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다.“라고 규정하고 있다.
• 나) 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조․판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 구 국제조세조정에 관한 법률(2018. 12. 31. 법률 제16099호로 개정되기 전의 것, 이하 ’구 국제조세조정법‘이라 한다) 제28조는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”라고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 않은 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조․판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한미조세협약에 따라 판단하여야 한다. 그런데 한미조세협약의 문맥과 그 문언의 통상적 의미를 고려할 때, 한미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 등 참조), 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결 등 참조). 이와 같은 법리는 해당 특허권이 국내에 등록되어 있지 않는 이상 미국 이외의 국가에 등록된 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보아야 한다.
• 다) 살피건대, 앞서 본 이 사건 계약의 내용에 비추어 보면 이 사건 소득은 원고가 등록하거나 출원한 특허권에 기한 특허실시권을 엘CCC에게 허여함에 따라 엘CCC가 위 특허권을 제품의 제조․판매 등에 사용하였거나 향후 사용하는 것에 대한 대가에 해당하고, 갑 제2, 7, 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 계약에서 엘CCC에게 특허실시권이 허여된 특허는 모두 미국에 등록되거나 출원된 특허인 사실이 인정된다. 그렇다면 이 사건 소득은 모두 국내에 등록되지 아니한 특허권의 사용대가라 할 것이므로, 위 특허가 국내에서 제조․판매 등에 사실상 사용되었는지 여부와 관계없이 구 법인세법 제93조 제8호 에 따른 원천징수대상인 국내원천소득에 해당한다고 볼 수 없다.

2. 이 사건 소득이 구 법인세법 제93조 제10호 에 따른 국내원천소득에 해당하는지 여부 앞서 본 이 사건 계약의 내용에 비추어 보면, 이 사건 소득은 원고가 엘CCC로부터 국내에 등록되지 않은 특허권의 사용대가로 지급받은 금액이므로 그 법적 성격 자체는 구 법인세법 제93조 제8호 가 규정하는 사용료 소득에 해당하는 것이 분명하고, 다만 앞서 본 바와 같이 구 국제조세조정법 제28조 에 의하여 한미조세협약이 구 법인세법 제93조 에 우선하여 적용됨에 따라 이를 국내원천소득으로 과세할 수 없을 뿐이다. 나아가 구 법인세법 제93조 제10호 가목, 차목의 기타소득에 해당하기 위해서는 ’국내에 있는 부동산 및 그 밖의 자산이나 국내에서 경영하는 사업과 관련하여 받은 보험금·보상금 또는 손해배상금‘(가목)이거나 ’국내에서 하는 사업이나 국내에서 제공하는 인적용역 또는 국내에 있는 자산과 관련하여 제공 받은 경제적 이익’(차목)에 해당하여야 하는데, 이 사건 계약에서 엘CCC에게 특허실시권이 허여된 특허는 모두 국내에 등록되지 아니하여 국내에 있는 자산에 해당하지 않고, 그 밖에 이 사건 소득이 구 법인세법 제93조 제10호 가목과 차목의 요건을 구비하였다고 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 소득은 구 법인세법 제93조 제10호 에 따른 원천징수대상인 국내원천 소득에도 해당하지 않는다.

그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.