미등록특허사용료의 국내원천소득 해당여부

사 건 서울고등법원-2021-누-54929 원 고 AAA AAA AAAAAAA AAA 피 고 BBB세무서장 변 론 종 결 2022.05.18. 판 결 선 고 2022.08.17.

1. 피고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 피고가 부담한다. 청구취지 및 항소취지

피고가 2019. 8. 22. 원고에 대하여 한 2016 사업연도 법인세 4,283,877,737원의 경정거부처분을 취소한다.

제1심판결을 취소한다. 원고의 청구를 기각한다.

1. 제1심판결의 인용 등 이 법원이 이 사건에 관하여 설시할 이유는, 다음 2항과 같이 피고의 이 법원에서의 새로운 주장에 대하여 추가 판단하고, 위 추가 판단하는 것 외에는 피고의 이 법원에서의 주장 역시 제1심 법원에서의 그것과 크게 다르지 아니한바, 피고가 이 법원에서 재차 강조한 주장을 당심에 추가로 제출한 증거[을 제2 내지 13호증(가지번호 포함, 이하 같다)]를 보태어 면밀히 검토하여 보더라도 제1심 법원과 달리 보기 어렵다는 판단을 추가하는 것 외에는 제1심판결의 이유 부분(그 별지 “관계 법령”을 포함하되, “3.결론” 부분은 제외) 기재와 같으므로, 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

• 가. 피고 주장 요지

1. 이 사건 특허권 중 국외에 특허권 등록 여부가 불확실한 특허권 18개(별지1 표 기재와 같다)는 ‘특허출원 상태에 있는 기술’이거나 ‘그 밖에 법적 상태가 명확하지 않는 기술’로서 구 법인세법 제93조 제8호 나목의 ‘산업상․상업상․과학상의 지식․경험에 관한 정보 또는 노하우’에 해당하므로, 이에 관한 원고의 사용료 소득은 원천징수대상이 되는 국내원천소득에 해당한다(이하 ‘제1 주장’이라 한다).

2. 이 사건 특허권 중 캐나다 법인인 ‘FFFFFF Corporation(이하 ’FFFFFF‘라고 한다)’ 명의로 국외에 등록된 특허권 123개(별지 2 표 기재와 같다)는 원고가 위 특허권 123개의 등록 명의자가 아님에도 불구하고 그 사용료 소득을 취득할 권한을 명확하게 소명하지 않는 이상 원고에게 위 특허권 123개의 사용료 소득이 정당하게 귀속되었다고 볼 수 없어 이를 전제로 하는 이 사건 경정청구는 이유 없다(이하 ‘제2 주장’이라 한다).

3. 이 사건 라이센스 계약서에 미국 법인인 원고와 독일 법인인 ‘AAA AAA AAAAAAA GMBH(이하 ’AAA GMBH‘라 한다)가 ’라이센서(Licensor)‘로함께 기재되어 있는 점, AAA GMBH가 독일 법원에 DDDD를 상대로 이 사건 특허권 중 독일에 등록된 특허권 6개(EP OOOOOOO, EP OOOOOOO, EP OOOOOOO, EP OOOOOOO, EP OOOOOOO, EP OOOOOOO, 이하 ’독일 등록 특허권’이라 한다)에 대한 특허권 침해 소송을 제기하였다가 이 사건 라이센스 계약을 체결하면서 이를 취하하기로 합의하였던 점, 위 독일 등록 특허권은 모두 독일에 등록되어 있고, 이 사건 라이센스 계약을 체결하기 이전에 2014. 7. 1.자로 등록 명의자가 캐나다 법인인 FFFFFF에서 독일 법인인 AAA GMBH로 변경된 점 등에 비추어 보면, 독일 등록 특허권은 AAA GMBH의 소유인 것으로 보인다. 결국 이 사건 사용료 소득 중 독일 등록 특허권의 사용료 소득은 AAA GMBH에 귀속된다고 할 것이므로, 원고에게 독일 등록 특허권의 사용료 소득이 정당하게 귀속되었다고 볼 수 없어 이를 전제로 하는 이 사건 경정청구는 이유 없다. 설령 원고에게 위 독일 등록 특허권의 사용료 소득이 귀속된다고 하더라도, 독일 등록 특허권이 독일에 등록되어 있는 이상 그 사용료 소득에 대해서는 ’대한민국과 독일연방공화국간의 소득 및 자본에 대한 조세의 이중과세 회피를 위한 협정‘(이하 ’한․독조세협정‘이라 한다)이 적용되고, 한․독조세협정은 한․미조세협약과는 달리 특허권의 사용료 소득에 관하여 ’지급지주의‘를 채택하고 있으므로, 이 사건 사용료 소득 중 적어도 독일 등록 특허권에 대한 사용료 소득은 원고의 국내원천소득에 해당한다(이하 ‘제3 주장’이라 한다).

• 나. 구체적 판단

1. 제1 주장에 관한 판단

• 가) 구 법인세법 제93조 제8호 나목은 산업상․상업상․과학상의 지식․경험에 관한 정보 또는 노하우를 국내에서 사용하는 대가를 국내원천소득으로 정하고 있는바, 위 나목에서 정하고 있는 사용대가는 지식재산권의 대상이 될 수 있는지 여부와 관계없이 발명, 기술, 제조방법, 경영방법 등에 관한 비공개 정보를 사용하는 대가를 의미한다(대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 참조). 그리고 한․미조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항 제a호에 따르면 저작권, 비밀공정, 비밀공식 또는 기타 이와 유사한 재산이나 권리, 지식, 경험, 기능 등의 사용 또는 사용할 권리에 대한 사용료가 어느 체약국 내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다(대법원 2022. 2. 10. 선고 2018두36592 판결 참조).
• 나) 위 법리에 비추어 보건대, 피고가 주장하는 바와 같이 별지 1 표 기재 각 특허권에 관하여 해당 국가에 특허 등록 여부가 명확하게 확인되지 않는다고 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 위 각 특허권과 관련한 사용료 소득이 구 법인세법 제93조 제8호 나목 소정의 산업상․상업상․과학상의 지식․경험에 관한 정보 또는 노하우를 국내에서 사용하는 대가로서, 지식재산권의 대상이 될 수 있는지 여부와 관계없이 발명, 기술, 제조방법, 경영방법 등에 관한 비공개 정보를 사용하는 대가에 해당한다고 단정할 수는 없고, 달리 이를 인정할 만한 아무런 자료를 찾아볼 수 없다. 오히려 이 사건 라이센스 계약서에 의하면, 이 사건 사용료의 지급대상에는 ‘라이센스 특허권’만이 포함되어 있는 것으로 보이고(갑 제2호증의 1, 2), 출원 중인 상태의 특허가 포함되어 있다거나 그 밖에 이 사건 사용료의 지급대상에 ‘발명, 기술, 제조방법, 경영방법 등에 관한 비공개 정보를 사용하는 대가’가 포함되어 있다고 볼 만한 객관적인 자료를 찾아볼 수 없다. 결국 별지 1 표 기재 각 특허권과 관련한 사용료 소득이 구 법인세법 제93조 제8호 나목 소정의 산업상․상업상․과학상의 지식․경험에 관한 정보 또는 노하우 등 비공개 정보를 사용하는 대가에 해당함을 전제로 한 피고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

2. 제2 주장에 관한 판단

• 가) 원고는 피고를 상대로 이 사건 세액 중 이 사건 쟁점 세액의 경우 ‘외국법인의 국외에 등록된 특허권에 대한 대가로 지급받은 사용료’에 해당하여 원천징수의 대상이 되지 않는다는 이유로 환급을 구하는 이 사건 경정청구를 하고 있다. 구 법인세법 제2조 제1항 제2호 는 외국법인에 대하여 국내원천소득이 있는 경우에만 법인세 납세의무가 있다고 정하고, 제2조 제5항, 제98조 제1항은 외국법인에 대하여 제93조 제8호 등의 일정한 국내원천소득의 금액을 지급하는 자는 해당 법인세를 원천징수할 의무가 있다고 정하고 있는바, DDDD가 이 사건 라이센스 계약에 따른 이 사건 사용료를 외국법인에 해당하는 미국법인인 원고에게 지급하면서 이 사건 세액을 원천징수분으로 신고․납부한 사실, 이 사건 특허권 중 국외에 등록된 별지 2 표 기재 특허권 123개의 등록 명의자가 캐나다 법인인 FFFFFF인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그런데 이 사건 라이센스 계약서에 의하면, 원고는 라이센서로서 계약기간 동안 라이센시인 DDDD 및 그 계열사들에게 원고가 영역 내에서 보유하고 있는 “라이센스 특허”를 부여하여야 하고, 라이센시는 원고에게 그에 따른 정산금을 2회로 분할하여 각 미화 1,200만 달러, 합계 2,400만 달러를 지급하기로 되어 있는데, 이때 “라이센스 특허“라 함은 라이센서가 현재 또는 미래에 영역 내에서 소유 내지 지배하거나 또는 라이센스를 부여할 권리를 갖는 다음과 같은 특허권, 즉 ‘(i) 별첨문서 B에 열거된 특허(’이 사건 특허권‘을 의미한다) 및 특허 신청을 포함하는, 모든 전 세계적인 특허 및 특허 신청, 그리고 (ii) 현재 또는 미래에 영역 내에서 라이센서가 소유,지배 또는 라이센스 부여 가능한 한도 내에서, 별첨문서 B에 열거된 특허 및 특허 신청의 분할출원, 계속출원, 부분계속출원, 재발행, 재심사, 실용신안, 모(母)출원, 외국특허 또는 연장’을 말한다. 위와 같은 이 사건 라이센스 계약 조항의 문맥과 그 문언의 해석상 의미에다가 앞선 증거들 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 라이센스 계약상 원고는 라이센서로서 이 사건 특허권을 반드시 현재 소유하거나 보유하고 있을 필요는 없고, 현재 이 사건 특허권을 지배하고 있거나 또는 미래에 별첨문서 B에 열거된 이 사건 특허권을 소유, 보유 내지 지배하여 라이센시인 DDDD 및 그 계열사들에게 그 라이센스 특허를 부여할 수 있으면 충분한 것으로 해석함이 타당한 점, ② 원고는 2013. 12. 29.경 FFFFFF로부터 이 사건 특허권과 관련된 권리를 모두 양도받았으나, 그중 대부분의 등록 명의는 아직 FFFFFF로 남아있는 것으로 보이는 점(원고의 2022. 7. 11.자 참고서면 참조), ③ 한편, 독일 등록 특허권의 경우에는 이 사건 라이센스 계약을 체결하기 이전인 2014. 7. 1.경 등록 명의자가 FFFFFF에서 독일 법인인 AAA GMBH로 변경된 것으로 보이는데, AAA GMBH는 원고가 독일에 설립한 완전 자회사인 점, ④ DDDD 역시 이 사건 라이센스 계약 체결 당시 이러한 권리관계를 모두 숙지하고 원고에게 이 사건 특허권에 대한 사용료를 모두 지급하기로 약정한 것으로 보이는 점[이 사건 라이센스 계약서에 의하면 ‘라이센서’로 미국 법인인 원고와 독일 법인인 AAA GMBH이 기재되어 있으나, 이 사건 특허권에 대한 사용료(특허료)의 지급상대방으로는 미국 법인인 원고만 기재되어 있고(제4.1조), 대금지급의 ‘수익자 계좌명’도 원고만 기재되어 있다(제4.3조)] 등을 종합하여 보면, 별지 2표 기재 특허권 123개가 국외에 등록되어 있고, 위 특허권에 대하여 미국법인인 원고가 DDDD와 사이에 이 사건 라이센스 계약에 기하여 현재 또는 미래에 소유 내지 지배하거나 또는 라이센스 특허를 부여해 주기로 하고 그 사용에 대한 대가로 이 사건 사용료를 지급받은 이상, 이를 한․미조세협약의 적용을 받는 미국 법인인 원고가 국외에 등록한 특허권과 관련하여 지급받은 소득에 해당한다고 봄이 상당하므로, 이를 원고의 국내원천소득으로 볼 수 없다. 따라서 이에 반하는 전제에 선 피고의 이 부분 주장 역시 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

3. 제3 주장에 관한 판단 한국특허정보원이 운영하는 웹사이트에 의하면, 독일 등록 특허권의 등록 명의자가 여전히 ‘FFFFFF’로 등재되어 있는 사실이 확인되는 반면(갑 제8 내지 14호증), 다른 특허 검색사이트에 의하면, 독일 등록 특허권의 등록 명의자가 2014. 7. 1.자로 ‘FFFFFF’에서 ‘AAA GMBH’로 변경된 사실이 확인되기는 한다(을 제4호증의 1 내지 6, 11 내지 13). 그런데 원고가 2013. 12. 29.경 FFFFFF로부터 독일 등록 특허권을 포함한 이 사건 특허권과 관련된 권리를 전부 양도받고, 그중 대부분의 등록 명의가 여전히 FFFFFF로 남아 있는 상태에서 DDDD와 사이에 이 사건 라이센스 계약을 체결한 사실, 그 무렵 DDDD 역시 위와 같은 권리관계를 모두 숙지하고 원고에게 독일 등록 특허권을 포함한 이 사건 특허권과 관련한 사용료 소득 전부를 지급하기로 약정한 사실은 앞서 본 바와 같다. 위 인정사실에 의하면, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 라이센스 계약상 독일 등록 특허권을 포함한 이 사건 특허권과 관련된 이 사건 사용료 소득은 미국법인인 원고에게 전부 귀속되었다고 볼 것이고, 피고가 주장하는 앞선 사정들만으로 위 판단을 번복하기 부족하며, 달리 독일 등록 특허권과 관련한 사용료 소득이 그 등록 명의자인 ‘AAA GMBH’에 귀속되었음을 인정할 만한 아무런 자료가 없다. 결국 이에 반하는 전제에 선 피고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다. 한편, 피고의 이 부분 주장에, 미국법인인 원고가 한․미조세협약을 적용받을 목적으로 형식적으로 DDDD와 사이에 이 사건 라이센스 계약을 체결하고 독일 등록 특허권을 포함한 이 사건 특허권과 관련한 사용료 소득 전부를 지급받은 것일 뿐, 적어도 독일 등록 특허권과 관련한 이 사건 라이센스 계약의 실제 거래당사자는 그 등록 명의자인 ‘AAA GMBH’이고, 그 사용료 소득의 실제 귀속자 역시 ‘AAA GMBH’이므로, 실질과세원칙에 따라 독일 등록 특허권과 관련한 사용료 소득에 대해서는 한․독조세협정이 적용되어야 한다는 취지의 주장까지 포함된 것으로 선해해 보더라도, 국세기본법 제14조 제1항 이 규정하는 실질과세의 원칙은 소득이나 수익, 재산, 거래 등의 과세대상에 관하여 귀속 명의와 달리 실질적으로 귀속되는 자가 따로 있는 경우에는 형식이나 외관을 이유로 귀속 명의자를 납세의무자로 삼을 것이 아니라 실질적으로 귀속되는 자를 납세의무자로 삼겠다는 것이다. 결국 재산의 귀속 명의자는 이를 지배․관리할 능력이 없고, 명의자에 대한 지배권 등을 통하여 실질적으로 이를 지배․관리하는 자가 따로 있으며, 그와 같은 명의와 실질의 괴리가 조세를 회피할 목적에서 비롯된 것인 경우에는, 재산에 관한 소득은 그 재산을 실질적으로 지배․관리하는 자에게 귀속된 것으로 보아 그를 납세의무자로 삼아야 하고, 이러한 원칙은 법률과 같은 효력을 가지는 조세조약의 해석과 적용에서도 이를 배제하는 특별한 규정이 없는 한 그대로 적용된다는 의미이다(대법원 2018. 12. 27. 선고 2016두42883 판결 참조). 위 법리에 비추어 앞선 인정사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① ‘AAA GMBH’는 원고가 독일에 설립한 원고의 완전 자회사인 점, ② 원고는 이 사건 라이센스 계약 체결 전에 이 사건 특허권 159개와 관련된 권리를 모두 취득한 점, ③ 독일 등록 특허권 역시 이 사건 라이센스 계약 체결 당시 그 등록 명의만 ‘AAA GMBH’로 되어 있을 뿐 그와 관련된 권리는 원고가 취득하고 있었던 것으로 보이는 점, ④ DDDD 역시 이러한 권리관계를 모두 숙지하고 이 사건 라이센스 계약 체결 당시 독일 등록 특허권을 포함한 이 사건 특허권과 관련한 사용료 소득 전부를 원고에게 지급하기로 약정하였고, 실제로 원고에게 이를 모두 지급하였던 점, ⑤ 이후 원고가 독일 등록 특허권과 관련한 사용료 소득을 ‘AAA GMBH’에 배분하거나 지급한 자료는 찾아볼 수 없는 점, ⑥ 원고와 ‘AAA GMBH’ 사이에 그에 관한 배분 합의나 약정도 존재하지 않는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, ‘AAA GMBH’가 독일 등록 특허권과 관련한 사용료 소득에 대하여 한․독조세협정의 적용을 회피할 목적으로 형식적으로 원고를 내세워 DDDD와 사이에 이 사건 라이센스 계약을 체결하였다거나 또는 적어도 이 사건 사용료 소득 중 독일 등록 특허권과 관련한 사용료 소득이 실제로는 원고가 아닌 ‘AAA GMBH’에게 귀속되었다고 인정하기는 어렵고, 피고가 주장하는 앞선 사정들만으로는 위 판단을 번복하기 부족하다. 결국 이에 반하는 전제에 선 피고의 이 부분 주장 또한 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

따라서 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 피고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.