원고가 대표이사의 개인발명이 아닌 그 직무발명에 의한 쟁점특허권을 명의상 특허권자인 원고의 대표이사로부터 취득한 것은 부당행위계산 부인대상에 해당함

[ 세 목 ] 법인 [ 판결유형 ] 국승 [ 사건번호 ] 대구고등법원-2024-누-10110(2024.09.06) [직전소송사건번호 ] 대구지방법원-2023-구합-20241(2023.12.14) [심판청구 사건번호 ] 조심-2022-구-5945(2022.10.12) [ 제 목 ] 원고가 대표이사의 개인발명이 아닌 그 직무발명에 의한 쟁점특허권을 명의상 특허권자인 원고의 대표이사로부터 취득한 것은 부당행위계산 부인대상에 해당함 [ 요 지 ] (1심 판결과 같음) 쟁점특허권은 원고의 대표이사 개인이 아닌 원고가 발명한 것이거나 그렇지 않다 하더라도 그 발명자가 원고의 대표로서 직무에 관하여 행한 직무발명이라고 봄이 타당하므로, 원고가 쟁점특허권을 원고의 대표이사 개인으로부터 취득한 것은 부당행위계산 부인대상에 해당하고, 쟁점특허권에 대한 감가상각비 또한 법인세법에 의한 손금산입 대상으로 볼 수 없으며, 쟁점특허권의 양도대금 상당액은 대표이사에 대한 상여로 처분하여야 함 [ 판결내용 ] 판결 내용은 붙임과 같습니다. [

] 법인세법 제19조 【손금의 범위】 법인세법 제52조 【부당행위계산의 부인】 사 건 2024누10615 양도소득세부과처분취소 원고, 항소인 주식회사 ○○○○ 피고, 피항소인

○○세무서장 제1심 판 결 대구지방법원 2023. 12. 14. 선고 2023구합20241 판결 변 론 종 결

2024. 8. 16. 판 결 선 고

2024. 9. 6.

1. 원고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 원고가 부담한다. 청구취지 및 항소취지 제1심판결을 취소한다. 피고가 2021. 7. 1. 원고에 대하여 한 2018년 귀속 법인세 79,095,880원(가산세 포함), 2019년 귀속 법인세 88,280,830원(가산세 포함), 2020년 귀속 법인세 81,628,410원(가산세 포함)의 각 부과처분과 2021. 7. 7. 원고에 대하여 한 소득자를 이○○, 소득금액을 2,560,000,000원으로 하는 소득금액변동통지를 모두 취소한다.

• 가. 원고는 2001. 11. 16. 설립되어 차량용 시트 등 자동차부품 제조업 등을 영위하는 법인으로서, 임원으로 대표이사 이○○, 이○○, 사내이사 유○○, 감사 성○○이 있고, 2018 사업연도 기준 주주관계는 아래와 같다. <표 생략>
• 나. 이○○는 2017. 9. 29. 자신을 특허권자 및 발명자로 하는 ‘자동차 내장재용 라미네이팅 장치’ 및 ‘자동차 시트용 라미네이팅 장치’(이하 통틀어 ‘이 사건 장치’라 한다)에 관한 2건의 특허를 출원하였고, 2018. 3. 19. 등록번호 ‘10-○○○○○○○’, ‘10-○○○○○○○’로 각 등록하였다(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다).
• 다. 원고는 2018. 3. 28. 이○○로부터 이 사건 특허권을 대금 25억 6,000만 원(이하 ‘이 사건 대금’이라 한다)에 양수하고, 이 사건 특허권을 무형자산으로 계상하였으며, 이 사건 특허권에 대한 감가상각비(2018년 3억 200만 원, 2019년과 2020년 각 3억 6,300만 원)를 2018년 내지 2020년 각 사업연도의 손금에 산입하여 해당 사업연도 법인세를 신고하였다.
• 라. 피고는 원고의 해당 법인세 신고에 대하여 이 사건 특허권의 실질적인 소유권은 원고에게 있음에도 이를 이○○ 명의로 등록하여 인수하는 형식으로 법인자금을 부당하게 유출하였다고 보아, 원고가 신고 당시 손금에 계상한 감가상각비를 각 손금불산입하여, 2021. 7. 1. 원고에게 ① 2018 사업연도 79,095,880원, ② 2019 사업연도 88,280,830원, ③ 2020 사업연도 81,628,410원의 각 법인세를 경정·고지하였고, 2021. 7. 7. 소득귀속자를 이○○로 하여 2018년 귀속 소득금액 2,560,000,000원, 소득종류 상여로 하는 내용의 소득금액변동통지를 하였다(이하 통틀어 ‘이 사건 처분’이라 한다).
• 마. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 2021. 10. 2. 조세심판원에 심판청구를 제기하였으나, 조세심판원은 2022. 10. 12. 원고의 심판청구를 기각하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실 갑 제1 내지 3, 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

• 가. 원고의 주장 이 사건 장치는 이○○가 발명한 것으로서 직무발명에 해당하는데, 원고가 그 발명에 대한 권리의 승계를 거부하여 개인발명으로 전환되었으므로, 그 특허권은 이○○ 개인에게 귀속된다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않다고 하더라도 이 사건 대금은 이○○의 직무발명에 대한 정당한 보상금이라고 보아야 한다. 따라서 이와 다른 전제에 선 이 사건 처분은 위법하다.
• 나. 관계 법령 별지 관계 법령 기재와 같다.
• 다. 판단

1. 관련 법리

• 가) 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제19조 제1항, 제20조 제1호는 이익처분에 의하여 손비로 계상한 금액을 원칙적으로 손금에 산입하지 않도록 규정하고 있고, 같은 법 제26조 제1호는 인건비 중 대통령령이 정하는 바에 따라 과다하거나 부당하다고 인정되는 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 않도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 구 법인세법 시행령(2019. 2. 12. 대통령령 제29529호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제43조 제1항은 ‘법인이 그 임원 또는 사용인에게 이익처분에 의하여 지급하는 상여금은 이를 손금에 산입하지 아니한다.’고 규정하고 있다. 법인이 해당 법인의 영업과 관련하여 임원 또는 직원이 발명, 고안, 창작한 특허권, 디자인권 기타 지적재산권을 취득하면서 해당 임원 또는 직원에게 지급하는 대가는 법인의 사업수행을 위하여 지출하는 비용으로서 원칙적으로 손금산입의 대상이 된다. 하지만 앞서 본 규정들의 문언과 법인의 소득을 부당하게 감소시키는 것을 방지하기 위한 구 법인세법 제26조 제1호, 구 법인세법 시행령 제43조 의 입법 취지 등에 비추어 보면, 법인이 지배주주인 임원(그와 특수관계에 있는 임원을 포함한다)에게 대가를 지급하였더라도, 그 대가가 법인의 영업이익에서 차지하는 비중과 규모, 해당 지적재산권의 가치평가의 적절성, 영업이익 변동과의 연관성, 다른 주주들에 대한 배당금 지급 여부, 법인의 소득을 부당하게 감소시키려는 주관적 의도 등 제반 사정을 종합적으로 고려할 때, 해당 대가가 지적재산권에 대한 정상적인 대가라기보다는 주로 법인에 유보된 이익을 분여하기 위하여 대외적으로 대가의 형식을 취한 것에 불과하다면, 이는 이익처분으로서 손금불산입 대상이 되는 상여금과 실질이 동일하므로 구 법인세법 시행령 제43조 제1항 에 따라 손금에 산입할 수 없다고 보아야 한다. 또한 증명의 어려움이나 공평의 관념 등에 비추어, 위와 같은 사정이 상당한 정도로 증명된 경우에는 대가 전체를 손금불산입의 대상으로 보아야 하고, 대가에 해당 지적재산권 가치의 일부가 포함되어 있어 그 부분이 손금산입의 대상이 된다는 점은 대가 산정 경위나 구성내역 등에 관한 구체적인 자료를 제출하기 용이한 납세의무자가 이를 증명할 필요가 있다(대법원 2017. 9. 21. 선고 2015두60884 판결 등 참조). 나) 발명진흥법 제2조 제2호 는 “직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자등’이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.”고 규정하고 있고, 같은 법 제2조 제3호는 “개인발명가란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다.”고 규정하고 있다. 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호 는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자가 되기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 등 참조). 그리고 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실질적으로 정해지는 것이다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 등 참조).

2. 구체적 판단

• 가) 이 사건 특허권이 이○○의 명의로 출원·등록되었음은 앞서 본 바와 같다. 그러나 갑 제8 내지 11, 18, 19호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위와 같은 사실과 원고가 제출한 증거들만으로는 이○○가 이 사건 장치를 발명하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

① 이 사건 장치는 라미네이팅 공정에서 컨베이어 벨트 위에 자동으로 작업 대상물을 배치하거나 수성수지를 자동으로 공급하여 제조공정의 자동화를 이룰 수 있도록 하는 장치로서 작업 대상물의 자동 공급 장치, 안착 판독 장치, 수성수지의 자동 공급 장치 등을 특징적 요소로 하고 있는바, 그 연구·개발을 위해서는 다양한 실험이 필요하고 시제품 제작 등에 적지 않은 비용이 소요될 것으로 보인다.

② 그런데 원고가 제출한 자료들만으로는 이○○가 구체적으로 어떠한 방법으로 이 사건 장치의 발명에 기여하였는지를 알기가 어렵다. 원고는 이○○가 이 사건 장치에 관한 아이디어를 고안하고, 연구노트를 작성하였다고 주장하나, 그에 따르더라도 이○○가 이 사건 장치의 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하거나 연구자를 일반적으로 관리한 정도를 넘어 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 단정하기는 어렵다. 또한 이○○가 이 사건 장치의 연구·개발을 위한 비용을 지출하였음을 알 수 있는 객관적인 자료도 제출되지 않았다.

③ 원고는 2008. 7. 22.부터 연구개발전담부서를 두고 인건비 및 원재료비 등 연구개발비를 투입해 오고 있고, 원고와 관련하여 2010년 이후 출원·등록된 특허 10건 중 이 사건 특허 2건을 제외한 나머지 특허 8건은 모두 원고 명의로 출원·등록된 것이며, 특히 원고는 2012. 5. 11. 이미 ‘라미네이팅 장치 및 방법’이라는 명칭으로 특허를 출원하여 등록하기도 하였는바, 이 사건 장치의 발명에 원고 소속 기술연구 인력 및 시설이 이용되었을 가능성도 배제할 수 없어 보인다.

• 나) 설령 이○○가 이 사건 장치를 발명하였다고 하더라도, 갑 제6, 19, 21호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이는 이○○가 원고의 대표이사로서 직무에 관하여 행한 직무발명에 해당한다고 봄이 타당하고, 원고가 제출한 증거들만으로는 위 직무발명이 개인발명으로 전환되었다고 보기 어렵다.

(1) ① 이 사건 특허권은 원고의 사업 분야인 열융착라미네이션 공정을 개선하기 위한 것으로서 원고의 사업과 직접 관련이 있다고 할 수 있다.

② 이○○는 원고가 설립된 2002년부터 원고의 직원으로 근무하면서 재단 발주, 캐드(CAD) 업무 등을 담당하다가 2019. 3. 31.부터 원고의 대표이사로 재직하고 있는바, 이○○가 원고의 사업과 관련이 있는 이 사건 장치의 발명 등을 통해 원고의 제조공정 등을 개선하고, 매출 증대를 위하여 노력하는 것은 이○○의 지위 및 직무내용과 책임 범위 등에 비추어 마땅히 예정되거나 기대되는 행위로서 원고를 위한 직무수행의 일환으로 볼 수 있다.

(2) ① 구 발명진흥법(2021. 4. 20. 법률 제18094호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘발명진흥법’이라 한다) 제12조 전문은 ‘종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 서면으로 알려야 한다.’고 규정하고 있고, 제13조 제1항 본문은 ‘제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다.’고 규정하고 있으며, 제13조 제3항 전문은 ‘사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.’고 규정하고 있다. 그리고 발명진흥법 시행령 제7조 는 “법 제13조 제1항 본문에서 ‘대통령령으로 정하는 기간’이란 법 제12조에 따른 통지를 받은 날부터 4개월 이내를 말한다.”고 규정하고 있다.

② 그런데 이○○가 이 사건 장치의 직무발명 사실을 원고에게 서면으로 통지하였음을 인정할 만한 자료가 없다. 원고는 이○○가 2015. 12.경 및 2016. 4.경 원고에게 이 사건 장치의 직무발명 사실을 통지하였다고 주장하나, 이 사건 장치의 직무발명은 이 사건 장치에 대한 테스트가 완료된 2017. 7.경에 비로소 이루어졌다고 할 것이므로, 위 직무발명 사실 통지에 관한 원고의 주장은 그대로 믿기 어렵다.

③ 위와 같이 이○○가 이 사건 장치의 직무발명 사실을 원고에게 서면으로 통지한 사실이 인정되지 않는 이상 원고가 이○○에게 위 직무발명에 대한 권리의 승계 여부를 알리지 않았다고 하여 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기하였다고 볼 수는 없다.

• 다) 한편 발명진흥법은 종업원등의 직무발명보상금에 관한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하면서(제15조 제1항), 이를 심의하기 위한 직무발명심의위원회의 구성·운영절차, 보상규정의 작성 및 변경과 보상에 관한 통지방법 등을 구체적으로 정하고 있고(제15조 제2항 내지 제4항, 제17조), 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려한 경우에 한하여 ‘정당한 보상을 한 것’으로 보고 있는바(제15조 제6항), 원고가 위 규정에 따른 절차를 준수하고 사용자인 원고 등의 공헌도를 참작하여 이○○에 대한 직무발명보상금을 산정하였음을 인정할 만한 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 대금이 이○○의 직무발명에 대한 ‘정당한 보상금’에 해당한다고 보기 어렵다.
• 라) 앞서 본 사정들에다가 갑 제3, 17, 19호증, 을 제1호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 보태어 보면, 이 사건 대금은 이 사건 특허권에 대한 정상적인 대가라기보다는 주로 법인에 유보된 이익을 분여하기 위하여 대외적으로 대가의 형식을 취한 것에 불과하다고 판단된다. 따라서 원고가 이○○에게 지급한 이 사건 대금은 이익처분으로서 손금불산입 대상이 되는 상여금과 실질이 동일한 것으로 보이고, 나아가 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 특허권의 정당한 취득가액을 인정하기 어려우므로, 이 사건 대금 전부를 손금불산입의 대상으로 보아야 한다. 따라서 이를 전제로 이 사건 대금을 이○○에 대한 상여로 하는 소득금액변동통지를 하고, 이 사건 특허권에 관한 감가상각비를 손금불산입한 이 사건 처분은 적법하다.

① 원고는 이○○가 2018. 3. 19. 이 사건 특허권을 등록한 후 불과 9일만인 2019. 3. 28. 이 사건 특허권을 양수하였다.

② 원고로부터 이 사건 특허권에 대한 기술가치평가를 의뢰받은 특허법률사무소는 이 사건 특허권의 가액을 25억 6,000만 원으로 평가하였으나, 위 기술가치평가는 원고가 제출한 자료를 통해 이루어졌고, 향후의 추정된 매출액 등에 기초하여 평가액이 산정된 점 등에 비추어 평가결과가 적정하다고 보기 어렵다.

③ 대표이사 등의 임원이 상여 등을 통해 법인의 이익잉여금을 배당받을 경우 구 소득세법(2020. 12. 29. 법률 제17757호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘소득세법’이라 한다) 제55조에 따라 최대 42%의 세율이 적용되는 반면, 이를 특허권의 양도대금으로 지급받을 경우에는 소득세법 제21조 제1항 제7호, 구 소득세법 시행령(2019. 2. 12. 대통령령 제29523호로 개정되기 전의 것) 제87조 제1의2호에 따라 기타소득으로 분류되어 70%를 필요경비로 인정받음으로써 보다 적은 세율이 적용된다. 또한, 이 경우 법인의 입장에서도 양수한 특허권을 자산으로 계상한 뒤 매년 감가상각을 통해 법인세를 절감할 수 있다.

④ 이○○는 원고의 대표이사로서 원고의 주식 60%를 보유하고 있고, 특히 이○○의 가족들이 보유하고 있는 원고의 주식을 모두 합하면 전체 주식의 99.79%에 이르는바, 이○○는 원고가 이 사건 특허권을 양수하고 그 양수금액을 결정하는 데 상당한 영향을 미칠 수 있었던 것으로 보인다.

원고의 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.