대표이사 명의로 특허를 출원한 후 쟁점특허권을 법인에게 양도한 것이 부당행위계산 부인 대상에 해당하는지 여부

사건 2022구합10467 소득금액변동통지처분취소 원고 주식회사 OOOO 피고 OO세무서장 변론종결

2023. 6. 22. 판결선고

2023. 8. 17.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 피고가 2021. 3. 3. 원고에 대하여 소득자를 AAA으로 한 2015년 귀속 소득금액 800,000,000원의 소득금액변동통지처분을 취소한다.

• 가. 원고는 1997. 3. 18. OO 제조 및 도소매업 등을 목적으로 설립된 회사이고, AAA은 원고의 설립일부터 현재까지 원고의 대표이사로 재직하고 있다.
• 나. AAA은 아래와 같이 OO 제조방법에 관한 발명에 대해 특허를 출원하여 특허권(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다)을 등록하였다. 등록번호 출원일 등록일 발명의 명칭 특허권자 발명자 10-*** 20××. ××. ××. 20××. ××. ××. OO 의 제조방법 AAA AAA
• 다. 원고는 AAA으로부터 이 사건 특허권을 800,000,000원(이하 ‘이 사건 대금’이라 한다)에 양수하고, 이 사건 대금을 원고의 AAA에 대한 가지급금과 상계하기로 약정(이하 ‘이 사건 약정’이라 한다)하는 내용의 2015. 12. 30.자 특허권 양수·양도계약서를 작성한 후, 2016. 7. 20. AAA으로부터 이 사건 특허권에 관하여 양도를 원인으로 한 이전등록을 마쳤다.
• 라. 이후 원고는 이 사건 특허권을 무형자산으로 계상하고, AAA에게 지급한 이 사건 대금은 AAA의 기타소득으로 원천징수하였다.
• 마. 피고는 원고가 이 사건 특허권을 창출(자가 취득)한 것임에도 AAA으로부터 매입한 것으로 가장함으로써 이 사건 대금을 사외 유출한 것으로 판단하여, 2021. 3. 3. 2015년 귀속 AAA의 소득금액을 ‘800,000,000원’, 소득종류를 ‘상여’로 하는 내용의 소득금액변동통지(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)를 하였다.
• 바. 원고는 이에 불복하여 2021. 5. 28. 조세심판원에 심판청구를 제기하였으나, 조세심판원은 2021. 11. 16. 위 심판청구를 기각하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

• 가. 이 사건 특허권은 원고와 무관하게 AAA이 독자적으로 발명한 것이어서 AAA의 개인발명으로 보아야 하고, AAA 개인의 재산권에 해당한다. 따라서 원고가 이 사건 특허권을 발명한 것임을 전제로 한 이 사건 처분은 위법하다.
• 나. 이 사건 특허권은 AAA의 개인발명에 해당하여 법인세법상 부당행위계산부인 규정이 적용되어야 하는데, 피고가 이 사건 특허권의 시가에 관하여 입증을 하지 못하는 이상 이 사건 처분은 위법하여 전부 취소되어야 한다.

별지 관계 법령 기재와 같다.

• 가. 관련 법리 특허법 제2조 제1호 는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항 에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였다거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결 등 참조).
• 나. 구체적 판단 앞서 든 증거들과 갑 제6, 8, 10호증, 을 제2 내지 9호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 특허권은 AAA 개인이 아닌 원고가 발명한 것으로 보아야 하고, 설령 AAA이 이 사건 특허권을 발명한 것으로 가정하더라도 이는 AAA이 원고 대표이사로서의 직무에 관하여 행한 직무발명에 해당하며, 나아가 이 사건 약정은 실질적으로 AAA의 가지급금을 소멸시키기 위한 목적에서 허위로 이루어진 것으로 봄이 타당하다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 모두 이유 없다.

1. 이 사건 특허권이 AAA의 개인발명에 해당하는지 여부(소극)

• 가) 원고는 AAA이 이 사건 특허를 출원하기 이전인 2014. 8. 14.경부터 전담연구부서를 보유하고 있었다. 따라서 AAA이 원고의 사업목적과도 관련된 이 사건 특허권 발명에 관여하였다고 한다면, 굳이 근무 외 시간에 원고의 전담연구부서가 아닌 본인의 자택 내지 지인이 운영하는 ◇◇◇◇◇ 주식회사에서 위 특허권 발명을 위한 연구 등을 실시할 이유가 없다.
• 나) 원고는 이 사건 특허권의 발명자가 AAA 개인이라고 주장하면서, 그 증거로 AAA의 연구메모 사본(갑 제6호증)을 제출하였다. 그러나 위 연구메모 사본에는 구체적인 연구과정과 발명의 목적 및 효과 달성을 위하여 요구되는 실질적인 수단에 관한 내용 등이 포함되어 있지 않고, 발명에 대한 기본적인 착상 내지 아이디어 등이 나열되어 있는 것으로 보일 뿐이다.
• 다) 이 사건 특허권의 청구항(갑 제2호증) 내용을 살펴보면, 이 사건 특허권은 AAA 개인의 단순한 구상만으로는 개발이 어려웠을 것으로 판단되고, 개발 과정에서 개인 차원을 넘는 일정 규모 이상의 연구시설과 장비 등이 반드시 필요하였을 것으로 보인다.
• 라) 원고는 1997. 3. 18. ‘OO 제조 및 도소매업’ 등을 목적으로 설립된 회사이고, 이 사건 특허권은 원고의 사업목적인 ‘OO 제조 및 도소매업’ 내지 ‘식품의 제조 및 가공업’과 밀접한 관련이 있으며, AAA은 원고의 설립일부터 현재까지 원고의 대표이사로 재직하고 있다. 따라서 AAA이 원고를 위하여 직무수행의 일환으로서 제품개발 등을 통해 원고의 매출 증대를 위하여 노력하는 것은 AAA의 지위에 비추어 마땅히 예정되거나 기대되는 것이라 할 수 있다.
• 마) 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, AAA이 이 사건 특허권을 독자적으로 발명한 것으로 보기 어렵고, AAA이 이 사건 특허권을 발명한 것으로 가정하더라도 이는 AAA의 개인발명으로 볼 수 없으며, 원고 대표이사로서의 직무에 관하여 행한 직무발명(발명진흥법 제2조 제2호)에 해당하는 것으로 봄이 타당하다.

2. 그 밖에 이 사건 약정이 허위로 이루어졌음을 보여주는 정황들

• 가) AAA은 원고 설립 당시부터 현재까지 원고의 대표이사이자 지배주주로서 원고를 주도적으로 운영해 온 것으로 보인다. 따라서 원고가 AAA으로부터 이 사건 특허권을 취득하고 그 취득가액인 이 사건 대금을 산정함에 있어, AAA은 결정적인 역할을 하였을 것으로 판단된다. 그런데 원고가 AAA으로부터 이 사건 특허권을 양수한 이후 현재까지 약 7년 동안 이 사건 특허권을 이용하여 신제품 등을 개발하였음을 인정할 수 있는 자료가 전혀 존재하지 않기 때문에, 이 사건 특허권이 과연 실질적인 가치가 있는 것인지에 관하여 상당한 의문이 든다.
• 나) 주식회사 OO감정평가법인 소속의 감정평가사 BBB은 2016. 3. 31. 이 사건 특허권의 시장가치를 이 사건 대금과 동일한 800,000,000원으로 감정평가(이하 ‘이 사건 감정평가’라 한다)하였다. 그러나 ① 이 사건 감정평가는 원고가 제공한 자료(재무제표, 사업계획서 등)가 원고의 재무상태나 경영성과를 정확하게 반영하고 있는지 여부에 대해서는 별도로 검토하지 아니하고 이루어진 점, ② 실제로 이 사건 감정평가의 근거가 된 원고의 사업계획서는 객관적인 근거 없이 오로지 AAA의 추정을 통해 작성된 점, ③ 이 사건 감정평가는 원고가 이 사건 특허권을 이용하여 생산한 제품을 통해 추후 매출액 증가가 있을 것이라는 가정 하에 이루어졌는데, 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 특허권을 이용하여 제품을 생산하였음을 인정할 아무런 자료가 없고, 실제로 원고가 이 사건 특허권을 양수한 이후 현재까지 매출액이 증가하였는지 여부도 불분명한 점 등을 감안하면, 이 사건 감정평가는 신뢰하기 어렵고, 나아가 이 사건 대금이 객관적인 기준에 따라 합리적으로 산정된 것이라고 볼 수 없다.
• 다) 원고는 주식회사 OOOO연구소를 통하여 이 사건 특허권에 관한 컨설팅을 받은 후 AAA과 이 사건 약정을 한 것으로 보인다. 주식회사 OOOO연구소는 원고가 이 사건 약정을 통해 AAA의 가지급금을 정리할 수 있도록 해 주었는데, 그 과정에서 원고에게 원고의 주주총회 결의서 및 이 사건 특허권에 관한 양수·양도계약서를 임의로 작성하여 주었고, 앞서 본 이 사건 감정평가 역시 주식회사 OOOO연구소가 직접 감정평가법인에 의뢰하여 이루어진 것이다. 더욱이 원고뿐만 아니라 원고의 관계회사인 ‘주식회사 □□□□’과 ‘주식회사 △△△△’도 AAA으로부터 특허권을 취득하여 AAA에 대한 가지급금과 상계(주식회사 □□□□: 1,110,000,000원, 주식회사 △△△△: 905,000,000원)하였는데, 이 역시 모두 주식회사 OOOO연구소의 주도 하에 이루어졌다.
• 라) 결국 위와 같은 사정들에 의하면, 이 사건 약정은 원고가 이 사건 특허권을 취득하여 원고의 영업에 활용하기 위한 것이 아니라 위 특허권의 양수를 통해 AAA의 가지급금을 없애는 데에 주된 목적이 있었던 것으로 볼 수 있다.

원고의 이 사건 청구를 기각한다.